在先企業(yè)名稱權與在后注冊商標權沖突時的侵權裁判要點

? ————“好美家”商標專用權糾紛案評析

（袁博，上海第二中級人民法院，200070） ?【裁判要點】

在裁判再先企業(yè)名稱權與在后注冊商標權沖突糾紛案件時，法院通常會考慮三個因素：企業(yè)名稱與注冊商標是否在同種或類似商品上使用；在先企業(yè)名稱是否構成了在后注冊商標的合法在先權利；雙方是否有違反誠實信用原則的行為。

【基本案情】 原告廣州市高士實業(yè)有限公司（以下簡稱高士公司），是一家從事建筑裝飾材料生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。2003年5月14日，高士公司將“好美家”文字向國家商標局申請商標注冊，2005年2月21日，國家商標局向原告頒發(fā)商標注冊證，核準使用的商品為第1類。

被告好美家裝潢建材有限公司（以下簡稱好美家公司）成立于1998年4月14日，當時登記的企業(yè)名稱為“上海好美家裝潢建材有限公司”，經(jīng)營范圍為：銷售建筑材料、五金產(chǎn)品、工業(yè)美術品、家具、包裝材料、陶瓷制品、室內(nèi)裝潢、日用百貨等。2002年1月10日，上海市工商管理局虹口分局核準更名為現(xiàn)名。

原告訴稱，自2008年4月起，發(fā)現(xiàn)被告在其生產(chǎn)和銷售的熟膠粉的包裝盒上使用“好美家”，在《購物憑證》和發(fā)票上使用“好美家”文字。原告認為，涉案產(chǎn)品與其注冊商標的核定使用商品纖維素漿屬于同類或類似商品，被告的行為構成商標侵權，故請求法院判令被告停止侵權行為并賠償經(jīng)濟損失50萬元。

被告辯稱：首先，涉案產(chǎn)品與涉案商標核定使用的纖維素漿并非同種商品或者類似商品，被告并沒有侵犯原告的注冊商標專用權；其次，在2003年之前，被告已在先擁有企業(yè)字號“好美家”，并已享有高知名度和高美譽度，被告在涉案產(chǎn)品包裝盒上使用“好美家”文字是合法行使自己的企業(yè)名稱權，不構成對原告商標權的侵犯。

【裁判要旨】 上海市第二中級人民法院經(jīng)審理認為，本案的爭議焦點是被告在涉案產(chǎn)品包裝盒和購物憑證上使用“好美家”文字是否構成了對原告涉案注冊商標專用權的侵犯。對此應從兩個方面進行考量： 第一，涉案產(chǎn)品與涉案商標核定使用的纖維素漿是否屬于同種或類似商品。 通過對兩種商品在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道和消費對象等方面的比對，不能認定兩種商品構成同種或類似商品。 第二，被告是否享有合法的在先權利。 經(jīng)調(diào)查，自被告1998年成立時起，被告一直將“好美家”文字作為其企業(yè)名稱中的字號使用，到2003年時營業(yè)收入已達12億元，并一直通過各種媒體進行廣泛持續(xù)地廣告宣傳，并在2003年底前獲得諸多榮譽，同時有證據(jù)表明其主觀上并無與涉案商標混淆的惡意。因此，法院確認被告享有合法的在先企業(yè)名稱權，其行為不構成對原告商標權的侵犯。據(jù)此，法院判決駁回原告訴訟請求。宣判后，原告不服提出上訴，上海市高級人民法院經(jīng)過審理后判決駁回上訴、維持原判。

【法理評析】 一、企業(yè)名稱權和注冊商標權以及兩種權利自身產(chǎn)生沖突的表現(xiàn)形式 企業(yè)名稱由行政區(qū)劃、字號、行業(yè)經(jīng)營特點、組織形式四個部分依次組成，其中字號是核心，具有顯著的識別和區(qū)分作用。企業(yè)名稱和商標在宣傳商品來源方面具有類似的功能，因而基于企業(yè)名稱和注冊商標而產(chǎn)生的權利在實踐中的沖突在所難免。近年來，全國出現(xiàn)了很多企業(yè)名稱權和商標權發(fā)生沖突的案例，影響較大的有北京的“同仁堂”案，南京的“張小泉”案，天津的“狗不理”案。

企業(yè)名稱與注冊商標以及二者自身產(chǎn)生的沖突，可以歸納為四種類型：

1.在后注冊商標與在先注冊商標的沖突。 對于這種沖突，根據(jù)《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第1條第2款，原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。否則，便屬于注冊商標的爭議問題，應通過商評委得到解決。這類沖突的經(jīng)典案例是曾入選《最高人民法院公報》的“夢特嬌”案。該案中，被告將自己擁有的“梅蒸”（字母和圖形組合）商標拆分成與原告的“Montagut與花圖形”商標相似的標志使用在同類商品上，盡管“梅蒸”商標本身并不與原告商標相似，但被告的不規(guī)范使用行為仍然構成商標侵權。

2.在后企業(yè)名稱與在先注冊商標的沖突。 對于這種沖突，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項已經(jīng)給出了明確的處理原則，即以“突出使用”和容易使人產(chǎn)生“誤認”為條件。這類沖突的代表性案例如上?？死蚪z汀食品有限公司訴蘇州市克莉絲汀食品有限公司等商標侵權糾紛一案。該案中，被告將其企業(yè)名稱變更為包含原告的注冊商標“克莉絲汀”字樣的新名稱，并在經(jīng)營活動中突出使用“克莉絲汀”，使相關公眾產(chǎn)生混淆，最終被判侵權。

3.在后企業(yè)名稱與在先企業(yè)名稱的沖突。 在這種沖突中，判斷的標準也是在后企業(yè)名稱與在先企業(yè)名稱是否構成相同或近似，使相關公眾產(chǎn)生混淆。這類沖突的典型案例如天津梅蘭日蘭有限公司訴上海梅蘭日蘭電器（集團）有限公司不正當競爭糾紛案。在該案中，原告經(jīng)過努力使得“梅蘭日蘭”字號獲得較高知名度，而被告惡意地將“梅蘭日蘭”在后登記為企業(yè)名稱中的字號，使得原告合法利益受到侵害，最終被判構成不正當競爭。

4.在后注冊商標與在先企業(yè)名稱的沖突。 顯然，本案權利沖突的類型，即屬于這一種。造成本案權利沖突發(fā)生的原因，主要在于我國目前對企業(yè)名稱與商標的注冊登記管理分屬兩個系統(tǒng)：商標是由國家商標局統(tǒng)一實行全國集中核定注冊的，企業(yè)字號是分別由縣級(含)以上工商行政管理局登記注冊的，國家商標局與地方工商局之間難以實現(xiàn)信息資源共享，也無法進行交叉檢索。商標局在商標初審中并不主動審查申請注冊的商標有否與在先企業(yè)名稱權發(fā)生沖突，故存在大量與他人企業(yè)名稱中字號相同或近似的商標被公告的情況，使得通過注冊程序，“合法”使用他人字號的行為大量涌現(xiàn)。

二、以本案為例歸納在先企業(yè)名稱權和在后注冊商標權利沖突類型案件的裁判要點

（一）類似商品辨析是裁判此類案件的基礎 根據(jù)《商標法》第五十七條和《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項的規(guī)定，企業(yè)名稱權要構成對注冊商標權的侵犯，必須是在同種或類似商品上使用。因此，同種或類似商品的判斷，成為裁判此類案件的基礎工作。類似商品，依據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。例如本案中，兩種需要判定的商品分別是纖維素漿和涉案產(chǎn)品熟膠粉。

根據(jù)國家2002年8月發(fā)布的《類似商品和服務區(qū)分表》，0116類“紙漿”類商品分類下，共有3種商品，分別是木漿、紙漿和纖維素漿，故在商標注冊的商品分類中，纖維素漿類商品隸屬于紙漿類商品，應主要用于制造紙類商品，是木漿和紙漿的類似商品。而熟膠粉則是在建筑墻面處理中，與水泥用灰漿等混合使用的添加劑，起到增加粘稠度和順滑度的作用。用于造紙的纖維素漿的消費對象主要為專門的紙類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，一般通過工業(yè)原料市場等專門的銷售渠道進行銷售；而熟膠粉的銷售對象為有建筑裝潢需要的企業(yè)或個人，一般通過建材超市、建材市場等銷售渠道進行銷售。因此，兩者在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面有明顯區(qū)別，相關公眾不會認為兩者存在特定聯(lián)系并造成混淆。由此得出結(jié)論，兩種商品不構成類似商品，當然更不構成同種商品。根據(jù)前面的分析，既然不構成同種商品，那么本案中的侵權指控，因缺乏法律根據(jù)而成為無本之木，無源之水，自然無法得到法院支持。

（二）在先權利判定是裁判此類案件的關鍵 經(jīng)過類似商品的判斷之后，如果判明不屬同種或類似商品，即可確定侵權不成立；如果判明屬于同種或類似商品，就要進入下一個環(huán)節(jié)，即判定在先權利。

我國《商標法》第三十二條規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利。這里的在先權利一般理解為在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的，除商標權以外的其他權利，包括企業(yè)名稱權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權等。其中，將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的字號相同或者近似的文字申請注冊為商標，容易導致相關公眾混淆，致使在先權利人的利益可能遭受損害的，構成對他人在先字號權的侵犯，爭議商標應當不予核準注冊或者予以撤銷。由此可見，當企業(yè)名稱權構成對注冊商標權的在先權利時，可以使后者權利狀態(tài)失去穩(wěn)定，成為撤銷后者的原因（商標注冊滿5年除外），當然更可以成為應對商標侵權指控的抗辯事由。但是，法官在對在先權利是否成立形成心證時，必須充分考慮字號的知名程度，因為知名程度不但是權利在先成立的一個事實證明，也能使在先權利得到優(yōu)先保護在法益平衡方面獲得正當性依據(jù)。

我國《反不正當競爭法》第五條第（三）項規(guī)定，擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品的行為，構成不正當競爭行為。另根據(jù)《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業(yè)名稱中的字號，可以認定為反不正當競爭法第五條第（三）項規(guī)定的“企業(yè)名稱”。概言之，當注冊商標與在先成立的字號相同時，若字號具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉并且二者能構成混淆，則在先字號可以得到《反不正當競爭法》的保護；反之，當企業(yè)名稱中的字號不構成知名字號時，不但無法根據(jù)《反不正當競爭法》第五條獲得保護，而且因為法益權重不足而難以援引《商標法》第三十二條中的在先權利進行抗辯。因此，必須對字號的市場知名度進行充分考察。建立在這種考察基礎之上的裁判，才能獲得較大的穩(wěn)定性。例如在本案中，經(jīng)法院查明，被告好美家公司自1998年成立時起就登記使用“好美家”字號作為企業(yè)名稱，早于原告注冊“好美家”商標的2003年。在原告注冊商標前，被告已經(jīng)在全國擁有20余家子公司，營業(yè)收入自1999年起持續(xù)大幅增加，到2003年營業(yè)收入已達12億元，廣告費用的投入也是逐年大幅增加，同時，也獲得了全國范圍內(nèi)的各種榮譽和獎勵。種種事實，無可辯駁地使得法官形成被告享有合法在先企業(yè)名稱權的自由心證。在先權利的確立，使得本案原告的訴訟請求更加沒有事實基礎。

（三）誠實信用考察是裁判此類案件的補充 適用誠實信用原則解決企業(yè)名稱權與注冊商標權沖突，就是要審查權利人是否遵循公平競爭原則，是否不正當利用在他人的商譽進行競爭。因此，誠信考察作為此類案件的一個重要補充，具有不可忽視的參考價值。本案中，原告方面，經(jīng)法院調(diào)查，原告除注冊過“好美家”商標外，還注冊過“高士”、“紅3A”、“得事利”、“快圖美”、“時利”、“快能達”、“立能達”、“荔寶”、“富美家”、“拜高”、“快涂美”、“高師傅”、“力帆”、“百事達”等商標，其中不乏有他人的知名商標或商號。被告方面，經(jīng)法院調(diào)查，被告在其涉案產(chǎn)品的包裝盒上使用“好美家”字樣的同時，還注明了被告的企業(yè)名稱和公司的地址、電話等，使相關公眾在選購被告產(chǎn)品時能知曉所購產(chǎn)品與被告的聯(lián)系，因此，被告在主觀上與涉案商標混淆的惡意不難得到排除。綜合對雙方的誠實信用的考察，可以對本案的裁判得出有價值的補充。

作者：袁博上海第二中級人民法院 200070 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/

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