在他人外觀設計專利上附加新的圖案、色彩設計要素不影響侵權(quán)的判定

產(chǎn)業(yè)

IPRdaily11年前

【小D導讀】 判斷是否侵犯外觀設計專利權(quán)的關(guān)鍵在于確定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利之間是否存在明顯的差異性。

馬培德公司與陽江市邦立貿(mào)易有限公司、陽江市伊利達刀剪有限公司侵害外觀設計專利權(quán)糾紛申請再審案。

——馬培德公司與陽江市邦立貿(mào)易有限公司、陽江市伊利達刀剪有限公司侵害外觀設計專利權(quán)糾紛申請再審案

一審案號：廣東省廣州市中級人民法院（2010）穗中法民三初字第165號民事判決書二審案號：廣東省高級人民法院（2011）粵高法民三終字第164號民事判決書再審案號：最高人民法院（2013）民申字第29號民事裁定書

【判決要點】

在產(chǎn)品上使用與他人外觀設計專利相同或者近似的外觀設計之外還附加有其他圖案、色彩設計要素，對于其侵權(quán)行為的判斷一般不具有實質(zhì)性影響。

【案情簡介】

MAPED（馬培德公司）是世界知名的學生和辦公用品制造商。2004年2月6日，該公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名為“剪刀”的外觀設計專利，并于2004年9月1日獲得授權(quán)。該專利的主視圖參見圖一。2010年馬培德公司因陽江市邦立貿(mào)易有限公司（邦立公司）以及伊利達刀剪有限公司（伊利達公司）生產(chǎn)、銷售與其擁有的上述外觀設計專利相似的產(chǎn)品，遂將兩公司起訴至廣州中院。被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀參見圖二。

【法院觀點】

一審、二審法院認為，被控侵權(quán)產(chǎn)品盡管形狀外觀與馬培德公司的外觀設計專利相似，但前者的設計有彩色圖案，其整體的視覺效果與后者的外觀設計專利之間存在實質(zhì)性差異。據(jù)此，法院認定被控侵權(quán)產(chǎn)品未侵犯馬培德公司的外觀設計專利。

馬培德公司不服，向最高人民法院提出再審申請。最高人民法院于2013年9月22日作出裁定書。裁定書明確指出了被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設計專利的相同點與不同點。二者的共同點在于：均包括手柄、刀片以及設置于剪刀中部的鉚釘三個主要部分；手柄、刀片的形狀基本相同，手柄包括內(nèi)、外兩個明暗不同的同心圓環(huán)，并且在手柄中部均設置水滴狀通孔。而二者主要區(qū)別在于：①被訴侵權(quán)產(chǎn)品的鉚釘為分別設置于剪刀兩側(cè)的兩個圓臺狀凸起，體積明顯較大，其中心線上還設置有波浪狀條紋；涉案專利的鉚釘為金屬鉚釘，體積明顯較小，且僅在一側(cè)中部設置有直線槽（簡稱區(qū)別特征1）。②被訴侵權(quán)產(chǎn)品的剪刀片上還設置有彩色圖案（簡稱區(qū)別特征2）。

針對二者的區(qū)別，最高院作出如下分析：

關(guān)于區(qū)別特征1。對于涉案外觀設計專利而言，刀片、鉚釘?shù)脑O計均為剪刀類產(chǎn)品中的常規(guī)設計，其設計特點主要體現(xiàn)于手柄之上，創(chuàng)新高度相對有限。雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了與其基本相同的手柄設計，但由于二者鉚釘?shù)男螤?、大小差異明顯，并且鉚釘設置于產(chǎn)品中部，區(qū)別特征1容易被一般消費者觀察到，足以導致二者的整體視覺效果產(chǎn)生明顯差異。

關(guān)于區(qū)別特征2。首先，正確界定外觀設計專利權(quán)的保護范圍，是進行外觀設計專利侵權(quán)判斷的基礎。根據(jù)《中華人民共和國專利法》（2000年修正）第五十六條第二款的規(guī)定，“外觀設計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產(chǎn)品為準”。形狀、圖案、色彩是構(gòu)成產(chǎn)品外觀設計的三項基本設計要素，因此在確定外觀設計專利權(quán)的保護范圍以及侵權(quán)判斷時，應當以圖片或者照片中的形狀、圖案、色彩設計要素為基本依據(jù)。其次，色彩要素不能脫離形狀、圖案單獨存在，必須依附于產(chǎn)品形狀、圖案存在，色彩變化本身也可形成圖案。根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細則》（2002年修訂）第二十八條第二款的規(guī)定，“外觀設計的簡要說明應當寫明使用該外觀設計的產(chǎn)品的設計要點、請求保護色彩、省略視圖等情況。”因此，簡要說明中未明確請求保護色彩的，不應以圖片、照片中的色彩限定外觀設計專利權(quán)的保護范圍，在侵權(quán)對比時應當不予考慮。但產(chǎn)品上明暗、深淺變化形成圖案的，應當視為圖案設計要素，不應將其歸入色彩設計要素，涉案專利手柄上明暗不同的同心圓環(huán)屬于圖案設計要素，馬培德公司有關(guān)涉案專利屬于單純形狀的外觀設計的主張，與事實不符。最后，在與外觀設計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與外觀設計專利相同或者近似的外觀設計的，人民法院應當認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設計專利權(quán)的保護范圍。被訴侵權(quán)產(chǎn)品在采用與外觀設計專利相同或者相近似的外觀設計之余，還附加有其他圖案、色彩設計要素的，如果這些附加的設計要素屬于額外增加的設計要素，則對侵權(quán)判斷一般不具有實質(zhì)性影響。否則，他人即可通過在外觀設計專利上簡單增加圖案、色彩等方式，輕易規(guī)避專利侵權(quán)。這無疑有悖于專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，促進科技進步和創(chuàng)新的立法本意。涉案專利并未要求保護色彩，刀片上亦無圖案設計，區(qū)別特征2屬于被訴侵權(quán)產(chǎn)品上額外增加的設計要素，不應對侵權(quán)判斷產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

綜上，最高院得出的結(jié)論是：區(qū)別特征1對整體視覺效果具有顯著影響，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設計專利既不相同也不近似。二審判決以“在剪刀片上設計有彩色圖案，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響”等為由，認定二者整體視覺效果具有實質(zhì)性差異，適用法律錯誤，應予糾正。鑒于二審判決結(jié)論正確，故本院予以維持。

【案例點評】

判斷是否侵犯外觀設計專利權(quán)的關(guān)鍵在于確定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利之間是否存在明顯的差異性。在本案中最高院從外觀設計的形狀和圖案這兩個角度出發(fā)，列舉了涉案產(chǎn)品與涉案專利之間的兩個區(qū)別特征。在肯定了區(qū)別特征1之后，對區(qū)別特征2的分析似乎是多余的，因為分析區(qū)別特征2對侵權(quán)判定影響的前提是區(qū)別特征1不明顯（即二者在形狀方面相似）。不過根據(jù)最高院的分析可以得出這樣一個結(jié)論：附加新的圖案、色彩設計不影響侵犯外觀設計專利權(quán)的判定，當然前提是存在相同或相似的設計。換言之，如果產(chǎn)品覆蓋了受保護的外觀設計，即使附加了其他的圖案、色彩，那么仍然可以斷定二者不存在明顯的差異性。那么最高院的觀點是否忽視了圖案、色彩對于外觀設計的意義？這一結(jié)論的適用又是否需要明確適用對象的范圍？這些問題恐怕還需要進一步討論。

（文/上海知識產(chǎn)權(quán)研究所 ?石小偉）

來源: 上海知識產(chǎn)權(quán)研究所 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/

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在他人外觀設計專利上附加新的圖案、色彩設計要素不影響侵權(quán)的判定