以玩具行業(yè)為例，分析「知識產(chǎn)權競合維權」策略！

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作者：高玉光 

原標題：知識產(chǎn)權“競合”維權試析--以玩具行業(yè)為視覺

知識產(chǎn)權是智力勞動成果。當出現(xiàn)侵權糾紛時，攻防雙方進行的是一場人力、財力及智力上的角逐。權利人在智力創(chuàng)造時，應該構造多種知識產(chǎn)權作為武器，構建全方位立體攻防體系，這樣才能最大程度維護其合法權益。

案例簡析

日前，筆者代理了一個玩具著作權侵權糾紛，案情為：廣州A公司生產(chǎn)銷售了一款“長頸鹿”玩具（如下圖所示，以下簡稱“涉案玩具”），該涉案玩具為彈性橡膠材質，適合兒童玩耍。

該款涉案玩具原被法國B公司在中國申請了外觀設計專利（以下簡稱“C專利”），C專利因為未繳納年費已經(jīng)失效。該C專利失效之后，A公司依據(jù)該失效的C專利開始生產(chǎn)并銷售款式相同的玩具。之后，B公司給A公司發(fā)來《律師函》，表示A公司生產(chǎn)銷售的涉案玩具涉嫌侵犯了B公司對涉案玩具享有的著作權。隨同上述《律師函》一同發(fā)來的還有一份《著作權登記證書》，該證書顯示著作權人是B公司。中國和法國都是《伯爾尼公約》的成員國。

本案屬于外觀設計專利與著作權“競合”的典型案例。實踐當中，國內(nèi)外已經(jīng)發(fā)生過多起類似權利競合侵權案例，而各地法院的裁判及觀點不盡相同。

浙江地區(qū)和廣東地區(qū)法院認為外觀設計專利權終止后就進入了公有領域，任何人都可以實施，故他人對該外觀設計的實施不構成對著作權的侵犯。而江蘇地區(qū)法院認為權利人同時擁有專利權和著作權，在外觀設計專利權終止后，他人實施該外觀設計的行為仍會構成對著作權的侵害。但所有法院包括最高法院都一致認為：“在知識產(chǎn)權領域內(nèi)，一種客體可能同時屬于多種知識產(chǎn)權的保護對象，其中一種權利的終止并不當然導致其他權利同時也失去效力?！钡趯τ谥鳈嗍欠褚蛲庥^設計專利權的無效而有所限制這個問題上有所不同，浙江地區(qū)的法院認為著作權中屬于和專利權重合的那部分，會因為專利權的終止而不受保護，而江蘇地區(qū)法院的判決體現(xiàn)了著作權的保護范圍是完整的，不因外觀設計專利權的無效而受有任何影響。

筆者認為

一、一種權利客體可以包含多種知識產(chǎn)權，多種知識產(chǎn)權可以并行不悖。以本案“長頸鹿”玩具為例，可以同時存在相關權利人的商標權、著作權、外觀設計專利權、實用新型專利權、發(fā)明專利權、商業(yè)秘密、（如果構成知名商品）特有名稱權及包裝及裝潢權等諸多項權利。其中，商標權、各項專利權、商業(yè)秘密等相互之間是相對“界限分明”性權利，可以同時行使，一般不存在競合的問題。但是著作權與外觀設計專利權容易出現(xiàn)某種程度上的競合，而現(xiàn)有法律并沒有作出統(tǒng)一的區(qū)分與規(guī)定，造成各地區(qū)法院執(zhí)法上的差異。

二、根據(jù)我國《專利法》對外觀設計的定義，外觀設計保護的是對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。外觀設計專利權保護的客體是作為整體的外觀設計，其設計要素包括產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩。外觀設計必須依附于工業(yè)產(chǎn)品而不能獨立存在。著作權保護的客體包括美術作品與攝影作品等，這兩類作品一般具有美感，同時也有一些美術作品或者攝影作品能夠被應用于外觀設計中，作為設計的組成部分或整體而使用，從而導致外觀設計專利權保護的客體與著作權保護的客體在客觀上存在交叉，即確實存在一些能受著作權保護的美術作品或攝影作品，能被應用于外觀設計中。著作權保護的客體與外觀設計專利權保護的客體重疊的范圍，該范圍首先應當是美術作品或者攝影作品; 其次，其能夠應用于外觀設計中，以圖案的形式或者作為產(chǎn)品的形狀、亦或兩者的結合在外觀設計中展現(xiàn)。但需要明確的是，該類作品在其所應用的外觀設計中，只是作為該設計的設計要素，外觀設計專利保護的是依附于產(chǎn)品之上的外觀設計，而不是該類作品本身。[1] 因此，外觀設計專利權保護客體與著作權保護客體的“重疊”是指，存在一部分美術作品或者攝影作品，富有美感，并能夠作為設計要素依附于外觀設計產(chǎn)品之上。著作權作品獨立存在，可以依附在產(chǎn)品之上，也可以不以任何產(chǎn)品為依托。

三、拋開其他權利暫且不提。涉案玩具具有外觀設計專利權（已經(jīng)失效）及美術作品著作權是沒有爭議的。有爭議的是，根據(jù)《專利法》及相關規(guī)定，該項外觀設計因為失效而進入公共領域，屬于現(xiàn)有設計，任何人均可以自由使用該現(xiàn)有設計而不構成專利侵權。因為專利權具有公示作用，社會公眾因而產(chǎn)生信賴利益，他人基于該信賴利益使用該現(xiàn)有設計不構成專利法意義上的侵權。但是，如上文分析，該涉案玩具上還存在另一項知識產(chǎn)權：美術作品著作權。根據(jù)《伯爾尼公約》及我國《著作權法》等相關規(guī)定，著作權自作品完成之日起自動產(chǎn)生，不以是否登記為條件。即著作權不同于專利權，前者可以登記，也可以不登記，因而不具有公示作用。當外觀設計專利權與著作權集于一個客體上時，其中一個因公示作用產(chǎn)生的信賴利益與另一個不具有公示作用的個體利益便容易產(chǎn)生沖突。

四、筆者依據(jù)外觀設計產(chǎn)品與作為設計要素的作品的相互“依附”程度，認為大體可以分為兩種外觀設計。一是前述設計要素完全或主要“依附”于外觀設計產(chǎn)品之上，該外觀設計的形狀、圖案與色彩完全或主要依賴于該作品設計要素所表現(xiàn)出來的形狀、圖案及色彩而存在，如果“去除”上述作品設計要素，則整個外觀設計也將不復存在。在這種情況下，外觀設計專利權對著作權屬于“完全依附型”，二者不可分離，涉案玩具就屬于這種情況。二是前述設計要素部分“依附”于外觀設計產(chǎn)品之上，該外觀設計的形狀、圖案與色彩不完全依賴于該作品設計要素所表現(xiàn)出來的形狀、圖案及色彩而存在，即如果“去除”上述作品設計要素，整個外觀設計仍然存在。在這種情況下，外觀設計專利權對著作權屬于“部分依附型”，二者可相互分離，如水杯上面印一個涉案玩具圖案，涉案玩具圖案去除之后，該水杯仍然存在，甚至仍然可能具有外觀設計專利權。

針對上述第一種情況，對于“完全依附型”權利競合，當其中的外觀設計專利權無效之后，外觀設計專利變成了現(xiàn)有設計，該現(xiàn)有設計上尚存著作權。由于該現(xiàn)有設計不能脫離于著作權獨立存在，當公眾使用該現(xiàn)有設計時，將不可避免會使用到該著作權。如上文分析，專利權的無效產(chǎn)生公示作用，并因而產(chǎn)生公眾信賴利益，而著作權不具有公示作用，其保護的是個體利益；當公眾信賴利益與個體利益發(fā)生沖突時，應該優(yōu)先保護社會公眾利益。即他人在原外觀設計專利產(chǎn)品上繼續(xù)使用該失效外觀設計的，不構成侵犯著作權。

所以，本案A公司生產(chǎn)涉案玩具不應該構成侵犯B公司的著作權。針對上述第二種情況，對于“部分依附型”權利競合，當其中的外觀設計專利權無效之后變成現(xiàn)有設計，由于該現(xiàn)有設計與尚存的著作權可以分離，當公眾使用該現(xiàn)有設計時，理論上可以避免使用尚存的著作權。此時公眾信賴利益與個體利益不必然會發(fā)生沖突，即他人在原外觀設計專利產(chǎn)品上繼續(xù)使用現(xiàn)有設計的，可能構成侵犯著作權。

五、上述分析還只是停留在理論層面，實踐當中，公眾往往很難判斷外觀設計專利上面是否附有相關著作權，更難以去甄別屬于“完全依附型”亦或“部分依附型”權利競合。

對此，筆者建議可從司法裁判和行政授權兩個程序予以規(guī)制。

（一）當發(fā)生類似于本案的著作權侵權糾紛時。

法官首先核實原告是否有《外觀設計專利權評價報告》及《著作權登記證書》，如果都具備并且評價報告是積極的，且登記證書顯示的作品完成時間是在先的；則法官根據(jù)外觀設計專利與著作權作品的相互“依附”程度，判斷是“完全依附型”亦或“部分依附型”權利競合；對于“完全依附型”權利競合，在外觀設計已經(jīng)失效的情況下，可以直接判決駁回原告的訴訟請求，對于“部分依附型”權利競合，可以根據(jù)原外觀設計專利上的作品與被訴產(chǎn)品上的作品的相似程度，相應作出支持或駁回原告訴求的判決。

如果原告沒有《外觀設計專利權評價報告》或者《著作權登記證書》，則原告勢必要提交作品的設計底稿及作品完成時間證據(jù)，經(jīng)查證著作權成立的，法官再依據(jù)上述判斷程序作出相應裁決。

（二）當專利申請人向國家知識產(chǎn)權局提出外觀設計專利申請時。

申請人應首先書面申明申請中的外觀設計專利同時存在著作權，并披露或提交相應著作權憑證，經(jīng)查證著作權成立的，審查員再判斷申請中的外觀設計專利與著作權作品是“完全依附型”亦或“部分依附型”權利競合，當該外觀設計專利經(jīng)審查獲得授權公告時，知識產(chǎn)權局將在授權公告中標記“完全依附型著作權競合”或“部分依附型著作權競合”，則該著作權也同時具有了公示作用。當外觀設計專利終止或失效之后，權利人要求繼續(xù)保護該外觀設計產(chǎn)品的著作權也就不存在爭議了。

維權小啟示

以涉案玩具為例，申請人除了申請外觀設計專利權保護之外，如果是自主銷售，還應在該玩具上注冊商標權；對于玩具的設計底稿或者美術作品進行著作權登記；對于玩具創(chuàng)新性功能或結構，則可以申請實用新型或發(fā)明專利權；對于玩具的生產(chǎn)方法符合一定條件可以申請發(fā)明專利權；對于玩具的材質，例如權利人經(jīng)過研發(fā)添加了秘密配方，使得該玩具具有防火功能，則可以商業(yè)秘密予以保護，等。如是，涉案玩具將獲得全方位立體保護，在保護空間和時間上將獲得極大延展。

仍以涉案玩具為例，權利人在設計該玩具時，應圍繞“長頸鹿”這一主題作出一系列變化設計作為周邊專利，包括對長頸鹿的整體神態(tài)、身體動作、花紋圖案、面部表情等作出種種變化設計。這些周邊專利與涉案玩具一起構成了一道專利保護“屏障”，即圍繞核心專利技術構建起周邊專利技術，組成專利“籬笆陣”，讓侵權者無縫隙可鉆，無法規(guī)避。

小結：知識產(chǎn)權是智力勞動成果。當出現(xiàn)侵權糾紛時，攻防雙方進行的是一場人力、財力及智力上的角逐。權利人在智力創(chuàng)造時，應該構造多種知識產(chǎn)權作為武器，構建全方位立體攻防體系，這樣才能最大程度維護其合法權益。

參考文獻

[1]李慧婷，失效外觀設計專利所涉著作權保護研究，法學研究，2016.01( 上)．

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：高玉光 

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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