「技術秘密和專利」在研發(fā)創(chuàng)新中的協(xié)同布局

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作者：白莉  騰龍二期

供稿：中國企業(yè)知識產權研究院

原標題：原創(chuàng)：技術秘密和專利在研發(fā)創(chuàng)新中的協(xié)同布局

技術秘密和專利是知識產權的兩個重要要素，是科技型企業(yè)有效保護技術成果的兩種方式，在企業(yè)技術管理中起著舉足輕重的作用。技術秘密、專利兩者各有特點，在實際研發(fā)創(chuàng)新工作中只有將技術秘密、專利兩種無形資產協(xié)同布局，方可最大程度的構建企業(yè)競爭力，并為后續(xù)贏得可持續(xù)的發(fā)展優(yōu)勢。

一、法律視角和管理視角下的技術秘密

技術秘密，是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息。常見的技術秘密表現(xiàn)形式有：設計圖紙、產品工藝、制作工藝、原材料、計算機程序、實現(xiàn)參數(shù)。技術秘密，通過不被第三方知悉具體技術實現(xiàn)關鍵要素而使得企業(yè)贏得市場競爭的時間窗口和創(chuàng)新競爭力。如何保護好企業(yè)自身的技術秘密我們可以如下兩個視角進行審視：

（一）法律視角：實踐中發(fā)生技術秘密侵權案件后，司法救濟途徑有刑事、民事訴訟兩種?？v觀全國的相關訴訟數(shù)據(jù)我們會發(fā)現(xiàn)兩個現(xiàn)象： 刑事訴訟立案難，且在技術秘密擴散之前控制侵權人成功率低；民事訴訟中原告的勝訴率很低、且侵權賠償額度遠低于實際損失。具體在司法實踐中，技術秘密侵權案件的判定中存在如下難點：

1、被告的救濟途徑較多且證據(jù)容易提供，導致原告勝訴率低。例如“證明現(xiàn)有成果有自己的研發(fā)記錄”、“其他公眾可知悉途徑中也存在相同技術方案”都可以免于侵權指控。

2、被侵權人即使侵權之訴成功，但是實際的賠償額遠遠難以抵銷自身的損失。因為技術秘密侵權類訴訟為了控制擴散范圍，需要注意實效性。也就是說，損害發(fā)生時間窗口越小越好，但是較短的時間窗口內，按照目前司法實踐中的賠償額判定原則并不利于原告。

3、各種舉證過程中存在二次泄密的風險，為了產生更大損失被侵權人經常會選擇被迫和解或者撤訴等無奈舉措。為了證明自己被侵權、侵權范圍、侵權損失，被侵權方需要提供強有力的證據(jù)，但是這些舉證措施大部分都會引發(fā)自有技術秘密會被更大范圍的泄漏。

（二）管理視角：在企業(yè)經營中，一旦技術秘密被第三方知悉，會短時間內涌現(xiàn)出競爭對手來直接參與對應市場的競爭，有可能直接導致一個企業(yè)、一個產品的直接出局，所以泄漏技術秘密的影響后果是不可用金錢衡量的。因此我們提倡將技術秘密的布局作為企業(yè)知識管理的重要部分，具體在企業(yè)實踐工作中需要從兩個方面來思考技術秘密的管理。第一方面、如何有效地構建技術秘密保護壁壘，降低被第三方獲得技術秘密的風險；第二方面、如何合規(guī)使用他人的技術秘密，以免被動陷入訴訟等侵權糾紛窘境中。

二、在研發(fā)創(chuàng)新中積極開展技術秘密、專利的協(xié)同布局

技術秘密的特點是控制對方可實現(xiàn)性從而體現(xiàn)自己研發(fā)創(chuàng)新成果價值，專利的特點是用公開換取相應技術的法定獨占。兩者各有優(yōu)缺點，在研發(fā)創(chuàng)新中我們提倡各取所長、雙管齊下的協(xié)同布局。我們進行的具體有益探索如下：

（一）規(guī)劃階段

首先要結合項目后續(xù)運營模式來規(guī)劃未來研發(fā)成果的知悉范圍來確定資源的引入方式，具體的有：1）研發(fā)人力資源引入方式，具體的有自研、合作、委托等，并且明確到項目中不同的具體研發(fā)內容進行定義；2）他人已有研發(fā)成果的引入方式，例如關于開源代碼的引入決策。

進一步結合項目中技術成果的特點來來制定研發(fā)成果的知識產權布局策略，具體包括：1）選擇合適的技術成果并進一步明確專利布局的目標和策略； 2）選擇合適的技術成果進行技術秘密布局，具體參考因素有：反向工程的難易程度、研究成果價值的期限長短、能夠獲得專利的可能性高低、經濟價值大小程度、被侵權后的法律后果等等。3）設定具體保密強度，例如：傳輸載體、存儲載體、接觸載體、代碼的封裝形式等等。

（二）研發(fā)階段

在研發(fā)過程中嚴格落實技術秘密和專利的保護原則：嚴格控制技術秘密的知悉范圍和傳播渠道、盡早申請專利進行關鍵卡位布局。

具體映射到實際管理中有：（一）實際專利產出流程中進行布局審核環(huán)節(jié)：專利評審流程中明確專利布局的要點，并將不適合專利保護的內容轉入技術秘密管理體系；在專利申請文件中刪除不適于公開的技術信息，避免通過專利泄露技術秘密；謹慎對待國家秘密的特定要求，如發(fā)現(xiàn)及時進行相關處理。（二）技術秘密管理中進行布局審核環(huán)節(jié)：審核保密的強度和方案；對于直接引入第三方計算機程序進行合規(guī)性判斷。

（三）成果轉化

要結合企業(yè)自身的市場發(fā)展計劃，來制定要將哪些科技成果進行轉化，并且尤其要注意選擇成果轉化的合作對象以及合適載體（技術秘密、專利）。尤其對于國有企業(yè)來講，一定要避免單純的以完成績效考核、獲取成果轉化獎金的角度來隨意的選擇轉化對象、合作方、載體。推薦企業(yè)要建立一套自己的成果轉化策略、審核機制，以企業(yè)健康發(fā)展的目標下在實際操作中為技術秘密、專利的各項選擇審核把關、商業(yè)決策。

三、建立企業(yè)研發(fā)管理的配套機制

有效的協(xié)同布局不應一事一議，而應構建適用于企業(yè)自身的保密體系，并將體系嵌入到企業(yè)配套的管理機制中。具體包括：

首先要定義技術秘密的管理框架，具體有：各類業(yè)務的密級設定、處理權限等，并通過IT信息系統(tǒng)來承載相應的業(yè)務流程。例如：在研發(fā)過程中做好研發(fā)路徑記載，以便于充分證明現(xiàn)有研發(fā)成果的合理歸屬；建立和合作方之間交流信息的必要記錄機制以及通過正規(guī)IT系統(tǒng)傳遞技術成果的管理機制。

接著要在員工的入口和出口利用勞動合同做好把控。具體有：1）新入職員工：將原單位的技術秘密直接使用在產品開發(fā)中屬于個人行為，后續(xù)如因此發(fā)生侵權糾紛，員工應個人承擔相關責任。2）離職員工：技術秘密無法帶走，即使帶走也需要留下痕跡；選擇恰當?shù)年P鍵崗位簽訂競業(yè)禁止限定條約。3）建立對外合作的審核機制，提升員工在和第三方交流（尤其是在招投標場景下）的保密技術成果的行為意識，并培訓相關員工的信息脫密處理技能。

最終分析各種業(yè)務場景并通過設計合同的關鍵條款來更好的支撐兩者的協(xié)同布局。

總之，如何真正的用好技術秘密、專利這兩個競爭利器為企業(yè)贏得市場競爭優(yōu)勢，不可千篇一律，最關鍵的是需要各企業(yè)知識產權部門深入分析自身業(yè)務、技術、市場競爭特點，來量體裁衣才能做到效率和能力的最佳配比。

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作者：白莉  騰龍二期

供稿：中國企業(yè)知識產權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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