專利新創(chuàng)性比對(duì)方式的再思考

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作者：陳明濤  蘭臺(tái)所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師  北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)副教授

           郭潔  蘭臺(tái)所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：專利新創(chuàng)性比對(duì)方式的再思考

在專利授權(quán)、確權(quán)過(guò)程中，新穎性和創(chuàng)新性的比對(duì)是一個(gè)老問(wèn)題，好像很難談出新花樣。然而，司法實(shí)踐中，對(duì)于比對(duì)方式的理解，仍然存在諸多偏差。比如，容易考慮對(duì)比文件中相對(duì)應(yīng)技術(shù)特征其他技術(shù)效果；或是對(duì)涉案專利的技術(shù)特征過(guò)度解釋，也未能正確理解技術(shù)問(wèn)題的作用，導(dǎo)致法律適用存在一些錯(cuò)誤。

在此，筆者將上述一些新思考分享出來(lái)，以糾正這些錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。

相對(duì)應(yīng)技術(shù)特征的其他技術(shù)效果

在專利授權(quán)、確權(quán)的過(guò)程當(dāng)中，新穎性和創(chuàng)新性的對(duì)比是老生常談的問(wèn)題。經(jīng)常有權(quán)利人認(rèn)為，在專利無(wú)效審查中，需要從整體上比較涉案專利與對(duì)比文件的區(qū)別，將涉案專利技術(shù)方案與對(duì)比文件技術(shù)方案進(jìn)行對(duì)比，并且要對(duì)涉案專利和對(duì)比文件的技術(shù)效果進(jìn)行分析，進(jìn)而得出無(wú)效或相反的結(jié)論。但實(shí)際上，在進(jìn)行新創(chuàng)性比對(duì)時(shí)，只需要考慮對(duì)比文件中是否公開(kāi)了權(quán)利要求中的技術(shù)特征，至于對(duì)比文件中是否還存在其他的技術(shù)特征，以及對(duì)比文件中相對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征是否還存在其他的功能和效果，不必予以考慮。

比如，在李世煌專利無(wú)效一案中，原告李世煌指出“對(duì)比文件1的高音部分由發(fā)聲孔18輸出，其共振腔的設(shè)計(jì)達(dá)到‘低頻回放效果好，增強(qiáng)聲音質(zhì)感’”，隨后，其又指出：“由于涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)特征有‘所述音盆依次通過(guò)加載腔、扁平號(hào)筒和釋音口構(gòu)成的完整氣流通路與自由空間連通’，因此，‘聲音的輸出僅有釋音孔，位于加載腔的橫向，在揚(yáng)聲器音盆軸向上未有聲音輸出，而且從頻響曲線上反映具有明顯的增益，用于改善高音’”。

實(shí)際上，在進(jìn)行新創(chuàng)性比對(duì)的時(shí)候，只需要考慮對(duì)比文件中是否公開(kāi)了加載腔的技術(shù)效果，而共振腔的設(shè)計(jì)、改善高音的技術(shù)效果，均是不需要考慮的技術(shù)特征。

在比對(duì)中，上述原則，即不考慮是否還存在其他的技術(shù)特征，以及不考慮對(duì)比文件中相應(yīng)的技術(shù)特征是否還存在其他的功能和效果的原則，與等同侵權(quán)比對(duì)的原理也是一致的。

比如，北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》48條就規(guī)定：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果基本相當(dāng)。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他技術(shù)效果的，不予考慮?！?br/>

技術(shù)特征的有效解釋

在專利授權(quán)、確權(quán)的過(guò)程中，還經(jīng)常存在這樣一種現(xiàn)象：權(quán)利人對(duì)自己的權(quán)利要求經(jīng)常過(guò)度解釋，意在通過(guò)縮小保護(hù)范圍，從而獲得新穎性和創(chuàng)造性。

禁止反悔原則為這一現(xiàn)象提供了一種解決思路。禁止反悔是指，專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請(qǐng)的審查過(guò)程或者專利授權(quán)后的無(wú)效、訴訟、再審程序）過(guò)程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在專利侵權(quán)訴訟階段，不得將通過(guò)該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。該原則限制專利保護(hù)范圍不合理擴(kuò)張，其實(shí)質(zhì)在于防止專利權(quán)人采取“出爾反爾”的伎倆，先在專利授權(quán)階段對(duì)保護(hù)范圍進(jìn)行限制，后又在侵權(quán)訴訟時(shí)“過(guò)河拆橋”，企圖恢復(fù)保護(hù)范圍，從而兩頭得利。

然而，禁止反悔原則僅能解決專利侵權(quán)過(guò)程產(chǎn)生的問(wèn)題，對(duì)于專利授權(quán)、確權(quán)過(guò)程中產(chǎn)生的類似問(wèn)題，就無(wú)能為力。此時(shí)，勢(shì)必要限制權(quán)利人的隨意解釋，避免其謀求不當(dāng)利益。

當(dāng)前，司法實(shí)踐對(duì)權(quán)利要求的解釋，采用了“語(yǔ)境論”的方式：即應(yīng)當(dāng)首先結(jié)合權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)、附圖等內(nèi)部證據(jù)，必要的時(shí)候也應(yīng)當(dāng)結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的教科書(shū)、技術(shù)詞典等外部證據(jù)，對(duì)權(quán)利要求作出合理的解釋。[1]

正如，在“墨盒”專利無(wú)效行政訴訟案中，最高人民法院在裁定中認(rèn)為，專利權(quán)利要求的解釋方法在專利授權(quán)確權(quán)程序與專利民事侵權(quán)程序中既有根本的一致性，又在特殊場(chǎng)合下體現(xiàn)出一定的差異性，其差異突出體現(xiàn)在當(dāng)事人意見(jiàn)陳述的作用上；在專利授權(quán)確權(quán)程序中，申請(qǐng)人在審查檔案中的意見(jiàn)陳述原則上只能作為理解說(shuō)明書(shū)以及權(quán)利要求書(shū)含義的參考，而不是決定性依據(jù)。[2]

也就是說(shuō)，在無(wú)效程序中，對(duì)權(quán)利要求不能隨意進(jìn)行解釋，必須遵循一定的解釋順位關(guān)系，權(quán)利人的解釋不能成為司法機(jī)關(guān)裁判的依據(jù)。盡管近期美國(guó)司法實(shí)踐放棄了“最寬解釋原則”，但對(duì)權(quán)利要求的解釋，仍然是建立在專利權(quán)人不得隨意解釋，并且遵循解釋順位的前提之下進(jìn)行的。

技術(shù)問(wèn)題在比對(duì)中的影響

專利法的目的絕不是對(duì)任何細(xì)微的進(jìn)步或任何思想的輕微進(jìn)步都授予專利權(quán)。[3]因此，所有對(duì)于新穎性、創(chuàng)造性的思考都是圍繞解決技術(shù)問(wèn)題來(lái)展開(kāi)的，解決技術(shù)問(wèn)題因此也成了判斷新穎性和創(chuàng)造性的邏輯起點(diǎn)。

如前所述，權(quán)利要求中技術(shù)特征的解釋要以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)。說(shuō)明書(shū)對(duì)技術(shù)問(wèn)題的記載，是理解技術(shù)特征是否還存在某種限定的重要因素。也就是說(shuō)，說(shuō)明書(shū)已記載了所要解決的技術(shù)問(wèn)題。在這種情況下，即使權(quán)利要求書(shū)未對(duì)技術(shù)特征進(jìn)行限定，也可以對(duì)通過(guò)說(shuō)明書(shū)中記載的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行限定解釋。

問(wèn)題在于，如果說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有就解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行記載，應(yīng)如何理解？

在創(chuàng)造性判斷所遵循的“三步測(cè)試法”中，為在審查中客觀分析并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。[4]

基于此，就會(huì)產(chǎn)生兩種情況：一是存在假區(qū)別技術(shù)特征。也就是說(shuō)，即使存在相應(yīng)的區(qū)別技術(shù)特征，但該區(qū)別技術(shù)特征并不解決技術(shù)問(wèn)題，就不會(huì)使權(quán)利要求具備新穎性或創(chuàng)造性。

比如，在東莞匯美制罐公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會(huì)等發(fā)明專利無(wú)效行政糾紛案中，權(quán)利人將卷邊描述為具備90度的技術(shù)特征，而實(shí)際上根據(jù)其他技術(shù)特征的描述，此處卷邊必然為90度。因此，該90度的描述實(shí)際上并未產(chǎn)生對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定。此種情況下，涉案專利并不能因?yàn)?0度的描述而具備新穎性。

二是由于說(shuō)明書(shū)中不以記載技術(shù)問(wèn)題為強(qiáng)制要求，因此，即使說(shuō)明書(shū)未記載該技術(shù)問(wèn)題，如果存在區(qū)別技術(shù)特征，也不影響創(chuàng)造性的比對(duì)。此時(shí)，若存在實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，已為對(duì)比文件相對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征所公開(kāi)，則不具有創(chuàng)造性。反之，則具有創(chuàng)造性。

專利新創(chuàng)性比對(duì)方式，不是簡(jiǎn)單地法條適用，而要結(jié)合背后法理依據(jù)，通過(guò)技術(shù)問(wèn)題的理解、對(duì)比文件技術(shù)特征的分析、權(quán)利要求的解釋等一系列方法，才能掌握新創(chuàng)性比對(duì)的正確“鑰匙”。

注釋：

[1]劉慶輝：《專利授權(quán)程序中的權(quán)利要求解釋》，載微信公眾號(hào)《知產(chǎn)力》2017年7月1日。

[2] 再審申請(qǐng)人精工愛(ài)普生與被申請(qǐng)人專利復(fù)審委員會(huì)等發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案，（2010）知行字第53-1號(hào)行政裁定書(shū)。

[3]石必勝：專利創(chuàng)造性判斷研究，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2012年版，第121頁(yè)。

[4]參見(jiàn)《審查指南》第二部分第3章第3.2.1.1節(jié)。

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編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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