關(guān)于專利分案申請，如何避免“踩雷”？

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原標題：關(guān)于分案申請，我想我終于知道如何避免“踩雷”了

在我國的專利申請實務(wù)中，有些規(guī)定和程序看似簡單，實則變化多端處處“埋雷”。分案申請就是其中之一。今天，咱們就來聊聊關(guān)于分案申請你不得不知的那些事兒。

一 什么是分案申請（WHAT）

根據(jù)我國專利制度的規(guī)定，除了屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型可以作為一件申請?zhí)岢鲋?，一件專利申請應當限于一項發(fā)明創(chuàng)造，這就是所謂的專利申請的單一性原則。

在一件專利申請的審查過程中，當國家知識產(chǎn)權(quán)局認為該專利申請要求保護多項發(fā)明創(chuàng)造而不符合單一性要求時，將通知申請人在指定期限內(nèi)對其專利申請進行修改，以滿足單一性要求。這里所說的修改是指對一件專利申請中的發(fā)明創(chuàng)造的數(shù)量進行限制，具體來說，可以是刪除發(fā)明或者實用新型的一組或多組權(quán)利要求，也可以是刪除外觀設(shè)計的一幅或多幅圖片。

但是，考慮到提出專利申請的申請人已經(jīng)向國家知識產(chǎn)權(quán)局披露了多項發(fā)明創(chuàng)造，并表達了期望這一系列多項發(fā)明創(chuàng)造均獲得專利保護的意愿，如果僅僅因為單一性要求就迫使申請人僅能保留其中一項發(fā)明創(chuàng)造，而對其它的發(fā)明創(chuàng)造只能隨后另行提出專利申請，并以隨后的提交日作為其申請日，則顯然，根據(jù)先申請原則，申請人的利益勢必會受到損害，這也與專利法的立法宗旨相悖。

基于這樣的緣由，《專利法實施細則》第42條第1款中規(guī)定：一件專利申請包括兩項以上的發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以在收到國務(wù)院專利行政部門對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。這就是所謂的“分案申請”的由來和法律依據(jù)。

分案申請可以保留原申請（第一次提出的專利申請，也稱為母案申請）的申請日，原申請享有優(yōu)先權(quán)的，分案申請還可以保留原優(yōu)先權(quán)日，這樣就保證了申請人的正當利益不受損害，當然，如果后續(xù)授權(quán)的話，專利到期日也與母案申請相同。然而，需要注意的是，分案申請在其他方面完全獨立于原申請，與普通專利申請無異。

二 為什么提出分案申請（WHY）

從上文中提到的相關(guān)法律條款來看，申請人提出分案申請的緣由似乎非常簡單。但在申請實務(wù)中，申請人提出分案申請的目的卻五花八門?？偟膩碚f，可以分為以下兩種情況。

第一種情況——被動提出的分案申請

如上所述的，當國家知識產(chǎn)權(quán)局在審查意見通知書中指出該專利申請要求保護多項發(fā)明創(chuàng)造而不符合單一性要求時，申請人為了滿足單一性要求，在原申請中僅保留其中一項發(fā)明創(chuàng)造，而對其它不具有單一性的發(fā)明創(chuàng)造被動提出分案申請。這也是常規(guī)意義上的分案申請。

具體而言，這種“被動提出”的方案申請通常又分為兩大類情況。一類是由于撰寫經(jīng)驗不足或者檢索不充分而導致原始提交的權(quán)利要求書中即包含不符合單一性規(guī)定的多項發(fā)明創(chuàng)造；另一類則是由于在專利申請的審查過程中對權(quán)利要求書的修改而導致缺乏單一性問題的出現(xiàn)。

第二種情況——主動提出的分案申請

在專利申請實務(wù)中，有經(jīng)驗的申請人和代理人有時會主動利用分案申請制度以尋求利益最大化。這就是筆者下面將談到的主動提出的分案申請。

具體而言，這些所謂的“主動提出的分案申請”又可以大致分為以下幾種情況。需要申明的是，以下討論的一些情況也許并不符合分案申請制度的立法本意，但我們不妨僅從有利于申請人利益的角度來看待吧。

01調(diào)整策略

專利申請中因各種原因有時會出現(xiàn)這種情況：申請?zhí)峤粫r被寫入權(quán)利要求書中請求保護的技術(shù)方案與申請人真實想要保護的技術(shù)方案存在偏差，或者與實際最具有市場價值的技術(shù)方案存在偏差。

在此情況下，只要不超出原申請記載的范圍，申請人就可以利用分案申請來重新調(diào)整申請策略。另外，根據(jù)專利法實施細則第51條第3款的規(guī)定，申請人在收到審查意見通知書后對申請文件進行的修改應當僅針對審查意見通知書中指出的缺陷。因此，對于已經(jīng)進入審查階段的專利申請，通過提出分案申請能夠避免將僅寫入說明書中而未寫入原權(quán)利要求書中的重要技術(shù)方案“捐獻”給公眾。正所謂亡羊補牢，為時不晚。尤其是，可以避免根據(jù)2009年《司法解釋》【1】第五條中規(guī)定的“捐獻原則”而出現(xiàn)的不必要的損失。

02盡量止損

這種情況其實可以看成是上一種情況的特殊情況。在某件專利申請已經(jīng)被駁回或者已經(jīng)進入復審程序且復審前景不甚樂觀的情況下，如果這樣的不利局面是由于原申請文件的撰寫失誤等原因?qū)е碌那以f明書中記載的內(nèi)容中又確有具有保護價值的技術(shù)方案，則申請人此時可以提出分案申請，保護相應的技術(shù)方案，盡量止損。

03打破僵局

在發(fā)明專利的申請過程中，經(jīng)常會出現(xiàn)申請人和代理人與審查員對于部分權(quán)利要求中的技術(shù)方案的新穎性和創(chuàng)造性的認定存在較大差異，以致申請的審查周期變長，甚至導致案件的授權(quán)前景黯淡。

在此情況下，為了打破審查僵局，申請人不妨先“壯士斷腕”，盡量將權(quán)利要求書修改至符合審查員要求的文本，與此同時，依照之前具有較大爭議的權(quán)利要求書（甚至可以是原權(quán)利要求書）提出分案申請。這樣，以暫時犧牲原申請的部分利益為代價尋求爭議技術(shù)方案經(jīng)過二次審查而獲得授權(quán)的機會。一旦成功，即可“李代桃僵”。

04搶占申請日

在大多數(shù)情況下，申請人（尤其是企業(yè)申請人）在專利申請的過程中會給申請策略的制定以及申請文件，尤其是權(quán)利要求書的撰寫預留出充足的時間。但俗話說的好，計劃趕不上變化。當突發(fā)事件導致原本充足的時間變得緊迫時，申請人往往來不及按部就班地展開上述各項工作。此時，申請人就可以充分利用分案申請制度為尚未理出頭緒的多個技術(shù)方案搶占申請日。

在這種情況下，申請人不妨考慮把所有相關(guān)的技術(shù)方案全部放入專利申請文件的說明書以及說明書附圖中，并簡單撰寫出明顯不具備單一性的多組權(quán)利要求。在如此“明修棧道”之后，申請人就可以繼續(xù)從容地按部就班地展開相應的工作，然后利用分案申請實現(xiàn)自己真實的保護策略，當然這樣做的前提是需要對所有擬提交的技術(shù)構(gòu)思形成完整的技術(shù)方案。

05制約競爭對手

眾所周知，發(fā)明專利申請的確權(quán)周期往往很漫長，但商業(yè)市場的局勢發(fā)展卻是瞬息萬變。如果一項發(fā)明專利申請能夠覆蓋競爭對手未來將上市的產(chǎn)品卻又不被競爭對手提前發(fā)覺，而是像地雷或潛艇一樣先隱藏起來，等到關(guān)鍵時刻再給予對方致命一擊，這樣的專利申請一定具有極大的商業(yè)價值。

與上一種情況類似的是，在此情況下，需要先將盡可能多的技術(shù)方案放入說明書中，并撰寫出明顯不具備單一性的多組權(quán)利要求。然后，盡量采用各種策略使該母案申請保持懸而未決的“pending”狀態(tài)。這樣，申請人就可以有充足的時間研究市場部門隨后獲得的關(guān)于競爭對手的產(chǎn)品的情報，靜觀其變，見招拆招。如果能夠形成針對性覆蓋對手新產(chǎn)品的分案申請，就能夠?qū)崿F(xiàn)對競爭對手的有效制約。

三 怎樣提出分案申請（HOW）

對于提出分案申請時的要求，之前已有多篇文章進行了詳細闡述。因此，在該部分中，筆者僅結(jié)合最新發(fā)布的專利審查指南修改草案、針對分案申請的遞交時間和分案申請的申請人和發(fā)明人這兩個方面加以說明。

01分案申請的遞交時間

根據(jù)《專利法實施細則》第42條第1款的規(guī)定，申請人可以在收到國務(wù)院專利行政部門對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

并且，根據(jù)專利審查指南的規(guī)定，對于審查員已發(fā)出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起三個月內(nèi)，無論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請；在提出復審請求以后以及對復審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分案申請。

另外，最新發(fā)布的《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》【2】首次明確了“再次分案申請的遞交時間應當根據(jù)該存在單一性缺陷的分案申請審核，不符合規(guī)定的，不得分案”。

還有，筆者想強調(diào)是，分案申請的提交期限是不可以延期的，過了這個法定期限，就沒有辦法提交分案申請了。因此，如果申請人有提交分案的意愿，時限監(jiān)控至關(guān)重要。

02分案申請的申請人和發(fā)明人

分案申請的申請人應當與原申請的申請人相同；不相同的，應當提交有關(guān)申請人變更的證明材料。分案申請的發(fā)明人也應該是原申請的發(fā)明人或者其中的部分成員。

在最新公布的《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》中，國家知識產(chǎn)權(quán)局對分案申請以及針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲撕桶l(fā)明人作出了進一步明確規(guī)定。

針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨斒窃摲职干暾埖纳暾埲恕?/strong>

如果原申請的申請人需要轉(zhuǎn)讓原申請的申請權(quán)（或?qū)＠麢?quán)），則應當在原申請的著錄項目變更手續(xù)合格之后再提出分案申請。如果分案申請的申請人需要轉(zhuǎn)讓該分案申請的申請權(quán)（或?qū)＠麢?quán)），則應當在分案申請?zhí)岢龅耐瑫r或之后，辦理著錄項目變更手續(xù)。

針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖陌l(fā)明人應當是該分案申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。

 
以上僅是筆者在日常工作中對于在提出分案申請時如何避免“踩雷”的一些體會和想法，如有任何不妥之處，請不吝指出。

注：

【1】：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》法釋[2009]21號，第五條。

第五條 對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。

【2】：《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)微信平臺

作者：瞿藝

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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