知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償會形同虛設(shè)嗎？

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作者：姜瑩麗  蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團隊

原標題：知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償會形同虛設(shè)嗎？

鑒于知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域存在著守法成本高、違法成本低的現(xiàn)象,為了加大知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，從2013年至今，懲罰性賠償?shù)牡湫桶咐龝r有報出。從迪爾公司、約翰迪爾（中國）投資有限公司與約翰迪爾(北京)農(nóng)業(yè)機械有限公司、約翰迪爾(丹東)石油化工有限公司、蘭西佳聯(lián)迪爾油脂化工有限公司侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案到最近上海首例知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償案件似乎讓知識產(chǎn)權(quán)人看到了曙光。

內(nèi)容精要

1. 案件事實上雖然達到了惡意與情節(jié)嚴重的標準，但在賠償數(shù)額計算舉證難的情況下，最終判賠金額還是會陷于法官在法定賠償范圍情況下酌定，難以適用懲罰性賠償；

2. 惡意與情節(jié)嚴重標準又過于抽象模糊，在司法實踐中，須由法官進行自由裁量，進一步增加懲罰性賠償適用的難度。

鑒于知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域存在著守法成本高、違法成本低的現(xiàn)象,為了加大知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，我國的《商標法》第63條和《反不正當競爭法》17條有關(guān)侵犯商業(yè)秘密的均設(shè)立了懲罰性賠償制度,新修訂的商標法還將懲罰性賠償由之前賠償數(shù)額的3倍加到5倍作為上限，《專利法》修訂草案也提出賠償數(shù)額5倍作為懲罰性賠償?shù)纳舷?。目前《著作?quán)法》還沒有關(guān)于懲罰性賠償?shù)囊?guī)定，但相信未來一定會出臺。

從2013年至今，懲罰性賠償?shù)牡湫桶咐龝r有報出，從迪爾公司、約翰迪爾（中國）投資有限公司與約翰迪爾(北京)農(nóng)業(yè)機械有限公司、約翰迪爾(丹東)石油化工有限公司、蘭西佳聯(lián)迪爾油脂化工有限公司侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案到最近上海首例知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償案件似乎讓知識產(chǎn)權(quán)人看到了曙光。但仔細分析懲罰性規(guī)定及相關(guān)判例后，我們會發(fā)現(xiàn)，即便設(shè)立了知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償，依然擺脫不了知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)難的現(xiàn)實處境。

計算依據(jù)舉證難

《商標法》（2019年修訂）和《專利法》修訂草案關(guān)于懲罰性賠償要滿足主觀上惡意和客觀上嚴重的標準，賠償基數(shù)計算方式均為：侵權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標/專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償計算的系數(shù)為：上述方法確定賠償數(shù)額的1-5倍。

也就是說，判定懲罰性賠償必須滿足賠償數(shù)額可計算，而這恰恰是知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)難的最讓人頭疼的問題。

知識產(chǎn)權(quán)無形的特點，導(dǎo)致即使侵權(quán)人未經(jīng)權(quán)利人許可使用其商標或者專利的，但卻未導(dǎo)致權(quán)利人不能使用自己商標或?qū)＠謾?quán)行為確實也會給權(quán)利人帶來很難估價的負面影響，在此情況下，權(quán)利人舉證實際損失是極為困難的。

而侵權(quán)獲益往往掌握在侵權(quán)人手中，權(quán)利人極難取證。雖然法院可以責令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料，但在司法實踐中，侵權(quán)人極少會按照法院要求提供。在這種情況下，唯有電商平臺交易、強制監(jiān)管備案產(chǎn)品才有透明的銷售數(shù)據(jù)。

許可費作為損害賠償依據(jù)在專利侵權(quán)和商標侵權(quán)訴訟中屬于第三位階，必須是實際損失與侵權(quán)獲益均無法計算的情況下才能適用。北京高院在《當前知識產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干問題（2017）》中指出，對許可使用費合理性的認定，應(yīng)當在綜合許可合同的真實性、許可合同是否實際履行、許可使用費是否在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為存在之前已支付、許可主體之間是否存在特定的關(guān)聯(lián)關(guān)系、許可人是否完成納稅憑證等因素的基礎(chǔ)上，進行具體認定。種種嚴苛條件的限制，導(dǎo)致即便權(quán)利人有許可第三方使用的經(jīng)歷，在損害賠償時也派不上用場。

可以說，即便案件事實上達到了惡意與情節(jié)嚴重的標準，但在賠償數(shù)額無計算依據(jù)的情況下，最終判賠金額還是會陷于法官在法定賠償范圍情況下酌定。

惡意與情節(jié)嚴重標準模糊

適用懲罰性賠償?shù)?，《商標法》要求“惡意侵?quán)”、《專利法》修訂草案要求“故意侵權(quán)”，但均需達到情節(jié)嚴重的標準。而上述標準又過于抽象模糊，在司法實踐中，須由法官進行自由裁量，進一步增加懲罰性賠償適用的難度。

司法裁判中，基本僅陳述侵權(quán)事實，總結(jié)構(gòu)成惡意侵權(quán)和情節(jié)嚴重，而不去明確區(qū)分認定兩者的事實依據(jù)。

對此筆者認為，專利和商標權(quán)公示性，認定侵權(quán)時采用過錯推定原則，但懲罰性賠償則要求主觀上至少要存在故意，甚至是惡意的意圖。故意是指行為人不僅知道知識產(chǎn)權(quán)的存在,而且知道自己的行為會侵害他人的權(quán)利。這種明知不是因為公示而推定其知道，而是要根據(jù)商標的知名度，當事人在本領(lǐng)域內(nèi)的知名度，兩者是否同業(yè)、同地區(qū)的關(guān)系，以及是否有過合作歷史等來判斷。

惡意則建立在故意的基礎(chǔ)之上，比故意更加惡劣，但這種惡劣標準確實比較模糊，筆者認為，這種惡劣的判定是通過具體情節(jié)嚴重來倒推其主觀的惡意，比如重復(fù)侵權(quán)行為，多次發(fā)函警告，依然擴大使用，行政處罰、侵權(quán)判決后繼續(xù)使用；再比如，以侵權(quán)為業(yè)的行為，都可以反映其主觀上積極追求違法利益上的惡意。

還有一部分情節(jié)卻屬于“嚴重”，但未必能直接反映其主觀上比故意還惡劣的惡意，比如侵權(quán)行為時間長；侵權(quán)產(chǎn)品制造，銷售覆蓋的范圍廣；侵權(quán)產(chǎn)品粗制濫造給權(quán)利人帶來巨大的損失與消極影響；甚至構(gòu)成刑事犯罪等。那具備類似情節(jié)嚴重時，是否能認定為惡意，屬于法官自由裁量的范圍，如果將惡意的范圍限制的較窄，則懲罰性賠償適用的空間會進一步限縮。

基于上述分析可以看出，適用懲罰性賠償?shù)臈l件是極為嚴苛的，其計算的依據(jù)的基數(shù)，在實際適用時難以舉證，但在電商普及的情況下，有提升的空間，在個案件中確實懲罰惡意侵權(quán)人，但因為不能泛化適用，目前最大的作用還在于警示的示范效應(yīng)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜瑩麗 蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團隊

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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