效果和用途特征對于不同類型的權利要求的新創(chuàng)性及保護范圍分別是否一定存在影響？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：IP任亦清先森（任飛）

原標題：效果和用途特征對于不同類型的權利要求的新創(chuàng)性及保護范圍分別是否一定存在影響？

在高質量、高價值專利撰寫時，效果和用途特征使用起來要慎之又慎、精益求精。為追求較大的保護范圍時，有時不得不采用功能性限定（效果和用途特征）。但不能是純功能性限定，不然就得不到說明書或本領域技術人員的支持。效果和用途特征大多數(shù)時候就好比功能性限定（用途類方法權利要求除外），猶如一把雙刃劍，用得好時，往往輕描淡寫的一句效果和用途特征既能增大專利的保護范圍同時保護專利的新創(chuàng)性，在涉及侵權訴訟及無效宣告時不吝拔刀相助；用得差時，效果和用途特征就會縮小保護范圍，對手公司不構成侵權行為，或甚至造成權利要求不清楚、得不到說明書支持從而無法授權。

在日常專利撰寫中，專利代理師經(jīng)常會為了讓權利要求更容易讓審查員、技術人員或其他讀者更容易清楚地讀懂技術方案，或者說讓其技術方案能夠一目了然地解決其所聲稱的技術問題，在權利要求中加入效果或用途特征。但是這種撰寫方式，有時會使得代理師在不知不覺中“花田里犯了錯”，使得該權利要求的保護范圍存在爭議或新創(chuàng)性受到影響，這給我們專利代理師的撰寫水平提出了更高的要求，也可能會在侵權訴訟及無效宣告請求時對最終的審判結果直接構成有利或不利的影響。

由于權利要求的類型多種多樣，那么問題來了，效果和用途特征對于不同類型的權利要求的新創(chuàng)性及保護范圍分別是否一定存在影響呢？我們在遇到這方面問題時，往往感到十分棘手、坐立不安，那有沒有一些可供參考的經(jīng)驗或規(guī)律可循呢？筆者希望通過專利審查指南和一個現(xiàn)實案例對這兩個問題進行探討。

首先，遵循“本本主義”原則，從專利審查指南入手。

權利要求按照性質劃分類別，可分為產品類權利要求和方法類權利要求，為了使權利要求的保護范圍進行清楚界定，《專利審查指南》第二部分第二章對于權利要求作出如下規(guī)定：權利要求的主題名稱應當與其技術內容相適應。產品類權利要求通常應當用產品的結構特征來描述，而方法類權利要求則通常應當用工藝過程、操作條件、步驟或者流程等技術特征來描述。但是，在審查實踐中，仍然會出現(xiàn)以效果或用途表述技術特征的撰寫方式。

筆者認為，由于產品類權利要求中的技術特征與方法類的在實質上截然不同，效果或用途特征在兩主題的保護范圍上的限定作用應當區(qū)別對待。

產品類權利要求中的效果和用途限定

當權利要求的主題為產品類時，在判斷其保護范圍時需要考慮效果和用途特征對產品的結構特征有何實質影響，從而思考其是否會對權利要求帶來新創(chuàng)性。當然這里所說的結構特征包括形狀、構造及其他所有任何能夠構成直接描述產品的特征。

產品中用途限定：如果用途隱含了產品具有特定的結構和/或組成，則該用途作為產品的結構和/或組成的限定特征必須予以考慮。舉《專利審查指南》第二部分第三章關于新穎性判斷活生生的例子，起重機的吊鉤與釣魚用的吊鉤，二者在結構上不同，為不同的產品；一種用于注射的藥物組合物和一種用于口服的藥物組合物，其中“用于注射”和“用于口服”這樣的不同用途限定同樣可以隱含二者藥物組合物組成的不同，從而對產品加以區(qū)分。否則不應考慮。

產品中效果限定：如果某種效果隱含了產品具有特定的結構和/或組成，則該效果作為產品的結構和/或組成的限定特征必須予以考慮。那就舉我們日常撰寫中經(jīng)常會看到“A零件可在B零件上滑動”、“C零件可在D零件上轉動”、“E零件穿過F零件可在G零件上內進行攪拌”，明顯根據(jù)現(xiàn)有技術可以得知A零件與B零件之間形成滑動副或A零件放置在B零件上，C零件與D零件之間通過鉸鏈連接、C零件套設和被套設于D零件，F(xiàn)零件上必然設有一個孔供E零件穿過，且這個孔的面積要么大于E零件的橫截面或孔的四周設有柔軟可變形材料讓E零件可以轉動，當然也可以結合說明書及附圖中的記載和發(fā)明動機進一步確認。否則不應考慮。

方法類權利要求中的效果和用途限定

同理可知，當權利要求的主題為方法類時，在判斷其保護范圍時需要考慮效果和用途特征對方法中的特征有何實質影響，從而思考其是否會對權利要求帶來新創(chuàng)性。

方法類權利要求大致可分為三種類型，第一種是制造加工方法，它作用于一定的物品上，其目的在于使之在結構、形狀或者物理化學特性上產生變化。第二種是作業(yè)方法，這種方法不以改變所涉及物品本身的結構、特性或功能為目的，而是尋求產生某種技術上的效果，例如測量、檢驗、分析等。第三種方法是使用方法，即用途發(fā)明，它是對某種已知物品的一種新的應用方式，其目的是產生某種技術效果或者社會效果，而不是改變被使用的產品本身。接著我們將效果和用途限定分別逐一與這三種類型進行比對。

方法中用途限定：如果是前兩種，和產品類相同（用途限定不能構成直接描述該類主題權利要求的技術特征），從而不能直接判斷是否對其保護范圍造成影響，還需要代入現(xiàn)有技術以及說明書中相關記載對該方法是否產生了實質性影響。如果是第三種，即用途發(fā)明，那么用途限定構成直接描述該類主題權利要求的技術特征，勢必會對保護范圍會造成一定影響。

方法中效果限定：筆者認為，方法類權利要求本來就各式各樣、十分復雜，而效果限定中絕大部分是為說明該方法產生對應技術效果的工作原理或基本機理的解釋，或直接描述技術效果、解決了什么樣的技術問題，本身不應出現(xiàn)在方法類權利要求中，對其保護范圍及新創(chuàng)性也產生不了任何影響，從而造成撰寫的不規(guī)范性（除非該效果限定是對該方法中的某個使用對象或處理對象，會對該方法產生確定影響）。

其次，下面結合專利局復審和無效審理部的2018年度復審無效十大案件“評析‘滴眼液’發(fā)明專利權無效宣告請求案”進行具體案例實踐分析。

針對無效宣告請求人江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司對日本參天制藥株式會社、旭硝子株式會社的發(fā)明專利（專利號：ZL01815617.7）提出的無效宣告請求，原專利復審委員會經(jīng)審理后作出無效宣告請求審查決定，宣告專利權全部無效。隨后，一審法院撤銷審查決定，二審法院撤銷一審判決，維持審查決定。

在無效審查階段以及司法審判階段，案件的爭議焦點始終圍繞在表示效果技術特征對權利要求保護范圍是否具有限定作用，以及具有怎樣的限定作用，其能否為權利要求帶來創(chuàng)造性的問題。

爭議點在于：該案專利權利要求的前序部分為“一種抑制滴眼液中他氟前列素含有率降低的方法”，并在特征部分限定了在滴眼液中加入聚山梨酯80能夠“抑制吸附”，加入乙二胺四乙酸或其鹽能夠“抑制分解”。而最接近的現(xiàn)有技術分別在兩部分內容中公開在他氟前列素眼用溶液中可以加入聚山梨酯80，并根據(jù)制劑需要加入穩(wěn)定劑乙二胺四乙酸鈉（乙二胺四乙酸鹽的一種），但并未公開這兩種物質具有“抑制吸附”和“抑制分解”的作用。專利權人始終強調，本專利的實質改進在于發(fā)現(xiàn)了這兩種物質在特定前列素滴眼液制造中的新用途，而一審法院也認為本專利屬于“方法權利要求中基于新性質而提出的新手段、新用途”，但本專利所述方法權利要求是否確實屬于用途權利要求？

筆者認為，申請人在一審中混淆“用途特征”和“效果特征”的基本概念，“在滴眼液中加入聚山梨酯80能夠抑制吸附，加入乙二胺四乙酸或其鹽能夠抑制分解”這明顯是在說明方案產生的效果或作用，屬于效果特征，跟新用途、新手段毫無關聯(lián)。

1.如何確定權利要求主題

復審委在二審中提出，涉案專利權利要求的前序部分并未出現(xiàn)“用于……”或類似用途權利要求的常見表達方式，同時本專利說明書記載“因為一些前列腺素衍生物溶于水時易于分解，所以將這些前列腺素衍生物配制在滴眼液中還需要解決穩(wěn)定性的問題。因為藥物在滴眼器上的吸附和藥物在滴眼液中的分解導致滴眼液中藥物濃度的降低，所以解決這些問題是制備滴眼液的一個重要課題”，縱觀說明書記載內容，本專利始終致力于解決制備滴眼液過程中遇到的產品穩(wěn)定性問題，其所采用的技術手段是在制備滴眼液過程中加入吐溫80和乙二胺四乙酸或其鹽，從而得到一種穩(wěn)定的他氟前列素滴眼液產品。因此從本專利的發(fā)明目的、所要解決的技術問題以及技術手段判斷，權利要求所述方法即是作用于一定物品（即滴眼液）上，目的在于使其物理化學特性（即穩(wěn)定性）產生變化，屬于方法權利要求中“制造加工方法”類型，其并不屬于用途發(fā)明，顯然不是基于新性質而提出的新手段和新用途。即使在用途權利要求中出現(xiàn)了新的功能、效果特征的限定，但這樣的限定并不必然會為權利要求帶來新穎性和創(chuàng)造性。

2.確定效果或用途特征是否實質影響新創(chuàng)性

醫(yī)藥化學領域中較為常見的，如采用效果限定的制藥用途，如果其中效果的限定并未導致最終用途或者應用領域等實質不同時，則這樣的限定仍難以為權利要求帶來新穎性、創(chuàng)造性。

舉例而言，如果該案權利要求的主題修改為用途權利要求，即保護“一種用于抑制滴眼液中他氟前列素含有率降低的用途”，并在特征部分仍然限定吐溫80和乙二胺四乙酸或其鹽分別具有“抑制吸附”“抑制分解”的作用，其創(chuàng)造性該如何判斷？由于抑制滴眼液中活性成分含有率降低的本質是解決產品的穩(wěn)定性問題，其中“抑制吸附”和“抑制分解”僅僅是為了實現(xiàn)產品穩(wěn)定效果的機理或原因的闡釋，而無論最接近的現(xiàn)有技術是否解釋在滴眼液中加入各物質的原因或機理與否，客觀上都已經(jīng)公開了權利要求所述抑制他氟前列素含有率降低的技術手段，并帶來了相應的技術效果。權利要求所述用途與現(xiàn)有技術相比，在應用領域、應用方式、應用效果或發(fā)明目的等方面非常類似，未產生任何實質性差異，因此該權利要求仍將不具備創(chuàng)造性。

然后，筆者初心未改，要再來回答第二段所提出的兩個問題。問題1，筆者認為，只有一種情況是必然存在一定影響的，那就是當用途限定應用于用途方法類權利要求時，構成直接描述該類主題權利要求的技術特征，其保護范圍會減小，新創(chuàng)性程度得到加強。其他的情形具有不確定性，需要結合現(xiàn)有技術、說明書所記載內容來判斷效果和用途特征對各類權利要求中的技術特征有何實質影響，從而思考其是否會對權利要求帶來新創(chuàng)性。

問題2，綜上所述、總而言之，筆者總結出以下四點規(guī)律：1、不管是什么類型的權利要求，心中一定要樹立一個觀點，首先重點關注“實質性影響”、第二個是“特征”，即是否對其特征產生“實質性影響”；2、首先判斷權要類別，其次確定對其特征是否實質影響；3、效果特征中絕大部分是為說明該方法產生對應技術效果的工作原理或基本機理的解釋，或直接描述技術效果、解決了什么樣的技術問題，對其保護范圍及新創(chuàng)性也產生不了任何影響；4、判斷影響時不要光只看現(xiàn)有技術，還有說明書；5、在醫(yī)藥化學領域判斷創(chuàng)造性時如果一篇最接近現(xiàn)有技術已經(jīng)完全公開了權利要求的核心技術方案，屬于同一領域，其他方案結合起來不算太難，就算現(xiàn)有技術沒說技術效果，客觀上已經(jīng)沒有創(chuàng)造性。

最后，回到專利撰寫中。

在對自己寫的權利要求書進行檢查時，權利要求保護范圍的確定，首先是由其主題決定考慮什么類型的特征，比如產品類就優(yōu)先考慮結構特征，然后看效果和用途特征是否對主題特征產生實質影響。

筆者認為，在高質量、高價值專利撰寫時，效果和用途特征使用起來要慎之又慎、精益求精。為追求較大的保護范圍時，有時不得不采用功能性限定（效果和用途特征）。但不能是純功能性限定，不然就得不到說明書或本領域技術人員的支持。在機械領域產品類發(fā)明或實用新型應當盡量少用，因為說明書是權利要求書的字典、大部分都能說得清，以免保護范圍無意中縮小。在電學領域類發(fā)明中，往往是計算機通訊控制類，經(jīng)常不得不采用對各種模塊進行功能性限定，不然整個方案就不是清楚完整的，而且功能性限定也可以增大保護范圍。

效果和用途特征大多數(shù)時候就好比功能性限定（用途類方法權利要求除外），猶如一把雙刃劍，用得好時，往往輕描淡寫的一句效果和用途特征既能增大專利的保護范圍同時保護專利的新創(chuàng)性，在涉及侵權訴訟及無效宣告時不吝拔刀相助；用得差時，效果和用途特征就會縮小保護范圍，對手公司不構成侵權行為，或甚至造成權利要求不清楚、得不到說明書支持從而無法授權。

以上觀點僅是筆者通過對審查指南以及2018年度復審無效十大案件“評析‘滴眼液’發(fā)明專利權無效宣告請求案”案例中的一點理解與思考，如有理解不當之處，歡迎批評指正。
 

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：IP任亦清先森（任飛）

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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