非傳統(tǒng)商標內(nèi)涵界定獲新發(fā)展

【小D導讀】

　第三次修訂的《中華人民共和國商標法》（以下稱“商標法”）刪除了2001年修訂的商標法第八條中關于商標必須是“可視性標志”的限制性規(guī)定，明確“聲音”可以作為商標申請注冊。

為配合新商標法擴大保護客體的要求，新修訂的商標法實施條例（以下簡稱“新條例”）在原條例第十三條的基礎上作出調(diào)整，對如何界定“聲音商標”的內(nèi)涵，確定“聲音商標”的樣本以及有關申請要求作出明確的規(guī)定，增加為新條例第十三條第五款。此外，針對以前實踐中對顏色組合商標認識上的誤區(qū)以及顏色組合商標特殊的申請方式，新條例相應地予以明確，加強了對顏色組合商標的保護力度。同時，新條例對三維標志申請商標注冊的申請方式也給出了具體規(guī)定。

與原條例相比較，新條例的修訂對非傳統(tǒng)商標的內(nèi)涵以及申請要求均予以明確，同時，商標局也對有關的申請書式及申請要求作出相應的修訂。具體體現(xiàn)在以下幾個方面:

1、對于聲音標志這一新增的商標法保護客體，新條例在第十三條第五款解決了將“不可視”的聲音商標具體化為可以審查和比較的商標要素，并提供了明確的可操作性規(guī)范，如應當在申請書中予以聲明，提交符合要求的聲音樣本，并且應當以五線譜或者簡譜對申請用作商標的聲音加以描述并附加文字說明；無法以五線譜或者簡譜描述的，應當以文字加以描述；商標描述與聲音樣本應當一致；說明商標的使用方式等。

實踐中，為配合新條例的上述規(guī)定，商標局提出了具體的操作要求,如報送的聲音樣本的載體應為只讀光盤，文件格式為.wav或.mp3、小于5M；五線譜或簡譜和文字說明要粘貼或打印在申請書的圖樣框內(nèi)，且應有譜號、音符，并說明商標的使用方式（如手機開機音樂等）。對不符合上述具體要求的申請，商標局將會不予受理，具體不予受理的情形包括但不限于：

（1）所附光盤不是只讀光盤、以及文件格式不符合要求的；

（2）五線譜或簡譜上含有樂曲名稱的；

（3）五線譜或簡譜沒有譜號、音符的；

（4）未附文字說明或者文字說明過于簡單的（例如：僅簡單指出聲音商標由《獻給愛麗絲》的曲調(diào)組成）；

（5）商標描述與聲音樣本不一致的（例如：商標圖樣只有五線譜，沒有歌詞，但聲音樣本除五線譜所示的旋律外，還含有歌詞）。

新條例中關于聲音商標的規(guī)定是否足以確立聲音商標顯著性以及近似性的判斷標準并控制可能引發(fā)的對“聲音商標”的搶注風潮，還有待于進一步觀察。但是，對企業(yè)而言，為做到更加全面的保護，在目前聲音商標資源比較充分、注冊空間較大的情況下應盡早進入，對公司廣告、宣傳片中的配樂、公司網(wǎng)站中的背景音樂等，如果是用于表彰所提供的商品或服務的，可及早進行申請注冊保護。

2、顏色組合商標是原商標法的保護客體，但原條例規(guī)定是“應當在申請書中予以聲明，并提交文字說明”；在實踐中，對于顏色組合商標的申請，僅要求在申請書上的“顏色”選項處勾選，并在后續(xù)程序和實踐中被作為指定顏色的圖形商標進行處理，違背了顏色組合商標的實際內(nèi)涵，從而難以阻止他人在產(chǎn)品外表面上抄襲模仿組合色彩的行為。鑒于此，新條例對原條例在法律用語上進行調(diào)整，在法律概念上將“顏色組合”商標與“指定顏色的圖形商標”進行了區(qū)分，如新條例的第十三條第一款在原條例的基礎上，刪掉了“指定顏色的”這一表述，而以“以顏色組合或者著色圖形申請商標注冊的”進行代替，從而將“顏色組合”商標和“著色圖樣”商標作出了明確的區(qū)分；第四款中將原條例中的“并提交文字說明”修改成“說明商標的使用方式”，從而有利于將顏色組合商標的實際使用位置和組合方式這些真正重要的因素用于確定顏色組合商標的權利范圍。

值得注意的是，金杜律師事務所代理的首例國內(nèi)顏色組合商標民事侵權案件（迪爾公司訴九方泰禾國際重工（青島）股份有限公司）一案，首次通過司法審判的途徑界定了顏色組合商標的內(nèi)涵，糾正了商標局和商標評審委員會在原商標法和實施條例框架下對顏色組合商標規(guī)定的理解偏差，從而對在新條例中將顏色組合商標和著色圖樣商標進行明確區(qū)分起到了極大的推動作用。

依據(jù)新條例的精神，商標局進一步在申請文件上對顏色組合商標的申請方式作出了改變，比如在申請書上，將原來商標種類中的“顏色”選項取消，新增“以顏色組合申請商標注冊”的選項，從而將顏色組合商標與指定顏色的圖形商標加以區(qū)別，避免誤選；另外，在實際操作中，商標局對以顏色組合商標的申請予以具體申請指導，明確顏色組合商標是兩種或兩種以上顏色，以一定的比例、按照一定的排列順序組合而成的商標，申請時必須就此提交文字說明，注明色標并說明使用方式。在新條例修訂過程中，金杜律師事務所結合上述案件向有關機構提交的相關建議，在這一系列的改變中得以體現(xiàn)。

此外，新條例規(guī)定，對不指定顏色的商標，應當提交黑白圖樣，無需再提交著色圖樣，從而避免了在原條例框架的操作下，申請人提交著色圖樣但卻放棄指定顏色保護所造成的混淆。

3、對于三維標志申請商標注冊的，新條例第十三條第三款也將原條例中的“并提交文字說明”修改成“說明商標的使用方式”，并對以平面方式提交的商標圖樣要求加以明確，即要求“提交能夠確定三維形狀的商標圖樣，提交的商標圖樣應當至少包含三面視圖”，在實際操作中，要求所有視圖應作為一張圖樣打印或者粘貼在商標注冊申請書的商標圖樣框內(nèi)。

4、新條例對聲音商標、顏色組合商標、三維標志商標等非傳統(tǒng)商標無一例外地提出了“說明商標的使用方式”的要求，引導實踐中重視非傳統(tǒng)商標的實際使用，將非傳統(tǒng)商標的實際使用方法、位置等作為判斷商標顯著性特征及區(qū)別性的重要參考因素。另一方面，這一修訂也體現(xiàn)了新商標法以及新條例對在先使用和在先注冊原則進行了平衡，更加重視商標實際使用的立法精神。

總之，通過新條例的相關規(guī)定和商標局新修訂的申請文件和要求，非傳統(tǒng)商標的內(nèi)涵得以進一步明確，有利于界定非傳統(tǒng)商標的保護范圍。

作者：金杜律師事務所丁憲杰江莉梅來源：“金杜說法”微博整理：iprdaily ?周海峰網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/

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