除了新創(chuàng)性，無效外觀設計還有哪些理由

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作者：曾秋梅 廣東莞信律師事務所 律師 專利代理師

原標題：除了新創(chuàng)性，無效外觀設計還有哪些理由

一、引言

眾所周知，外觀設計專利保護的是富有美感并適于工業(yè)應用的新設計，因此，理論上，外觀設計專利保護的是具有高顏值屬性的新設計。

在競爭日趨激烈的當今社會，刨除品牌的影響，在品質不相上下，價格相差不大的情況下，高顏值的設計往往會吸引更多的消費者，一些廠家也會競相效仿。而一項高顏值的設計往往匯聚、傾注了設計人員大量的心血，一般有知識產權保護意識的廠家都會申請外觀設計專利進行保護。當專利權人發(fā)現(xiàn)市場上的疑似侵權產品時，一場專利侵權大戰(zhàn)一觸即發(fā)，而作為被告方，如何進行抗辯才能既無需賠償又能繼續(xù)生產銷售疑似侵權產品呢？專利無效宣告（詳見專利法第四十五條，以下簡稱“專利無效”）可以說是最釜底抽薪的一個策略，因為，根據(jù)專利法第四十七條的規(guī)定，宣告無效的專利權視為自始即不存在。

我們知道，外觀設計專利的審查采用的是初審制，即初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，即可獲得授權。因此，獲得外觀設計專利證書并不代表該專利的穩(wěn)定性高。事實上，外觀設計專利是否穩(wěn)定，還需要看其能否經受住專利無效的考驗。

那么，可以用哪些理由來無效外觀設計專利呢？

二、外觀設計無效宣告的理由

根據(jù)專利法實施細則的規(guī)定可知，針對外觀設計專利的無效宣告請求的理由包括：

（1）被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條的保護客體，如被授予專利權外觀設計專利申請不具有美感、不能工業(yè)應用或者非新設計（專利法第二條第四款）；

（2）被授予專利權的外觀設計專利申請為現(xiàn)有設計、不具有明顯區(qū)別或與在先取得的合法權利相沖突（專利法第二十三條）；

（3）申請人提交的有關圖片或者照片沒有清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計（專利法第二十七條第二款）；

（4）對專利申請文件的修改超出原始申請文件記載的范圍（專利法第三十三條）；

（5）分案申請的文件超出原申請記載的范圍（專利法實施細則第四十三條）；

（6）發(fā)明創(chuàng)造違反法律、社會公德或妨害公共利益（專利法第五條）；

（7）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計（專利法第二十五條）；

（8）依照專利法第九條（同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能獲得一項專利權）規(guī)定不能取得專利權。

在外觀設計專利的初審過程中，基本上能夠解決第（1）、（3）至（8）這七項問題，將其扼殺于萌芽之中，若有“漏網(wǎng)之魚”，則完全可以用以上的理由提專利無效。因此，在外觀設計專利中，用的最多的無效理由是第（2）項，尤其是被授予專利權的外觀設計專利申請為現(xiàn)有設計（新穎性）或不具有明顯區(qū)別（創(chuàng)造性）這兩個理由用的最為頻繁、最為常見，針對這兩個理由的研究和探討在業(yè)界已經較為充分和豐富。本文則主要通過案例針對其中一些較為不常見的無效理由做一些論述和探討。

三、相關案例

（一）專利法第二條第四款

根據(jù)新專利法的規(guī)定：外觀設計，是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。

也就是說，一項符合專利法的外觀設計需要滿足以下條件：

一是要對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合作出的新的設計；

二是需要富有美感；

三是以工業(yè)品為載體；

四是適于批量化生產的工業(yè)應用。

（2020）最高法知行終209號案件記載了一項外觀設計申請，涉及申請?zhí)枮?01330647643.1，名稱為“黨民心興章”的外觀設計專利申請，經知識產權局初審后駁回，理由為：涉案申請屬于一種設計圖案，未以產品作為載體，不符合專利法第二條第四款的規(guī)定。后經復審、行政訴訟一審和二審，仍未獲得授權。二審法院認為：本案中，涉案專利申請請求保護的是“黨民心興章”，實際為由一些漢字和阿拉伯數(shù)字構成的圖案。上訴人雖然對這些漢字和阿拉伯數(shù)字和圖案賦予了特殊的含義，但其并非以工業(yè)產品為載體，也非對適用于工業(yè)應用的具體產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的設計。因此涉案申請不符合專利法第二條第四款關于外觀設計的規(guī)定。

該專利最終未能獲得授權。事實上，在外觀設計專利無效中，針對那些初審中不滿足外觀設計專利的定義而又獲得授權的“漏網(wǎng)之魚”，可以根據(jù)專利法第二條第四款的規(guī)定提出專利無效宣告請求。

而專利法意義上的美感又該如何定義？

（2020）最高法知行終359號案件中涉及一種木塑欄桿（其立體圖如圖1所示），請求人認為：外觀專利中的“美感”，其存在目的或者說是價值所在是在出售專利產品時，可以在展示產品的一瞬間抓住消費者的眼光，即《專利審查指南》中所表述的“一般消費者能夠產生引入矚目的視覺效果”。對此，國家知識產權局認為：關于外觀設計所述的富有美感，只要求外觀設計具有某獨特的視覺屬性，能夠吸引消費者的注意力，影響他們做出選擇即可，并非要求產品的外觀設計必須具有藝術標準上的美術價值。

圖1 木塑欄桿立體圖

由此可見，專利法意義上的“美感”并不需要達到藝術標準上的美術價值。只需要具有某獨特的視覺屬性，從而能夠吸引消費者的注意力，影響其做出選擇即可。

（二）專利法第五條第一款

專利法第五條第一款規(guī)定：對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權。

圖2 電動巡邏車后視圖

圖3 電動巡邏車立體圖

舉個例子，涉案專利保護的是一種電動巡邏車（如圖2和圖3所示），合議組認為：“警察POLICE”、警燈屬于警察專用標志，代表了公安部門等具有的公權力，任何人見到該標識都會將其與特定國家機關或工作人員如公安機關或人民警察相聯(lián)系，只有這些國家機關具有使用專用標志的權利，如果允許其他任何個人或組織使用，必將影響社會正常秩序，妨礙公共利益。專利權屬于一種私有權利，專利權人并不屬于有權使用警察專用標志的國家機關，也沒有證據(jù)表明得到上述機關的批準或許可，因此涉案專利將警用標志納入專利保護的范圍，構成了《人民警察法》第36條規(guī)定的“其他個人和組織不得使用”的情形。因此涉案專利本身違反《人民警察法》的規(guī)定，而且其未經允許的制造、持有和使用等情形也將違反法律規(guī)定。涉案專利在視圖中對于上述警用標志的使用構成“其它個人和組織不得持有和使用”的情形。違反《人民警察法》第36條的規(guī)定，因而不符合專利法第5條第1款的規(guī)定。一審法院支持了專利復審委員會的決定。

由此可見，對于那些違反法律、社會公德或者妨害公共利益的外觀設計專利，可以以其不符合專利法第5條第1款的規(guī)定為由提起專利無效請求。

（三）專利法第九條

根據(jù)專利法第九條的規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。其中，對于外觀設計專利而言，其意味著對于相同或實質相同的外觀設計，只能授予一項專利權，即便同一申請人在同日提出兩項實質相同的外觀設計，也可以用其中一項無效另外一項。

左邊的圖4和右邊的圖5為同一申請人同日提出的外觀設計專利申請——天線，后均獲得授權。

在無效宣告請求審查決定書中，合議組認為：二者的區(qū)別點主要在于整體形狀及比例略有不同，二者的區(qū)別點不足以改變其所形成的基本相同的整體視覺效果，二者屬于實質相同的設計，不符合專利法第9條的規(guī)定。

由此可見，在外觀設計專利無效中，可以考慮檢索同一申請人申請的其他外觀設計，如有實質相同的申請，可以考慮用專利法第九條的規(guī)定提出專利無效。

（四）專利法第二十三條第三款中的抵觸申請

專利法第二十三條第一款規(guī)定：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。后半部分被稱為“抵觸申請”。

 合議組認為：對于紙巾盒類產品而言，其整體具有較大的設計空間，可采用的設計元素和圖案布局有諸多可能。涉案專利（圖6）與證據(jù)1（圖7）相比，其整體的設計風格、選取的卡通熊貓或者小羊形象相同，具體到卡通熊貓或者小羊形象的外輪廓、眼睛、鼻嘴設計以及底邊條邊設計也都相同。對于二者整體形狀的區(qū)別，根據(jù)一般消費者常識可知，圓筒形紙巾盒常用于卷紙，長方體形的紙巾盒常用于片狀抽紙，在生活中都較為常見，該區(qū)別是形狀要素的整體置換，是將某一設計要素整體置換為該類產品的慣常設計的相應設計要素，屬于《專利審查指南》中規(guī)定構成實質相同的情形；因此，二者屬于實質相同的外觀設計，涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。

由此可見，當存在抵觸申請的情形時，可以該專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定為由提起專利無效請求。

那么實用新型和發(fā)明專利能否成為外觀設計的抵觸申請呢？根據(jù)上述定義，外觀設計專利中抵觸申請中的對比文件不包含發(fā)明和實用新型。

但是，大家知道，第四次修正后的新專利法中，針對外觀設計專利至少有四處修改：一是保護期限，從原來的十年修改為十五年，二是保護客體，增加了對局部外觀設計的保護，三是增加了外觀設計的國內優(yōu)先權制度，四是引入了外觀設計專利開放許可制度。

隨著局部外觀設計制度的引入，發(fā)明和實用新型的附圖中很有可能已經公開了外觀設計的全部特征，那此時是否可以考慮將發(fā)明和實用新型作為抵觸申請的對比文件呢？

例如，名稱為“一種掛頸式手機拍攝輔助器”的實用新型的附圖（圖8）中公開了如下結構，如果該申請人或者其他人在該專利申請日后、公開日前申請了標號“1”（懸掛項圈）所示的外觀設計，是否可以用該實用新型無效該外觀設計呢？如果不能，是否有失公允？這是一個值得思考的問題。

圖8 實用新型中公開的附圖

（五）專利法第二十三條第三款

專利法第二十三條第三款規(guī)定：授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突。

例如，針對專利號為201330235737.8、名稱為“包裝袋（6）”的外觀設計專利，專利復審委員會認為：將本專利中使用的圖樣（圖9和圖10）與涉案商標（第3561618號）中的圖樣相比較可見，兩者圖案基本相同，雖然二者在色彩上有差異，但二者圖案的一致容易導致一般消費者誤認為本專利的外觀設計產品中所包裝的商品來源于商標權人，誤導相關公眾，產生混淆。因此，本專利的實施將會損害杭州愛嗑公司在先取得的商標權，即本專利與杭州愛嗑公司在先取得的合法權利相沖突，不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定?；谏鲜隼碛桑瑢＠麖蛯徫瘑T會作出被訴決定，宣告本專利權全部無效。

那么，該條款中的“合法權利”包括哪些呢？

根據(jù)《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第二十二條的規(guī)定，專利法第二十三條第三款所稱的“合法權利”，包括就作品、商標、地理標志、姓名、企業(yè)名稱、肖像，以及有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等享有的合法權利或者權益。

那么發(fā)明和實用新型是否算“合法權利”呢？在名稱為“三棱鏡漂”的外觀設計專利一案中，最高人民法院認為：由于發(fā)明或實用新型專利保護的是技術方案，外觀設計專利保護的是產品的外觀設計，二者不會構成權利沖突，故專利法第二十三條第三款所稱的“合法權利”不包括發(fā)明或實用新型專利。

由此可見，當授權外觀設計專利中包含請求人所享有的作品、商標、地理標志、姓名、企業(yè)名稱、肖像、以及有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等合法權利或者權益，請求人可以該外觀設計專利不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定為由提起無效宣告請求。

（六）專利法第二十五條第一款第六項

專利法第二十五條規(guī)定：對下列各項，不授予專利權：……（六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。

例如，在一起駁回復審案中，申請人提交了“罐貼（加多寶）”的外觀設計專利申請，國家知識產權局駁回了該申請，其理由是：該申請不符合《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十五條第（一）款第（六）項的規(guī)定。后專利復審委員會維持駁回決定。一審法院認為：根據(jù)本申請設計1至設計3的視圖及簡要說明，可以判斷使用本申請的產品為罐貼，屬于平面印刷品；本申請各設計主要是針對色彩而作出的；各設計視圖所示主要設計內容的背景色為均勻紅色，頂部、底部為均勻的深綠色橫條紋，中間部分為大量的常見字體、常見橫豎排列的兩種色彩的文字，其顏色的變化及搭配非常簡單，并不能帶來裝飾效果。公眾更容易根據(jù)其中的文字部分即產品品牌、名稱、廠家及地址、宣傳用語等，識別本申請所涉及的產品的來源。因此，本申請各設計在整體上主要起標識作用，實質上屬于對平面印刷品的圖案和色彩作出的主要起標識作用的設計，屬于專利法第二十五條第一款第（六）項規(guī)定的情形，不能被授予專利權，二審（（2017）京行終1929號）維持了原判。

圖11 涉案專利主視圖

另一個無效案件中，涉案專利是專利號為201030512645.6（圖11）、名稱為“復混肥料包裝袋”的外觀設計專利，專利復審委員會認為：涉案專利雖有產品名稱、廠家、商標等起標識性的文字，但中間設計有擴張狀的立體球形及其周圍的發(fā)射線及光暈的圖案，整個圖案所占的比例較大，且具有一定美感，為明顯的裝飾性圖案，因此不能將涉案專利歸類于主要起識別作用的平面印刷品，不屬于專利法第二十五條第一款第（六）項規(guī)定的不予授權情形。一審、二審均支持了專利復審委員會的意見。

由此可見，對于那些主要起標識作用的平面設計可以專利法第二十五條第一款第（六）項規(guī)定的規(guī)定提出專利無效請求。

（七）專利法第二十七條第二款

根據(jù)專利法第二十七條第二款的規(guī)定：申請人提交的有關圖片或者照片應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。

圖12 涉案專利主視圖

例如，圖12為名稱為“面料(皇家玫瑰) ”的外觀設計專利，其簡要說明中記載：本外觀設計產品是一種紡織制品，保護的內容包含有色彩，本產品的外觀設計的單元圖案四方連續(xù)并無限定邊界。如圖12所示，圖案中包括6簇花團，每簇花團均由紅色玫瑰花和綠色葉片組成，6簇花團的花朵和葉片的數(shù)量、形態(tài)各不相同。

在無效宣告請求審查決定書中，合議組認為：涉案專利所顯示的6簇花團的花朵和葉片的數(shù)量形態(tài)各不相同，這6簇花團均未完整完全的顯示，并且也未顯現(xiàn)出任何規(guī)律性的圖案排布，專利權人對此并無異議，故可以認定，涉案專利并非可以四方連續(xù)的單元圖案，其視圖中未清楚顯示全部花型的一個完整的單元圖案。即涉案專利請求保護的是具有單元圖案且四方連續(xù)無限定邊界的平面產品，但圖案連接處不能構成完整的圖案，導致該單元圖案不能四方連續(xù)，進而無法確定涉案專利請求保護的產品的外觀設計。因此，涉案專利未清楚地顯示要求專利保護產品的外觀設計，不符合專利法第二十七條第二款的規(guī)定。一審、二審均支持專利復審委員會的決定。

因此，如果申請人提交的有關圖片或者照片不能清楚地顯示要求保護的外觀設計，即可以無效該外觀設計專利。

（八）專利法第三十三條

專利法第三十三條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，……對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

如前述“黨民心興章”中，復審申請人在復審過程中提交了修改版本的圖紙，專利復審委員會認為：其表達的圖形圖案較原申請日的圖片內容，刪除了“角數(shù)”、“興設數(shù)”對應的文字圖案內容，替換了“變”下方對應的文字圖形內容，明顯與申請日視圖所表達的外觀設計不同，不符合專利法第三十三條的規(guī)定。

因此，如果申請人在修改時超出了范圍，則可以以此為依據(jù)提出專利無效宣告請求。當然，這就要求請求人調取原始申請文件，以與授權文本進行比對。

四、結語

總之，在面對外觀設計無效時，除了常見的新穎性、創(chuàng)造性這兩個無效理由外，不妨拓展思路，多想想用其他的無效理由是否能夠實現(xiàn)專利無效的目的。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曾秋梅 廣東莞信律師事務所 律師 專利代理師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：除了新創(chuàng)性，無效外觀設計還有哪些理由（點擊標題查看原文）

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