一起商標(biāo)侵權(quán)案件的處理及啟示

【小D導(dǎo)讀】

商標(biāo)侵權(quán)案件層出不窮，今年，太倉工商局開發(fā)區(qū)分局遇到兩起因商標(biāo)許可使用糾紛、由商標(biāo)權(quán)利人（即商標(biāo)使用許可人）舉報而發(fā)案的案件。

其中一起侵犯浙江某品牌白水泥案件所涉及的許可期限已過，早已失效，案情較為清晰，且銷售侵權(quán)商品總量小，只是多數(shù)零售商不知內(nèi)情，因而對這些零售商酌情采取了只沒收侵權(quán)商品、不予罰款的處罰方式。而另一起轄區(qū)某零售店銷售侵犯美國某公司的“大嘴猴”（Paul Frank）注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品案件（以下簡稱“大嘴猴案件”）案情較為復(fù)雜，本文試圖以該案為例，探求工商部門在處理因商標(biāo)許可使用糾紛引起的商標(biāo)侵權(quán)案件時的合理途徑。

一、大嘴猴案件案情

2013年4月2日，太倉工商局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)法人員根據(jù)舉報，在商標(biāo)所有人的授權(quán)委托律師事務(wù)所的兩位工作人員的陪同下，對位于轄區(qū)內(nèi)某大嘴猴“Paul Frank”鞋子零售店進行檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有大量含大嘴猴圖樣或Paul Frank字樣的鞋子、鑰匙圈、鑰匙包、傘、圍巾和卡包等商品，以上產(chǎn)品經(jīng)上述兩位工作人員現(xiàn)場鑒定為涉嫌侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品。執(zhí)法人員立即請示市局領(lǐng)導(dǎo)，獲得批準(zhǔn)后迅速開始清點商品，準(zhǔn)備實施扣押。在清點過程中，該店提供了其上級公司獲得權(quán)利人許可的文件傳真件，但舉報人員又出具了權(quán)利人提前終止該許可合同的通知書和證明送達的《公證書》。因此，執(zhí)法人員認(rèn)為舉報人員鑒定結(jié)論依據(jù)充分，力排阻撓，依法進行了扣押。

后經(jīng)調(diào)查，執(zhí)法人員扣押的含有“大嘴猴”圖樣或“Paul Frank”字樣的鑰匙包、鑰匙圈、傘、圍巾等物品是當(dāng)事人用于贈送給客人的贈品，且來自有許可的生產(chǎn)廠家，塑像則僅用于裝飾店面，上述物品均及時進行了發(fā)還。涉嫌侵權(quán)的鞋子也于強制措施經(jīng)延期到期之后進行了發(fā)還。

從各方提供的證據(jù)來看，大嘴猴（Paul Frank）的卡通圖形形象已經(jīng)在大陸，特別是青少年人群中具有很大知名度，也是近些年新崛起的服裝休閑品牌，1997年創(chuàng)始于美國。其品牌歷史并不長，但是發(fā)展非常迅猛，以其原創(chuàng)的設(shè)計、明快的色彩，給人帶來獨特的年輕時尚感覺。目前，在中國，該品牌的所有人Paul Frank Industries, LLC公司已完成了大嘴猴卡通圖形商標(biāo)、“大嘴猴”中文商標(biāo)、“Paul Frank”英文商標(biāo)（圖形原創(chuàng)人）、“保羅弗蘭克”中文商標(biāo)、“Julius”英文商標(biāo)（猴子的名字）、“julius & friends”英文商標(biāo)、卡通房子上含“Paul Frank”文字的組合商標(biāo)等主要商標(biāo)的基本全類注冊，以及Julius & Friends中其他卡通長頸鹿等圖形商標(biāo)、面向兒童的“SMALL PAUL”文字商標(biāo)、“Paul Homme”英文商標(biāo)、“her house paul frank”英文商標(biāo)、“PLANNED PINES”英文商標(biāo)、卡通直升機圖像上含“Paul Frank”字樣的組合商標(biāo)、“FUNDIEWEAR”英文商標(biāo)等其他相關(guān)子品牌商標(biāo)也在主要商品類別上進行了注冊。即商標(biāo)權(quán)利人已完成其商標(biāo)群注冊，明顯合法擁有對上述文字、圖形和組合商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)，且已在全球市場擁有很大的知名度。

5月23日，執(zhí)法人員組織本案雙方人員共同來到分局召開了舉證會議。許可人代理律師事務(wù)所的兩名律師，被許可人的一名副總、兩名銷售管理人員和一名代理律師共6人，共同開展了一場較為激烈的舉證會議；兩名執(zhí)法人員主持了該會議，并進行了相關(guān)提問。會上，雙方都表現(xiàn)出一定的和解意愿。

二、雙方爭議的焦點

經(jīng)執(zhí)法人員調(diào)查和舉證會議上的反映，本案雙方爭議主要集中在以下幾點： ? 1. 許可費用。一方稱許可費用長期未繳納；另一方稱因無法聯(lián)系到許可人而不知向何人繳納。

2. 生產(chǎn)銷售鞋款是否經(jīng)過商標(biāo)權(quán)利人的審批。一方稱生產(chǎn)銷售的鞋款必須經(jīng)權(quán)利人審批，否則即為侵權(quán)商品；另一方稱，在提交審批了10多個鞋款之后，提交鞋款的網(wǎng)站就無法登陸，同時無法聯(lián)系權(quán)利人，因此后來的鞋款沒有經(jīng)過審批。

3. 被許可人是否有權(quán)直接授權(quán)其他零售商銷售“大嘴猴”的鞋款。一方稱被許可人無權(quán)對零售商進行再授權(quán)，另一方稱未授權(quán)，其零售點均為公司自己所有。

此外，雙方對被許可人是否虛假宣傳自己為中國大陸“大嘴猴”品牌在鞋類的獨占經(jīng)銷商、被許可人是否收到許可人發(fā)出的單方終止合同的通知書等問題上存在爭議。

三、目前該案的處理情況

經(jīng)調(diào)查，對于除鞋子外，被證明不屬于“侵權(quán)商品”，亦不屬于“專門用于制造侵權(quán)商品、偽造注冊商標(biāo)標(biāo)識的工具”的物品，及時進行了發(fā)還；而價值八萬多元的鞋子在強制措施經(jīng)延期到期之后，也依法進行了發(fā)還。案件仍處于調(diào)查階段，并未撤案。向市局經(jīng)檢大隊和法制科介紹該案案情后，大家一致認(rèn)為本案首先是一起許可使用糾紛，不適宜馬上做出行政處罰的決定。后來，執(zhí)法人員向舉報人作出了本案首先屬于商標(biāo)許可合同糾紛，建議先走司法途徑，如法院判決當(dāng)事人侵權(quán)，則工商部門必將查處的建議和解釋。同時，鑒于雙方在調(diào)查過程，特別是舉證會議后所表示出的和解意向，執(zhí)法人員本著落實和諧發(fā)展的要求，正在力爭通過行政調(diào)解，使得雙方達成和解。

四、工商部門處理商標(biāo)侵權(quán)案件的注意點

通過辦理本案，執(zhí)法人員認(rèn)為在處理商標(biāo)侵權(quán)案件中，應(yīng)當(dāng)注意以下幾點：

（1）注意對前來舉報人員的資格確認(rèn)。以本案為例，在行動之前，舉報人員雖然已提供較多材料，但未能完全證明商標(biāo)權(quán)利人對兩位舉報人員授予了舉報和鑒定的權(quán)力，在辦案人員要求下，舉報人員通過傳真等方式補齊了材料，形成了證明外國商標(biāo)人擁有該注冊商標(biāo)專用權(quán)并授權(quán)國內(nèi)律師事務(wù)所，律師事務(wù)所授權(quán)兩名舉報人員，舉報人員具有一定鑒定能力的完整侵權(quán)舉報鑒定的授權(quán)鏈。外方提供的授權(quán)文書，還應(yīng)確保其有相應(yīng)的外國外交部門及我國駐外使領(lǐng)館的鑒證文書。

（2）在現(xiàn)場執(zhí)法時，應(yīng)當(dāng)盡量要求當(dāng)事人到場。本案現(xiàn)場檢查時，當(dāng)事人僅有兩名售貨員在場，當(dāng)事人的法定代表人或任何中高級管理人員均不在場，執(zhí)法人員僅能按照許可方舉報人員的材料和說法進行操作，未及時了解雙方許可使用糾紛的具體情況。這種情況可能不利于工商部門作出最恰當(dāng)?shù)膱?zhí)法手段。

（3）現(xiàn)場檢查充分到位，強制措施文書和票據(jù)當(dāng)場送達。本案現(xiàn)場檢查之后，當(dāng)事人的高級管理人員稱其并未侵權(quán)，且當(dāng)時清明小長假即將來到，將很大程度上影響其生意，對工商部門對其實施強制措施的行為將保留行政訴訟要求賠償?shù)臋?quán)利。由于現(xiàn)場檢查時較為到位，現(xiàn)場筆錄、照片拍攝制作完備，強制措施文書和票據(jù)當(dāng)場均當(dāng)場委托見證人送達，以及之后的強制措施延期決定書也依法及時送達，當(dāng)事人未提出行政訴訟。

（4）必須在實施強制措施前獲得證明侵權(quán)的相關(guān)證據(jù)。根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，查封或扣押侵權(quán)物品，必須滿足有證據(jù)證明其為“侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的物品”這一條件。本案中，舉報人員現(xiàn)場出具了鑒定書；在一些生產(chǎn)侵權(quán)商品的案件中，用筆錄或照片固定當(dāng)事人在某種商品上擅自加貼未許可使用的商標(biāo)亦可證明物品的侵權(quán)性質(zhì)。必須獲得上述相關(guān)證據(jù)，才能確保所實施強制措施的合法性。

（5）注意商標(biāo)侵權(quán)案件實施強制措施的物品客體對象問題?！渡虡?biāo)法》第五十五條第一款第（四）項賦予了工商部門“對有證據(jù)證明是侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的物品，可以查封或者扣押”的權(quán)力。在現(xiàn)場除了大量的鞋子，還有含被侵權(quán)商標(biāo)的鑰匙包、鑰匙圈、傘、圍巾等物品，甚至還有一個用于裝飾店鋪的真人大小的大嘴猴塑像。當(dāng)時，執(zhí)法人員就對這塑像是否需要一起扣押有不同看法，后認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)場出具的《鑒定書》（包括了上述所有類別物品）和上述法律規(guī)定，可以一并予以扣押，且全面扣押侵權(quán)物品有助于震懾侵權(quán)當(dāng)事人，從而達到更好的執(zhí)法效果。

（6）注意商標(biāo)侵權(quán)案件處罰沒收的客體對象問題。《商標(biāo)法》第五十三條規(guī)定“工商行政管理部門處理時，認(rèn)定侵權(quán)行為成立的，責(zé)令立即停止侵權(quán)行為，沒收、銷毀侵權(quán)商品和專門用于制造侵權(quán)商品、偽造注冊商標(biāo)標(biāo)識的工具，并可處以罰款”。結(jié)合上面的第（5）點，可見《商標(biāo)法》中對于扣押物品對象和沒收銷毀對象的規(guī)定是不一致的，沒收銷毀的對象為“侵權(quán)商品和專門用于制造侵權(quán)商品、偽造注冊商標(biāo)標(biāo)識的工具”，且單單“侵權(quán)物品”和“侵權(quán)商品”也是兩個不同的概念，這應(yīng)當(dāng)也是《商標(biāo)法》下一步修訂的一個方面。本案經(jīng)進一步調(diào)查，上述扣押物品除鞋子之外，均非用于銷售的商品，那些含有“大嘴猴”圖樣或“Paul Frank”字樣的鑰匙包、鑰匙圈、傘、圍巾等物品是當(dāng)事人用于贈送給客人的贈品，且來自有許可的生產(chǎn)廠家，塑像則僅用于裝飾店面，因此對于上述物品均進行了及時的發(fā)還。執(zhí)法人員還要求權(quán)利人的代理事務(wù)所和權(quán)利人都重新出具了鑒定書，并申明現(xiàn)場檢查時出具的鑒定書作廢。

（7）對于因商標(biāo)許可使用糾紛引起的商標(biāo)侵權(quán)案件，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)研究許可合同本身，并對許可雙方履行合同規(guī)定的義務(wù)和享受合同規(guī)定的權(quán)利的實際情況進行調(diào)查。在上述調(diào)查動作的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)首先研判案件是否是商標(biāo)許可使用糾紛問題，如是，則不宜僅按照權(quán)利人或其代理人出具的侵權(quán)鑒定結(jié)果，草率地結(jié)案或簡單地對當(dāng)事人進行處罰；而是應(yīng)當(dāng)努力開展行政調(diào)解，促成雙方和解，在無法和解的情況下，應(yīng)要求雙方提供司法途徑解決糾紛。

（8）應(yīng)以一定的懷疑眼光研判商標(biāo)權(quán)利人或其代理人出具的侵權(quán)鑒定文書的效力。商標(biāo)權(quán)利人的侵權(quán)鑒定文書的效力問題長期困擾著工商部門，但由于執(zhí)法人員經(jīng)常性辦理由商標(biāo)權(quán)利人出具鑒定的侵權(quán)案件，可能會出現(xiàn)理所當(dāng)然認(rèn)為權(quán)利人的鑒定具有完全法律效力的情況，這一點應(yīng)當(dāng)值得注意。本案中，舉報人現(xiàn)場出具的第一份鑒定書效力即被后出具的鑒定書所推翻；而為了增強鑒定文書的效力，執(zhí)法人員還要求在其代理人出具第二份鑒定書的基礎(chǔ)上，由美國的權(quán)利人直接出具鑒定文書。從目前本案辦理的情況來看，執(zhí)法人員仍認(rèn)為這兩份新的鑒定書的效力不足。關(guān)鍵是結(jié)合了對雙方許可合同的研究和具體許可中發(fā)生實際情況的調(diào)查之后，執(zhí)法人員作出了當(dāng)事人侵權(quán)行為無法確立的判斷。而在總局商標(biāo)局下發(fā)的兩個行政解釋文件中，也明確了這類情況的處理方式：1、《關(guān)于鑒定使用注冊商標(biāo)的商品真?zhèn)螁栴}的批復(fù)》（商標(biāo)案〔1997〕458號）“使用注冊商標(biāo)的商品真?zhèn)?，?yīng)由該注冊商標(biāo)的合法使用人或者法定檢驗機構(gòu)鑒定。在雙方鑒定結(jié)論不一致的情況下，如果注冊商標(biāo)合法使用人能提供有效證據(jù)證明其結(jié)論是真實合法的，則應(yīng)以注冊商標(biāo)合法使用人的鑒定結(jié)論為準(zhǔn)”；2、《關(guān)于假冒注冊商標(biāo)商品及標(biāo)識鑒定有關(guān)問題的批復(fù)》（商標(biāo)案字[2005]第172號）“在查處商標(biāo)違法行為過程中，工商行政管理機關(guān)可以委托商標(biāo)注冊人對涉嫌假冒注冊商標(biāo)商品及商標(biāo)標(biāo)識進行鑒定，出具書面鑒定意見，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。被鑒定者無相反證據(jù)推翻該鑒定結(jié)論的，工商行政管理機關(guān)將該鑒定結(jié)論作為證據(jù)予以采納”?？梢?，是否采納注冊商標(biāo)合法使用人的鑒定結(jié)論，是要滿足一定條件，并結(jié)合案情實際的，因此在復(fù)雜的商標(biāo)侵權(quán)案件的處理中，必須深入調(diào)查，結(jié)合案情實際，以判斷權(quán)利人鑒定文書的效力。特別在本案中，被鑒定者從多方面提出了推翻該鑒定結(jié)論的相反證據(jù)，因此未采納商標(biāo)權(quán)利人的鑒定結(jié)論。

（9）執(zhí)法人員應(yīng)擁有一定的外語運用能力和涉外法律法規(guī)知識。這一點在涉外商標(biāo)侵權(quán)案件中顯得比較重要。本案在權(quán)利人的委托人前來舉報時，所提供的雙方英文許可合同少了幾頁，不是完整的版本，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該問題后要求舉報人員補充提供了完整的合同版本；另外，雙方提供的對許可合同的翻譯文件在一些細(xì)節(jié)上有出入，在此情況下，執(zhí)法人員還是以英文原文為依據(jù)，研究原文合同規(guī)定雙方的權(quán)利義務(wù)和爭議解決方式的情況。

五、關(guān)于本案的啟示和引發(fā)的思考

在本案的辦理過程中，執(zhí)法人員認(rèn)為對于大量的商標(biāo)許可使用雙方來說，有如下啟示：

（1）商標(biāo)許可使用合同應(yīng)當(dāng)盡量在工商部門完成許可合同備案。根據(jù)《商標(biāo)法實施條例》第四十三條的規(guī)定，商標(biāo)許可使用合同應(yīng)當(dāng)在簽訂之日起三個月內(nèi)備案；而《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條則規(guī)定“商標(biāo)使用許可合同未經(jīng)備案的，不影響該許可合同的效力，但當(dāng)事人另有約定的除外。商標(biāo)使用許可合同未在商標(biāo)局備案的，不得對抗善意第三人”。即在實際法律實踐中，許可合同未備案一般不影響其效力。但筆者認(rèn)為，為了將商標(biāo)許可使用合同規(guī)范化、合法化，為了減少商標(biāo)許可糾紛的發(fā)生，該類合同還是應(yīng)當(dāng)盡量完成許可合同備案。

（2）商標(biāo)許可使用雙方應(yīng)當(dāng)在許可合作過程中保持充分的溝通。今年處理的這兩個因商標(biāo)許可使用糾紛引發(fā)的案件，均源自雙方在合作時的溝通不夠。例如本案中，位于美國的商標(biāo)權(quán)利人原先為A公司，后該商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓給了B公司，最后A和B又合并為了C公司，商標(biāo)所有權(quán)也由A公司轉(zhuǎn)到了C公司，而被許可人對這一情況完全不知情。隨即，鞋款也不能上報審批了，許可費用也不知交到哪去了，進而導(dǎo)致了后來權(quán)利人單方終止許可合同，并認(rèn)為被許可人侵權(quán)。特別是涉外許可的話，雙方一定要有固定的聯(lián)絡(luò)人或聯(lián)絡(luò)渠道，避免因為公司的合并分立、人事調(diào)動等導(dǎo)致雙方失去聯(lián)系。

（3）商標(biāo)許可合同簽訂時，被許可人應(yīng)當(dāng)盡量爭取相關(guān)權(quán)益。由于許可人一般處于優(yōu)勢地位，特別是當(dāng)許可人為著名的國際品牌商標(biāo)的所有人時，這一優(yōu)勢地位較為明顯，那么在簽訂協(xié)議時，還是建議被許可人通過咨詢有經(jīng)驗的律師、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所或工商部門等方式，盡量地為自己在一些條款細(xì)節(jié)上爭取更大的權(quán)利，避免承擔(dān)一些不應(yīng)由自己承擔(dān)的責(zé)任或風(fēng)險。

另外在本案辦理中，執(zhí)法人員還有如下的一些思考：

（1）商標(biāo)許可人單方終止的有效性。如果商標(biāo)許可合同中有關(guān)于單方終止許可合同的規(guī)定，且事實滿足單方終止合同的規(guī)定條件，那么單方終止合同應(yīng)當(dāng)是有效的。但本案中，雙方對是否滿足相關(guān)條件有爭議，因此許可人單方終止改協(xié)議是否有效仍然是個問題。

（2）按照本案許可使用合同的情況，如果被許可人滿足了其他所有許可條件而僅未對使用被許可商標(biāo)的鞋子款式進行報批，被許可人生產(chǎn)銷售這類鞋子是否構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。許可人的代理律師認(rèn)為，上述情況同樣屬于商標(biāo)侵權(quán)的情形。而筆者認(rèn)為，該合同其實要求了被許可人做到雙重許可，一是獲得使用商標(biāo)的許可，二是獲得生產(chǎn)銷售自行設(shè)計并使用許可人的商標(biāo)的鞋子。在該假設(shè)情況下，被許可人因為已經(jīng)獲得了在鞋子一類商品上的授權(quán)許可，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，僅是擅自生產(chǎn)銷售使用許可商標(biāo)但款式未經(jīng)許可人批準(zhǔn)的鞋子，僅違反了雙方的合同約定，而未觸犯《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定。

（3）本案中，被許可人在全國有多處零售點，許可雙方都運用對己方有利的照片、材料來給相關(guān)屬地的工商部門以立案查處或不查處、扣押商品或不扣押的壓力，該行為是否合理合法。如許可人來舉報時，就提供了上海工商部門的相關(guān)強制措施決定書復(fù)印件；而在舉證會議時，被許可人出示了許可人在前往廈門零售點時向當(dāng)?shù)毓ど滩块T出示的太倉工商局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)法時的照片、強制措施文書照片等；被許可人也向執(zhí)法人員出示過上海工商實施強制措施后，于次日立即解除強制措施的文書復(fù)印件。這樣的做法是否恰當(dāng)，值得商榷。而太倉工商局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)法人員不受上述照片、材料的影響，始終按照自己的思路和對相關(guān)法律法規(guī)的理解進行處理。

（4）該案許可使用合同中所規(guī)定的按照權(quán)利人所在的美國加州法律前往加州的奧蘭治縣法院處理糾紛的條款的有效性問題。該案發(fā)生在中國，肯定首先適用中國的法律。從另一個角度看，商標(biāo)權(quán)利人的代理人找到中國的工商部門來尋求對權(quán)利人被侵犯利益的保護和對侵權(quán)人的追責(zé)，本身也反映了權(quán)利人默認(rèn)了該案可以根據(jù)中國法律來處理。而許可合同上所規(guī)定發(fā)生爭議糾紛時按照美國加州法律處理，從字面上看，本身不排斥在中國按照中國法律請求行政部門的處理或幫助，但如果這樣對中國行政部門的請求或舉報實質(zhì)是因該合同糾紛而引起的，那么是否還應(yīng)按照美國加州法律來處理呢？

本案較為典型，也引發(fā)了筆者不少思考，其中一些是筆者自己無法回答的問題。希望通過此案，能給其他商標(biāo)侵權(quán)案件的處理以啟示，也歡迎各位專家、同行對上述各類問題以及筆者可能還未考慮到的問題進行指教和研討。

來源：江蘇省蘇州工商行政管理局整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：IPRdaily.com

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