外觀設(shè)計專利中系列案件的申請策略淺析

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“針對不同的產(chǎn)品或設(shè)計，采取不同的申請策略，以期在維權(quán)階段能夠得到更好的保護(hù)。 ”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭帥 廣東集之家律師事務(wù)所

摘要

在歷史的發(fā)展過程中，形成、沉淀了諸多公認(rèn)的系列基因元素。隨著物質(zhì)產(chǎn)品的多元化，系列基因元素與工業(yè)品結(jié)合滿足了人們物質(zhì)、精神文化的需求；系列產(chǎn)品的外觀保護(hù)對系列外觀設(shè)計專利的申請?zhí)岢隽诵碌囊?，尤其是一些系列元素?shù)量超過10個例如十二星座、十二生肖、二十六英文字母等元素，有必要對其進(jìn)行詳細(xì)梳理，針對不同的產(chǎn)品或設(shè)計，采取不同的申請策略，以期在維權(quán)階段能夠得到更好的保護(hù)。

關(guān)鍵字：外觀設(shè)計專利、系列申請、申請策略

前言

目前比較常見的系列元素包括十二生肖、花中四君子、一年四季、十二星座、國際象棋、十八羅漢、26個英文字母、百家姓、八仙過海等系列元素，這些系列元素在金銀品、盲盒、酒瓶、U盤、手機(jī)殼、產(chǎn)品包裝袋、包裝盒、香水、鑰匙扣、箱包、牌匾、掛繩、珠寶、陶瓷、照明、紅包、APP界面等均有不同程度的應(yīng)用，本文對外觀設(shè)計專利的系列申請進(jìn)行研究分析。

一、外觀設(shè)計專利的分類

根據(jù)專利法及細(xì)則和審查指南對外觀設(shè)計類型的規(guī)定，外觀設(shè)計的種類分為：單一產(chǎn)品外觀設(shè)計、相似產(chǎn)品外觀設(shè)計、套件產(chǎn)品外觀設(shè)計、組件產(chǎn)品外觀設(shè)計、局部產(chǎn)品外觀設(shè)計。

對于外觀設(shè)計的種類在另外一篇文章中已詳細(xì)介紹《從“分”與“合”的角度談外觀設(shè)計的申請策略》[1]，此處不再詳細(xì)介紹；既然作為系列申請，申請數(shù)量一般為多個，重點討論相似產(chǎn)品外觀設(shè)計與套件產(chǎn)品外觀設(shè)計。

1.1相似產(chǎn)品外觀設(shè)計

《專利法》第三十一條對相似產(chǎn)品外觀設(shè)計和成套產(chǎn)品外觀設(shè)計進(jìn)行了規(guī)定[2]：一件外觀設(shè)計專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項外觀設(shè)計。同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設(shè)計，可以作為一件申請?zhí)岢觥?br/>
對于相似產(chǎn)品外觀設(shè)計，在申請的時候要提交每一個設(shè)計的六面視圖，一份申請文件不能超過十項設(shè)計，每項設(shè)計均可以按照一項獨立權(quán)利要求對待，在侵權(quán)判定時，應(yīng)當(dāng)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與其主張的各項外觀設(shè)計分別單獨進(jìn)行對比，只要落入相似外觀設(shè)計中的一項外觀設(shè)計的保護(hù)范圍即侵權(quán)[4]。

《專利法實施細(xì)則》第三十五條對相似產(chǎn)品外觀設(shè)計和成套產(chǎn)品外觀設(shè)計進(jìn)行了規(guī)定[5]：將同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計作為一件申請?zhí)岢龅?，對該產(chǎn)品的其他設(shè)計應(yīng)當(dāng)與簡要說明中指定的基本設(shè)計相似。一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項。專利法第三十一條第二款所稱同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設(shè)計，是指各產(chǎn)品屬于分類表中同一大類，習(xí)慣上同時出售或者同時使用，而且各產(chǎn)品的外觀設(shè)計具有相同的設(shè)計構(gòu)思。

根據(jù)《審查指南》第一部分第三章第9.1節(jié)的規(guī)定[3]，一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項。超過10項的，審查員應(yīng)發(fā)出審查意見通知書，申請人修改后未克服缺陷的，駁回該專利申請。

1.2套件產(chǎn)品外觀設(shè)計

《專利法》第三十一條（同1.1）對套件產(chǎn)品的外觀設(shè)計進(jìn)行了定義；《專利法實施細(xì)則》第三十五條第二款規(guī)定[5]：專利法第三十一條第二款所稱同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設(shè)計，是指各產(chǎn)品屬于分類表中同一大類，習(xí)慣上同時出售或者同時使用，而且各產(chǎn)品的外觀設(shè)計具有相同的設(shè)計構(gòu)思。

對于套件產(chǎn)品外觀設(shè)計，在申請的時候要提交每一個產(chǎn)品或設(shè)計的六面視圖，每項設(shè)計均可以按照一項獨立權(quán)利要求對待，在侵權(quán)判定時，應(yīng)當(dāng)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與其主張的各項外觀設(shè)計分別單獨進(jìn)行對比，只要落入成套產(chǎn)品中的一項外觀設(shè)計的保護(hù)范圍即侵權(quán)[4]。

二、案例分析

案例一

以十二生肖為主題的首飾鎖片，分別進(jìn)行單一申請，申請了十二個外觀設(shè)計專利；這十二個外觀設(shè)計專利的整體造型基本相同，區(qū)別就是鎖片中心的生肖圖案元素不同。

案例二

以十二生肖為主題的首飾鎖片，分別進(jìn)行單一申請，但是只申請了八個外觀設(shè)計專利，舍棄了其余四個；這八個外觀設(shè)計專利的區(qū)別整體造型均不同。

案例三

以十二生肖為主題的首飾吊墜，分別按照六個一組申請了2件外觀設(shè)計專利，每個外觀設(shè)計專利包括6個套件；這二個外觀設(shè)計專利中的12個套件的整體造型均不同。

案例四

以春夏秋冬為主題吊墜，分別進(jìn)行單一申請，申請了四個外觀設(shè)計專利；這四個外觀設(shè)計專利的區(qū)別整體造型均同，區(qū)別點在于中間的四個四季元素。

案例五

以十二星座為主題的吊墜，合案作為套件申請，申請了一個外觀設(shè)計專利包括十二個設(shè)計；這十二個設(shè)計的整體造型相同，區(qū)別點在于中間的十二個星座元素。

通過上述案例分析，對于系列申請有的采用單一申請，一申請一設(shè)計；有的采用舍棄部分系列設(shè)計，選擇一部分采用單一申請，一申請一設(shè)計；有的將部分設(shè)計進(jìn)行合并申請；有的將全部設(shè)計進(jìn)行合并申請。

專利法第九條重復(fù)授權(quán)的條款包括了發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利，但在重復(fù)授權(quán)的判斷上完全不同，發(fā)明專利、實用新型專利重復(fù)授權(quán)條款的判斷只要保證兩件同日申請中權(quán)利要求不涵蓋完全相同的技術(shù)方案即可，也就是“完全相同的原則”；但是外觀設(shè)計在重復(fù)授權(quán)條款的判斷上采用“實質(zhì)相同的原則”，具有必要的“容差”能力，不能排除在對應(yīng)設(shè)計特征不完全相同的情況下仍然得出屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的結(jié)論。

對于系列申請，假如采用單一申請，一申請一設(shè)計，不僅增加申請人的經(jīng)濟(jì)成本（包括申請成本和維護(hù)成本），如果構(gòu)成實質(zhì)相同，還面臨在確權(quán)環(huán)節(jié)因為專利法第九條重復(fù)授權(quán)的條款而被無效，在實際的案例中，因系列申請不當(dāng)，無效環(huán)節(jié)因為重復(fù)授權(quán)而被無效的情況時有發(fā)生。

對于系列申請，假如采用相似設(shè)計進(jìn)行合案申請，如果項數(shù)超過10項，根據(jù)《審查指南》第一部分第三章第9.1節(jié)的規(guī)定[3]，超過10項的，審查員應(yīng)發(fā)出審查意見通知書，申請人刪除部分設(shè)計或者分案申請；刪除部分設(shè)計對于申請人來說是放棄了部分申請權(quán)；對于采用分案申請，同樣面對不僅增加申請人的經(jīng)濟(jì)成本（包括申請成本和維護(hù)成本），如果構(gòu)成實質(zhì)相同，還面臨在確權(quán)環(huán)節(jié)因為專利法第九條重復(fù)授權(quán)的條款而被無效。

對于系列申請，假如采用套件設(shè)計進(jìn)行合案申請，可以突破項數(shù)超過10項的限定，但是，根據(jù)《專利法》第三十一條對成套產(chǎn)品外觀設(shè)計進(jìn)行的規(guī)定，具體限定為同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品，對于“成套出售或使用”理解具有兩層含義，一種是狹義的理解為必須成套出售或使用，另一種是廣義的理解為只要具有成套出售或使用的可能即可；如果按照狹義的理解成套出售或使用，例如十二生肖U盤、十二星座打火機(jī)等，對于一般消費者來說，均是單件購買或使用，該類產(chǎn)品習(xí)慣上既不同時出售，也不同時使用，因此不滿足成套出售或者使用的必要條件，不能作為成套產(chǎn)品提出申請；如果按照廣義的理解成套出售或使用，對于一般消費者來說，雖然是單件購買或使用，該類產(chǎn)品習(xí)慣上既不同時出售，也不同時使用，但只要具有成套出售或使用的可能，即滿足成套出售或者使用的必要條件，可以作為成套產(chǎn)品提出申請。

三、小結(jié)

基于產(chǎn)品設(shè)計的多樣性，系列申請的數(shù)量也在不斷增多，甚至超過10項；從專利法第一條鼓勵創(chuàng)新的角度來說，理應(yīng)得到全面保護(hù)，但是相似設(shè)計的數(shù)量限定為10項，套件又限定為“同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品”，超過10項的外觀設(shè)計如果不能作為套件進(jìn)行申請保護(hù)，申請人只能進(jìn)行額外的單一申請，存在因為專利法第九條重復(fù)授權(quán)的風(fēng)險，使申請人陷入兩難的境地。

從世界其他國家和地區(qū)的外觀設(shè)計專利制度來看，類似或相似的系列外觀設(shè)計申請均得到保護(hù)；在日本可以作為關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計保護(hù)，關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計的數(shù)量并無限制；在韓國可以作為關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計和多項外觀設(shè)計保護(hù)，無審查模式下的多項外觀設(shè)計的數(shù)量限制為100件；在美國可以作為一件外觀設(shè)計中的不同實施例進(jìn)行保護(hù)，美國未對相似外觀設(shè)計的項數(shù)進(jìn)行限制；在歐盟和德國則可以作為多項外觀設(shè)計加以保護(hù)，德國未對相似外觀設(shè)計的項數(shù)進(jìn)行限制，德國規(guī)定最多可以將100項外觀設(shè)計合并成一件多項外觀設(shè)計申請。另外，《海牙協(xié)定》下的單件外觀設(shè)計申請也可以包含同一洛迦諾分類表大類下的多達(dá)100項設(shè)計；其他國家和地區(qū)對系列外觀設(shè)計的申請數(shù)量均比較寬松。

因此，筆者認(rèn)為，在目前《專利法》、《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》的框架下，如果系列申請的數(shù)量小于10項，在滿足相似設(shè)計的條件下，盡可能采用相似設(shè)計進(jìn)行合案申請；如果系列申請的數(shù)量大于10項，盡可能的采用套件設(shè)計進(jìn)行合案申請，每個外觀設(shè)計審查員對“成套出售或使用”理解不同，假如收到分案的審查意見通知書，代理人盡可能的舉例進(jìn)行答復(fù)，說服外觀設(shè)計審查員向廣義的“成套出售或使用”理解，以期對超過10項以上的外觀設(shè)計取得保護(hù)；長遠(yuǎn)來看，系列申請數(shù)量的突破還需要從法律的修訂入手，例如修改相似設(shè)計的數(shù)量可以超過十項，或者對于超項的設(shè)計增加附加費，“成套出售或使用”擴(kuò)大解釋放寬套件的限定、同一洛迦諾分類號的申請不做數(shù)量限定等。

參考文獻(xiàn)：
[1]郭帥 《從“分”與“合”的角度談外觀設(shè)計的申請策略》，微信公眾號IPRdaily，2022-11-24.
[2]中華人民共和國專利法[M]，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.
[3]專利審查指南[M]，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.
[4]北京市高級人民法院專利侵權(quán)判定指南[M]，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2020.
[5]中華人民共和國專利法實施細(xì)則[M]，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.
作者：郭帥，律師，專利代理師，廣東集之家律師事務(wù)所，郵政編碼：510623，廣州市天河區(qū)體育東路116-118號財富廣場東塔16層

（原標(biāo)題：外觀設(shè)計專利中系列案件的申請策略淺析）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭帥 廣東集之家律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：外觀設(shè)計專利中系列案件的申請策略淺析（點擊標(biāo)題查看原文）

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