產品未動，知產先行——企業(yè)出海知識產權啟示錄（三）

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：王欣蕾 中國貿促會專利商標事務所

美國、德國、日本和韓國都是我國企業(yè)走出去常選擇的目的國，同時也都是知識產權強國，有著完善的法律體系和健全的司法制度。對于出海的中國企業(yè)來說，這些國家強大的知識產權保護體系是一把雙刃劍，既可能在周密布局自身知識產權的基礎上為我所用，在競爭中壓制對手；也可能在冒然投入海外市場的情況下為其所累，被競爭對手排擠出局。

為了幫助企業(yè)對這四個國家的知識產權體系有更多的了解，本文以下分四篇分別對四個國家的知識產權保護情況及常用的維權措施進行介紹。

第三篇 德國篇

一、德國專利制度概況

德國知識產權的種類大致有發(fā)明專利（patent）、實用新型（utility model）、外觀設計（design）和商標（trademark）。

對于出海的中國企業(yè)來說，可以選擇德國實用新型或者發(fā)明專利來保護投放德國市場的產品的技術方案，兩種權利各有利弊：一方面，與中國實用新型相同，德國實用新型的優(yōu)點是只需經過注冊即可獲得授權，因此，相較于發(fā)明具有費用少、授權快的優(yōu)點。

另一方面，德國實用新型和發(fā)明專利的授權來源存在區(qū)別，德國實用新型的授權均來源于德國專利局（Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA）；而發(fā)明專利的授權有兩個來源，除德國專利局授權的德國發(fā)明專利外，由于德國是《歐洲專利公約》簽約國，依據《歐洲專利公約》成立的歐洲專利局（European Patent Office, EPO）授權的歐洲發(fā)明專利在德國也可以行使權利，用于專利侵權訴訟，與德國發(fā)明專利具有同等效力。而一旦獲得歐洲專利局授權，歐洲發(fā)明專利可以在包括德國在內的申請人選擇的簽約國行使權利，因此，相較于只能在德國行使訴權的德國實用新型，歐洲發(fā)明具有一次申請多國有效的優(yōu)點，整體上看極大地節(jié)約了企業(yè)的時間和費用成本，對于不局限于德國而是定位整個歐洲市場的出海中國企業(yè)來說，具有很明顯的優(yōu)勢。

二、專利權人常用維權手段

與中國類似，德國也有幾種非訴訟解決專利侵權糾紛的方式，主要有向可能的侵權方發(fā)送詢問使用權（request for a right to use）的信函，發(fā)送警告信（cease and desist letter）這兩種方式都會讓雙方在進入訴訟前對侵權糾紛有初步討論。不同的維權方式下侵權人可以采取不同的反擊手段，不同的維權方式對后續(xù)正式提起的訴訟也會產生不同的影響。

除專利侵權訴訟外，在德國專利權人還可以提起臨時禁令（preliminary injunction）的訴訟，這種訴訟相對于專利侵權訴訟來說是一種加速的簡易程序（summary proceeding）。

2.1詢問使用權（request for a right to use）

詢問使用權相當于權利人以正式通知的形式讓潛在侵權方了解到相關專利權的存在，這種信函既不做出侵權成立的結論，也不要求收信人停止侵權，而僅是向收信人陳述相關專利保護范圍以及潛在侵權的設備/行為的事實和法律依據，由此雙方就可能存在的糾紛進入磋商討論。

相對于警告信，詢問使用權對權利人來說是一種更安全的方式。原因在于，收到警告信的潛在侵權方可以基于警告信提起確認不侵權之訴（declaratory judgement action for noninfringement）；如果權利人將警告信發(fā)給了潛在侵權方的客戶，潛在侵權方還可以對權利人提起不正當競爭之訴。而如果權利人采用詢問使用權信函的方式與潛在侵權方取得聯系，而收信人不能依據詢問使用權的信函提起確認不侵權或不正當競爭的反訴。

對于尊重知識產權的善意侵權方，收到詢問使用權的信函后可能會直接停止侵權。但是并不是所有侵權方都會在得知專利權存在的情況下，主動放棄已經開始的商業(yè)活動，這種情況下權利人就需要采取更為主動的手段。

2.2警告信（cease and desist letter）

相較于詢問使用權，警告信顯然是更有威懾力的手段，同時也給了收信人提起確認不侵權之訴或不正當競爭之訴的理由。警告信通常要求被警告方簽署停止侵權聲明（cease and desist declaration），如果被警告方真的簽署了這樣的聲明，這種聲明在法律上具有等價于法院判決的功能，因此權利人無需再就侵權事宜提起訴訟，對于權利人來說這無疑是解決專利侵權糾紛最有效和經濟的手段。

即便被警告方拒絕簽署停止侵權聲明，對權利人來說，在提起訴訟前向侵權方發(fā)送警告信的另一個好處在于訴訟費用的承擔，因為萬一權利人一起訴，被控侵權人就承認了侵權的話，法院只能做出“合意判決（judgment by consent）”，這種情況下訴訟費用需要由原告承擔。

2.3臨時禁令（preliminary injunction）

相比于以永久救濟（permanent relief）為目的的專利侵權訴訟，以臨時救濟（preliminary injunction）為目的的簡易程序（summary proceeding）也是權利人在遇到專利糾紛時可以考慮的解決途徑。

與中國和美國不同，德國的臨時禁令程序是一個獨立的訴訟程序，并不是專利侵權訴訟的一部分，因此，權利人可以在不同的法院提起臨時禁令和專利侵權訴訟。唯一的例外是，如果專利侵權訴訟已被受理，那么受理法院對于在后提起的臨時禁令程序具有排他管轄權。

此外，臨時禁令可以在無被訴侵權方參與的單方程序（ex parte）中授予權利人，實踐中這種情況在商標和不正當競爭訴訟中比較常見，但是在涉及專利侵權的臨時禁令中，雙方參與庭審（inter partes）的程序更常見。但相較于專利侵權訴訟（main proceeding），雙方參與的臨時禁令程序仍然是一種加速的簡易程序，因此在訴訟程序的要求上也存在相應區(qū)別，例如，雙方參與的臨時禁令不接受專家證據（expert evidence），也不傳喚證人出庭作證，盡管專家意見（expert opinion）是被接受的，但是這通常會使得法院認為侵權問題過于復雜而不適用臨時禁令，從而駁回權利人的禁令請求；臨時禁令程序只需要初步證據（prima facie evidence），且沒有嚴格的舉證期限，因此雙方都有可能在庭審中拋出“殺手锏”，庭審策略相較于侵權訴訟靈活性更高；臨時禁令程序不會因專利無效/異議程序而訴訟中止，如果合議庭初步評估認為專利有效性存疑，會直接駁回臨時禁令申請；臨時禁令的決定通常在庭審當天宣布，且如果授予禁令，不需要權利人繳納擔保金就可以強制執(zhí)行。

實際上，無論是單方程序，還是雙方參與庭審的臨時禁令，德國法院在授予專利侵權臨時禁令時會非常慎重。原因在于，專利侵權是否成立以及專利權是否有效都是比較復雜的問題，加上德國的“雙軌制”司法制度，審理專利侵權和臨時禁令的法院并不就專利有效性進行審理，因此只有在專利侵權分析并不復雜的情況下，法院才有可能考慮授予臨時禁令。例如，一旦出現在專利侵權訴訟中，雙方各自請了技術專家對技術問題解釋、侵權成立進行陳述，就說明案件的復雜程度并不適合授予臨時禁令，這種情況下，法院會傾向于駁回臨時禁令申請，經過完整的專利侵權訴訟再考慮是否應當授予禁令。

除了侵權成立的可能性外，專利的有效性和禁令的緊迫性也是法院的考慮因素。由于審理禁令的法院不審理專利有效性，因此一旦法院認為專利有效性存疑，就會駁回臨時禁令申請。對于緊迫性，德國法院的一般要求是權利人在獲知侵權存在后的一個月內提起臨時禁令申請，個別上訴法院將時限延長到2個月或3個月，但最常見的要求仍然是一個月，這個時間要求對權利人應對糾紛的策略選擇具有決定性影響，一旦超過一個月的時限，就不建議選擇臨時禁令了[1]。

而所謂“臨時禁令”，是相對于侵權訴訟勝訴后獲得停止侵權的“永久禁令”而言的，如果權利人贏得了臨時禁令程序，被控侵權方可以要求啟動正式的專利侵權訴訟程序（通常在臨時禁令授予后的30天內）；如果權利人輸掉了臨時禁令程序，可以向上一級法院上訴，或者選擇直接去法院提起專利侵權訴訟。

因此，對于事實明確，侵權分析較為直觀并且發(fā)現時間較短的侵權糾紛，權利人可以考慮臨時禁令，否則還是建議考慮專利侵權訴訟。

2.4侵權訴訟（main proceeding for permanent relief）

專利侵權訴訟對權利人來說是代價最高同時最權威的糾紛解決手段，具體細節(jié)在第三部分中詳細介紹。

三、專利侵權和專利無效的“雙軌制”

德國專利制度最突出特點就是專利侵權和專利無效程序的“雙軌制”，即除了共同的上訴機構——德國聯邦最高法院外，專利侵權訴訟與專利無效訴訟是由不同的法院審理的；而即便在聯邦最高法院，無效訴訟和侵權訴訟也是分開審理的。

因此，審理專利侵權訴訟的德國法院不會對發(fā)明專利的有效性做出判斷，這就導致在德國專利侵權訴訟中，專利無效抗辯并不被德國法院接受，如果被訴侵權方認為專利權無效，應當另行提起專利無效訴訟或異議程序。

值得注意的是，在德國，專利侵權訴訟案件必須由有資質的德國律師（Rechtsanwalt）代理，但由于德國律師通常不具有理工科技術背景，因此在專利侵權訴訟中通常與德國專利律師（Patentanwalt）合作；相反地，在德國專利局、德國聯邦專利法院以及德國聯邦最高法院審理的專利無效/異議程序及上訴案件則主要由德國專利律師代理，德國律師與之配合。因此，對于需要在德國進行專利侵權、無效訴訟的中國企業(yè)來說，聯系專業(yè)的德國律師和德國專利律師無疑是開展知識產權布局尤為關鍵的第一步。

以下分別對德國專利侵權訴訟和無效/異議策略進行簡要介紹。

3.1專利侵權訴訟

在德國，專利侵權案件一審在地區(qū)法院（Regional Court）。德國全國的地區(qū)法院共有115個，其中只有12個地區(qū)法院可以受理專利侵權案件。在這12個地區(qū)法院中，案件受理量最多的三個法院分別是杜塞爾多夫地區(qū)法院、曼海姆地區(qū)法院和慕尼黑地區(qū)法院，除此之外，漢堡地區(qū)法院也是比較常見的一審法院。地區(qū)法院審理專利案件的合議庭由三位法官構成，他們雖然不具備技術背景，但都具有豐富的專利侵權案件審理經驗。

對于特定的侵權案件來說，只要地區(qū)法院所管轄的州內發(fā)生了專利侵權行為，該地區(qū)法院那就對案件具有管轄權。此外，與中國法院以網站服務器所在地或者賣方注冊地確認網絡銷售侵權行為管轄的司法實踐不同，在德國，如果侵權產品是在網上銷售的，那么所有的地區(qū)法院均對案件具有管轄權。

對于中國企業(yè)來說，起訴前管轄法院的選擇是確認起訴后首先需要考慮的問題，由于各個地區(qū)法院受理案件數量、法官數量、對具體問題自由裁量（例如對中止訴訟的標準）的傾向等均存在差異，同時作為專利權人，中國企業(yè)進行專利維權的核心訴求也存在差異，比如，有些企業(yè)追求高額的賠償，有些企業(yè)則更希望盡快制止侵權行為等，在有選擇的情況下，中國企業(yè)應當咨詢專業(yè)德國律師/專利律師，結合自身需求和各地區(qū)法院的情況，選擇合適的法院提起專利侵權訴訟。

德國專利訴訟屬于典型的民事訴訟，與中國訴訟同屬大陸法系，非常類似，而與典型的英美訴訟存在很多區(qū)別。例如，德國專利訴訟由法官組成的合議庭統(tǒng)一裁決，沒有陪審團；德國專利訴訟以雙方意見陳述為基礎展開，沒有證據開示程序（evidence discovery），也因此沒有律師客戶之間的保密制度（attorney-client privilege），如果有必要，法庭會給原告簽發(fā)調查令（inspection order）——類似于中國法院簽發(fā)的調查令——以使原告可以調查公眾無法獲取的事實；雙方聘請的專家證人（expert witness）以及專家證人之間的相互盤問對于案件的事實查明并非舉足輕重，如果有必要，合議庭會咨詢獨立于雙方的技術專家——類似于中國法庭的技術調查官——來查明技術事實；在事實查明和法律適用方面并不明確區(qū)分一審和上訴審級，相反一審、二審法院均可以對事實和法律問題進行審理，這一點也與中國訴訟制度相同。

如果對地區(qū)法院做出的一審判決不服，雙方當事人均可以上訴至地區(qū)法院對應的高級地區(qū)法院（Higher Regional Court）。例如，杜塞爾多夫地區(qū)法院、曼海姆地區(qū)法院和慕尼黑地區(qū)法院做出的一審判決，分別上訴至杜塞爾多夫高級地區(qū)法院、卡爾斯魯厄高級地區(qū)法院和慕尼黑高級地區(qū)法院。與地區(qū)法院類似，地區(qū)高級法院審理專利案件的合議庭也由三位法官構成。

在德國，專利侵權案件是兩審終審制，而只有在得到地區(qū)高級法院準許的情況下，才可再上訴至聯邦最高法院（Federal Court of Justice, FCJ），進行“三審”。與一審、二審不同，聯邦最高法院審理專利侵權案件的合議庭由五位法官構成，均不具有技術背景。

3.2專利無效訴訟/異議程序

在德國，發(fā)明專利的有效性可以通過異議和無效訴訟兩個程序來挑戰(zhàn)。

異議程序只能在專利授權后9個月之內進行，對德國專利的異議程序由德國專利局（DPMA）審理，做出決定。對該決定不服的當事人，可以上訴至聯邦專利法院（Federal Patent Court, FPC）。

對德國發(fā)明專利提起無效訴訟不受9個月的時間限制，可以在任何時間起訴，但是對于正在進行異議的專利，不能提起無效訴訟。與異議程序的上訴法院相同，專利無效訴訟一審也由聯邦專利法院（FPC）審理。

聯邦專利法院審理異議程序的上訴案件和專利無效訴訟一審案件的合議庭均由五名法官構成，其中首席法官和一位陪審法官具有法律背景，其余三位陪審法官均具有技術教育背景。

對聯邦專利法院做出的異議上訴判決或無效一審判決不服的，可以上訴至聯邦最高法院（FCJ）。因此，只有在聯邦最高法院，雙軌制的專利侵權訴訟和專利無效訴訟才會出現“并軌”，但實際上，侵權和無效訴訟在聯邦最高法院仍然是分開審理的，并不會出現近年來中國最高人民法院合并審理有影響的專利無效行政訴訟和專利侵權訴訟的情況。

3.3專利無效/異議程序對專利侵權訴訟的影響

如上文提到，在德國，審理專利侵權訴訟的法院并不會一并審理專利有效性，換句話說，專利無效并不是專利侵權訴訟中被接受的抗辯理由。

另外，中國和美國專利訴訟中均存在“禁止反悔原則（doctrine of estoppel）”，該原則通常認為專利權人在授權/無效/異議程序中明確放棄的技術方案不得在專利侵權訴訟中主張為專利權保護范圍。而德國專利訴訟中并不存在禁止反悔原則，因此，權利人在授權/無效/異議程序中做出的于己不利的解釋，并不會在專利侵權中損害權利人的利益。

但是，這并不是說專利有效性對專利侵權訴訟沒有任何影響。

如果被訴侵權方希望通過挑戰(zhàn)專利有效性贏得專利侵權訴訟，需要對專利提起無效訴訟（聯邦專利法院受理）或者異議程序（德國專利局受理），然后基于無效訴訟/異議程序向審理侵權的法院提出中止專利侵權訴訟的請求，中止通常持續(xù)到無效訴訟或異議程序的一審裁決作出為止。

審理專利侵權訴訟的地區(qū)法院對于是否中止訴訟具有自由裁量權，這就意味著，一些法院在中止訴訟方面采取比其他法院略為寬松的標準，這也是權利人選擇管轄法院時可以考慮的因素。

而聯邦專利法院/德國專利局在專利無效訴訟/異議程序中對于專利有效性做出的初步意見（preliminary opinion）對于地區(qū)法院是否中止訴訟具有重要影響，通常來說，如果初步意見傾向于認為專利權不穩(wěn)定，地區(qū)法院通常會裁定中止訴訟。

侵權訴訟是否中止對于案件的審理周期將產生顯著影響。如果專利侵權訴訟沒有因無效/異議而中止，通常會在8-20個月的時間審結，具體時長取決于案件的復雜程度和法院的案件量；而一旦侵權訴訟被裁定中止，由于無效訴訟一審判決通常在15-30個月才能做出，侵權訴訟審理周期會顯著延長，這種情況被稱為“禁令間隔”（injunction gap），在禁令間隔期間，權利人/原告可以在提供了擔保的條件下申請一審禁令，類似于中國的訴中禁令[1]。

下圖對德國知識產權侵權和無效審理的“雙軌制”體系進行了總結。

圖片來源: An International Guide to Patent Case Management for Judges (wipo.int)

參考文獻

1、An International Guide to Patent Case Management for Judges （www.wipo.int/patent-judicial-guide）.

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產品未動，知產先行——企業(yè)出海知識產權啟示錄（一）

產品未動，知產先行——企業(yè)出海知識產權啟示錄（二）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：王欣蕾 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：產品未動，知產先行——企業(yè)出海知識產權啟示錄（三）（點擊標題查看原文）

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