企業(yè)商標管理指南

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“企業(yè)對商標的管理需要綜合考慮相關(guān)因素，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的規(guī)劃，按照目標市場所在國/地區(qū)的商標法律制度，進行體系化、制度化、積極主動的科學(xué)管理，而非松散、孤立、被動的個案應(yīng)對?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳瓊 北京康瑞律師事務(wù)所

商標是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，凝聚并承載著企業(yè)經(jīng)營發(fā)展積累的寶貴商譽，企業(yè)商標的價值受多種因素的影響，包括商業(yè)因素（例如產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、廣告宣傳、市場占有率、知名度和影響力等）、法律因素（例如有效性、穩(wěn)定性、保護范圍、侵權(quán)風(fēng)險等）、文化宗教因素（例如商標中的文字或圖形在某國文化宗教背景下的含義、隱喻或聯(lián)想）。企業(yè)對商標的管理需要綜合考慮以上相關(guān)因素，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的規(guī)劃，按照目標市場所在國/地區(qū)的商標法律制度，進行體系化、制度化、積極主動的科學(xué)管理，而非松散、孤立、被動的個案應(yīng)對。

1、企業(yè)商標管理制度

企業(yè)內(nèi)部涉及商標的各種事務(wù)工作瑣碎繁雜，時間維度長，覆蓋范圍廣，且需要不同職能部門（例如法律部、市場部、產(chǎn)品/包裝部）互相配合，涉及企業(yè)內(nèi)部的人、財、事多方面管理工作，因此有必要制定《商標管理制度》從而明確相關(guān)的工作分工、審批流程、職責(zé)權(quán)限、考核及獎懲機制、成本預(yù)算、風(fēng)險應(yīng)對措施等。企業(yè)的《商標管理制度》通常需要包括以下內(nèi)容：

2、商標管理團隊

企業(yè)應(yīng)當(dāng)在組織結(jié)構(gòu)中明確設(shè)立商標管理團隊或商標管理專員崗位，該團隊或?qū)T通?？梢詮膶儆谄髽I(yè)法務(wù)部或知識產(chǎn)權(quán)部，向法務(wù)總監(jiān)或者知識產(chǎn)權(quán)總監(jiān)匯報，并依據(jù)企業(yè)《商標管理制度》履行工作職責(zé)。

1、工作內(nèi)容：企業(yè)商標相關(guān)工作通常由企業(yè)內(nèi)部的商標管理團隊/專員與外部的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)/律所配合完成，各自承擔(dān)的工作比重由企業(yè)根據(jù)人員配置確定，具體工作外包多或少各有利弊，需要綜合考慮工作性質(zhì)、人員專業(yè)經(jīng)驗、溝通效率、成本、風(fēng)險等因素，可以參考如下列表：

2、考核指標：企業(yè)商標管理工作的目標應(yīng)該與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的方向一致，處于不同發(fā)展階段時的節(jié)奏匹配，處于不同市場環(huán)境的競爭需求相匹配，所以不能簡單粗暴地以商標數(shù)量作為量化指標，可以參考如下指標示例。

1）企業(yè)核心品牌在所需經(jīng)營領(lǐng)域（商品/服務(wù)類別）和所需地域范圍（申請國/地區(qū)）的有效注冊商標覆蓋率，在定義“所需經(jīng)營領(lǐng)域”時不僅需要包含企業(yè)自己實際生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)所在類別，還需要考慮防御性的周邊相關(guān)領(lǐng)域及未來三到五年拓展領(lǐng)域；在定義“所需地域范圍”時需要包含生產(chǎn)加工所在地、銷售市場所在地、運輸中轉(zhuǎn)地，不僅需要包含企業(yè)目前所需地域范圍，還需要前瞻性地考慮未來三到五年企業(yè)拓展的新增國家或地區(qū)，之所以按照三到五年作為提前量，是因為大部分國家或地區(qū)的商標申請審查周期為3~18個月，對商標使用的要求是注冊后三年或五年內(nèi)。

2）商標確權(quán)或維權(quán)糾紛類案件的勝訴+和解率，因為不論是主動發(fā)起還是被動應(yīng)對，這類糾紛案件的三種結(jié)果（勝訴、和解、敗訴）中前兩種（勝訴或和解）都是對企業(yè)有利的結(jié)果，其中勝訴也包括對企業(yè)有價值的部分勝訴（例如商標異議案件中，對方的被異議商標在企業(yè)關(guān)注的沖突商品上被駁回，在其他無關(guān)緊要的非沖突商品上獲準注冊）。

3）企業(yè)商標在案件中被商標局或法院認定為馳名商標（well-known trademark）或有知名度的商標（trademark with reputation），企業(yè)獲得這樣的裁定或判決無疑是一場非常有意義的勝利，因為這不僅僅是贏了當(dāng)前的個案，更重要的是對未來的商標案件的勝訴和賠償額都會有積極作用，減輕舉證負擔(dān)，提高保護力度，甚至某些國家是認可外國知名商標的，可以跨國引用這一認定結(jié)果，因此這一工作成果可以作為商標管理考核中的重大加分項。

4）市場中假貨數(shù)量減少或侵權(quán)人的減少，這是一個結(jié)果型指標，通過企業(yè)商標管理團隊/專員的各方面努力（包括：強化商標布局、全面積極監(jiān)控、打擊商標侵權(quán)和不正當(dāng)競爭、樹立典型案例、獲得高賠償額或?qū)η謾?quán)人刑事拘留對其他侵權(quán)人或潛在侵權(quán)人起到威懾作用）使得市場中流通的假貨數(shù)量減少，假貨制造商/銷售商數(shù)量減少，從而對企業(yè)的正品銷售以及品牌口碑有積極作用。

3、協(xié)作關(guān)系：企業(yè)商標管理團隊/專員在工作中需要與企業(yè)內(nèi)部其他部門或分支機構(gòu)，以及外部的設(shè)計公司、知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)、律師事務(wù)所等單位共同協(xié)作，例如以下場景：

1）在商標設(shè)計階段，設(shè)計師出了幾套設(shè)計稿方案，產(chǎn)品部或市場部選擇了其中一稿，但商標管理專員查詢發(fā)現(xiàn)幾套方案都有相同/近似的在先商標，注冊成功率較低，經(jīng)過幾輪修改設(shè)計，查詢?nèi)杂性谙冉粕虡?，但產(chǎn)品發(fā)布時間緊，此時是要求設(shè)計師重新設(shè)計新方案，還是從現(xiàn)有設(shè)計中挑選一個先申請注冊，后續(xù)遇到駁回再想辦法解決，這個兩難的選擇由誰決策，這個困境在企業(yè)中越來越普遍，需要在《商標管理制度》中明確審批流程與決策權(quán)，并在實際過程中高效溝通，充分評估注冊風(fēng)險，為最終的決策提供有價值的參考依據(jù)。

2）在集團公司中，集團總部的商標管理團隊/專員不僅需要與總部的各個職能部門配合，還需要與集團下屬的各子公司里的法務(wù)、市場、銷售對接，可能每個子公司的組織結(jié)構(gòu)和管理規(guī)則不統(tǒng)一，總部與子公司對于同一事項的優(yōu)先級排序不同，也會為商標管理工作增加一定的復(fù)雜程度，需要通過制度明確分工與規(guī)則，并在實際磨合中不斷優(yōu)化流程，提高效率。

3）企業(yè)在海外遇到商標糾紛時，可能參與協(xié)作的包括企業(yè)國內(nèi)總部的商標管理團隊、法務(wù)團隊、市場部、國外分支機構(gòu)的負責(zé)人、國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)/律所、國外知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)/律所、第三方平臺（例如跨境電商、社交媒體等），需要通過項目式管理，組建臨時項目團隊，確定時間表和分工，識別風(fēng)險點，分配項目資源，提高溝通效率。

3、商標資產(chǎn)管理

從企業(yè)資產(chǎn)管理的角度看待商標工作，追求的是商標資產(chǎn)的保值和增值。企業(yè)在發(fā)展過程中，可能每年申請一些新商標，不斷積累的商標資產(chǎn)越來越多，要想管理得好，需要進行商標資產(chǎn)分級，確定級別標準，然后針對不同級別的商標分配對應(yīng)的預(yù)算資源、設(shè)置對應(yīng)的審批流程，具體分級管理可以參考以下示例：

不同企業(yè)所屬行業(yè)和品牌發(fā)展階段不同，內(nèi)部組織機構(gòu)也不同，因此對商標的分級標準、審批流程等都會有所不同，以上示例僅作為參考。

企業(yè)的商標管理團隊/專員需要定期對商標資產(chǎn)進行盤點和更新，現(xiàn)在有一些管理軟件可以實現(xiàn)商標數(shù)據(jù)包括商標申請流程、法律狀態(tài)、核準的商品/服務(wù)項目、有效期限等信息的自動更新，可以大大節(jié)省手動更新需耗費的時間與人力，便于隨時查看不同級別的商標資產(chǎn)的最新情況，并可以自動生成可視化圖表，作為管理工作中決策的參考。

4、商標案件管理

企業(yè)的商標案件（例如：確權(quán)申請類案件、確權(quán)糾紛類案件、維權(quán)案件等）可能有的是由企業(yè)自己的商標管理團隊直接辦理的，有的是委托外部知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)或律師事務(wù)所辦理的，但不論是由誰具體辦案，所有案件的統(tǒng)籌管理都應(yīng)該由企業(yè)商標管理團隊/專員負責(zé)，包括案件基本信息、流程、時限、多個案件之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系等。可能有的人會認為反正有代理機構(gòu)/律所記錄并更新這些，企業(yè)自己還有必要管這些嗎？結(jié)論是非常有必要，原因如下：

1）不同的代理機構(gòu)/律所內(nèi)部管理水平差距較大，如果企業(yè)完全依賴外部的管理，萬一代理機構(gòu)/律所流程人員失誤導(dǎo)致錯過官方絕限，導(dǎo)致企業(yè)商標權(quán)利喪失，損失嚴重，甚至可能無法補救；

2）企業(yè)可能在不同時期委托的外部代理機構(gòu)或者律所不是同一家，甚至同時委托多家辦理不同案件，因此案件信息分散，如果企業(yè)自己沒有統(tǒng)一管理，當(dāng)需要查找某個老案子的歷史過程時，就很困難，甚至可能出現(xiàn)聯(lián)系不上當(dāng)時負責(zé)的代理人/律師的情況；

3）商標案件管理是企業(yè)商標管理中各項工作的基礎(chǔ)，并非僅僅被動的記錄，而是基于對商標案件全面、深入、準確的動態(tài)了解，從而對企業(yè)當(dāng)前商標布局、侵權(quán)風(fēng)險等問題有更精準的判斷，制定符合企業(yè)經(jīng)營需求的商標行動策略，進一步做各類統(tǒng)計、分析、評估、識別風(fēng)險、發(fā)現(xiàn)問題、找到解決方案。

隨著這幾年知識產(chǎn)權(quán)軟件技術(shù)的發(fā)展，流程自動化、數(shù)據(jù)自動更新等功能已經(jīng)越來越成熟，企業(yè)可以使用這類軟件工具替代傳統(tǒng)的Excel表，通過API數(shù)據(jù)接口，更加高效智能地實現(xiàn)案件管理。

5、商標使用管理

企業(yè)在經(jīng)營活動中，商標的使用遍布各種場景，大到戶外廣告牌，小到名片上的logo，有的出現(xiàn)在代言明星的服裝上，有的在網(wǎng)絡(luò)游戲的啟動畫面上，有的商標使用為企業(yè)創(chuàng)造財富和知名度，有的商標使用導(dǎo)致企業(yè)貨物被海關(guān)查扣，甚至被他人起訴索要巨額賠償。

以下是企業(yè)在商標使用時需要注意的主要問題：

1）使用已注冊商標：企業(yè)為了在市場競爭獲得優(yōu)勢，快速推出新產(chǎn)品新品牌，有時在商標尚未核準注冊的情況下就開始使用，這會帶來幾方面的風(fēng)險：首先，商標審查過程中有可能被駁回，公告期間有可能被他人提異議，導(dǎo)致商標最終無法獲準注冊，企業(yè)被迫更換品牌；其次，有可能在先相同近似商標的權(quán)利人主張企業(yè)的行為構(gòu)成商標侵權(quán)，并對企業(yè)采取行政、民事甚至刑事措施。因此，企業(yè)需要前瞻性地進行商標布局，提前完成商標注冊，盡可能使用已注冊的有效商標；

2）規(guī)范使用商標圖樣：企業(yè)品牌可能隨著發(fā)展不斷迭代更新，設(shè)計樣式、字體、顏色、比例都可能會發(fā)生變化，企業(yè)應(yīng)及時對更新后的品牌注冊商標，如果注冊的商標是標準印刷字體、黑白顏色，相對應(yīng)用靈活度高一些；企業(yè)需要對全員培訓(xùn)使用商標的規(guī)范標準，嚴格限制任何部門或外部合作機構(gòu)在使用商標時做隨意的修改變化，因為如果在使用商標不規(guī)范，可能會導(dǎo)致商標使用材料無法作為有效證據(jù)，也有可能導(dǎo)致使用行為侵犯他人在先商標權(quán)；

3）使用前做商標查詢：即便準備使用的是已注冊的商標，在使用前還是應(yīng)該再做一次查詢用于判斷侵權(quán)風(fēng)險，例如他人馳名商標的跨類保護、共存的在先近似商標等，雖然未對企業(yè)商標注冊造成實際阻礙，但是有可能在企業(yè)開始使用時站出來主張侵權(quán)；如果在查詢時發(fā)現(xiàn)此類潛在的障礙，可以及時地采取一些措施來降低使用風(fēng)險，例如對注冊后長期未使用的他人在先近似商標提起撤銷，與在先權(quán)利人商討共存協(xié)議并就雙方使用各自商標的形式和范圍等進行約定，從而避免混淆；

4）注意使用商標的商品/服務(wù)是否超保護范圍：企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中可能不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，商標使用的范圍也隨之?dāng)U大，例如：從啤酒延伸至無酒精飲料，從服裝延伸到配飾/墨鏡，從紙質(zhì)出版物延伸到電子出版物，從酒店延伸到美容健身娛樂。這些看起來非常自然合理的商業(yè)延伸有可能意味著商標使用已超出了原有注冊保護的范圍，需要及時補充注冊。有的將企業(yè)名稱的logo作為主商標，使用在各種場景，超出了該logo商標的注冊范圍，但是誤認為用的自己企業(yè)的名稱就沒關(guān)系，但其實企業(yè)名稱logo不等同于企業(yè)名稱，很多時候logo中的文字是企業(yè)的簡稱，并帶有圖形部分，如果使用在未注冊的商品/服務(wù)領(lǐng)域，仍然存在構(gòu)成侵權(quán)的風(fēng)險，除非是完整地使用企業(yè)名稱全稱且不帶圖形。

5）注意使用商標的地點是否超地域范圍：企業(yè)去海外參加國際展覽的時候需要特別注意，提前查詢其即將使用的商標（參展宣傳品上使用的、產(chǎn)品上使用的、包裝上使用的等）是否在展覽所在地的國家/地區(qū)申請了商標，商標狀態(tài)如何，有無其他潛在的在先權(quán)利障礙。

6）使用后留存使用證據(jù)：商標的使用證據(jù)在各種商標確權(quán)、維權(quán)案件中都起到至關(guān)重要的作用，有的用來克服不使用撤銷，有的用來證明企業(yè)的在先使用和知名度，有的用來證明商標的顯著性（通過使用獲得）。企業(yè)商標管理團隊/專員通常不在商標使用的第一現(xiàn)場，需要依賴于其他團隊（例如市場部、銷售部、海外分支機構(gòu)、合作經(jīng)銷商等）及時收集使用證據(jù)并提供給商標管理團隊/專員保管，需要給相關(guān)人員進行培訓(xùn)，明確有效證據(jù)的標準以及形成完整證據(jù)鏈的要求。

6、商標文檔管理

企業(yè)內(nèi)部的商標文檔紛繁復(fù)雜，文檔數(shù)量持續(xù)累積，文檔來源四面八方，需要查找調(diào)用文檔的場景也各種各樣，因此對于商標文檔的管理需要注意以下幾點：

1、商標文檔分類清晰齊全：可以參考如下分類目錄

2、商標文檔添加可查詢標簽：對于商標數(shù)量龐大的企業(yè)來說，即便有上述文件夾的分類，由于文檔太多，要想快速的找到所需的文檔，例如某個商標在某年到某年期間的使用在某類產(chǎn)品上的銷售發(fā)票，可能也如大海撈針，因此需要對文檔設(shè)置標簽，例如“商標”、“商品”、“年度”等，并且該標簽需要支持查詢和篩選。

3、商標文檔+商標案件+商標資產(chǎn)應(yīng)建立關(guān)聯(lián)：如果希望更加智能化地管理商標工作，需要將商標文檔+商標案件+商標資產(chǎn)這三者建立交叉檢索和數(shù)據(jù)穿透的功能，便于隨時方便地通過其中任何一項鏈接到其他相關(guān)聯(lián)的項目上。

7、商標風(fēng)險管理

企業(yè)發(fā)展越大，越需要做好風(fēng)險控制，與商標相關(guān)的風(fēng)險也不少，以下風(fēng)險點清單可以用于日常檢查、培訓(xùn)和改進。

8、商標管理工具

隨著科技的發(fā)展，IT自動化、大數(shù)據(jù)、人工智能等快速迭代進步，法律領(lǐng)域也出現(xiàn)越來越多具有各種功能的軟件工具，為企業(yè)法務(wù)人員提供便利，提高效率和產(chǎn)出。對于企業(yè)商標管理有幫助的主要包括以下幾類軟件工具：

1、商標查詢軟件：基于商標數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)文字/圖形商標的近似性查詢、申請人查詢、申請?zhí)柡?或其他條件的組合查詢；商標公告監(jiān)控、申請人監(jiān)控。

2、侵權(quán)監(jiān)控軟件：針對電商平臺、社交媒體、域名的侵權(quán)監(jiān)控以及在線投訴。

3、商標管理軟件：包括商標資產(chǎn)管理、案件管理、絕限管理、文檔管理、統(tǒng)計分析等。

企業(yè)的商標管理團隊/專員應(yīng)當(dāng)積極嘗試使用這些軟件工具，充分應(yīng)用商標大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)，提高企業(yè)商標管理效率；同時也可以將先進的企業(yè)商標管理方法融入軟件系統(tǒng)，通過IT工具將制度和流程落實到位，從而更加系統(tǒng)化地管理商標工作，控制風(fēng)險，降低成本，對企業(yè)品牌資產(chǎn)進行科學(xué)化管理，實現(xiàn)品牌價值的保值增值。

（原標題：企業(yè)商標管理指南）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳瓊 北京康瑞律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)商標管理指南（點擊標題查看原文）

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