幕后故事（二）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的技術(shù)評估階段

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“從根本上講，技術(shù)評估和討論的最終目標(biāo)是更好地了解目標(biāo)專利組合的真正價(jià)值，因此在許可談判中至關(guān)重要?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：許寧 小米集團(tuán)許可總監(jiān)

魏娜 小米集團(tuán)高級許可總監(jiān)

參與SEP許可談判的雙方在建立初步接觸并簽署保密協(xié)議后（點(diǎn)擊文字可直接查看文章），就將進(jìn)入第二階段：技術(shù)評估。

01一般行業(yè)慣例

在誠信談判過程中，根據(jù)常用行業(yè)慣例，技術(shù)評估階段可分為四個關(guān)鍵步驟。

第一步：提供充分證據(jù)

首先，專利權(quán)人提供充分的證據(jù)，證明其擁有有效的且實(shí)施人可能存在侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利。

英國的SEP許可指南指出：當(dāng)SEP專利權(quán)人認(rèn)為有人在未經(jīng)許可的情況下使用了其受SEP保護(hù)的技術(shù)，并且他們希望許可這些技術(shù)時，他們應(yīng)該將此事通知實(shí)施人，并提供足夠的信息來佐證其SEP受到了侵犯。

在實(shí)踐中，專利權(quán)人通常會向?qū)嵤┤颂峁┢錁?biāo)準(zhǔn)必要專利清單以及相應(yīng)的權(quán)利要求對照表。專利清單包含專利權(quán)人所認(rèn)為的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的相關(guān)信息，例如優(yōu)先權(quán)日期、授權(quán)日期、授權(quán)狀態(tài)、地理覆蓋范圍和聲明信息等。SEP權(quán)利要求對照表則用于證明該專利的至少一項(xiàng)權(quán)利要求可與實(shí)施人產(chǎn)品所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)。但清單也可能包含非標(biāo)準(zhǔn)必要專利，或是實(shí)施人并未實(shí)施的專利。因此，實(shí)施人應(yīng)基于收到的材料進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。

一個觀點(diǎn)是，每件SEP都會有其相應(yīng)的權(quán)利要求對照表，理由是制作對照表是SEP產(chǎn)生和維護(hù)過程中的關(guān)鍵步驟。原始專利權(quán)人的內(nèi)部評審?fù)ǔＲ蕾嚈?quán)利要求對照表來確定某項(xiàng)專利：

? 是否具備成為SEP的潛力；
? 是否值得在多個司法管轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行維護(hù)；
? 是否適合向標(biāo)準(zhǔn)化組織（如ETSI）進(jìn)行聲明。

因此，為任何聲明的SEP提供權(quán)利要求對照表通常不會給專利權(quán)人帶來額外的負(fù)擔(dān)。

筆者在實(shí)踐中觀察到，對標(biāo)準(zhǔn)化活動投入大量資金、并做出大量貢獻(xiàn)的專利權(quán)人通常不難提供全面的權(quán)利要求對照表。一些專利權(quán)人可能無法提供任何對照表，或者僅提供少量的、與其專利組合規(guī)模不成比例的對照表。在這種情況下，由于其價(jià)值無法得到充分支持，實(shí)施人和專利權(quán)人都無法對專利組合的實(shí)力建立信心。專利權(quán)人對其專利和相關(guān)技術(shù)理解更為深刻，制作SEP對照表對專利權(quán)人并非難事，投入必要的資源來制作高質(zhì)量的權(quán)利要求對照表，有助于進(jìn)一步肯定SEP在許可市場上的價(jià)值，也更符合專利權(quán)人的最佳利益。

第二步：專利評估

實(shí)施人將使用專利權(quán)人提供的信息以及公開信息來審查專利。作為許可項(xiàng)目盡調(diào)的重要一環(huán)，實(shí)施人應(yīng)認(rèn)真檢查專利清單并收集必要的信息，例如專利族的數(shù)量、地理覆蓋范圍、有效期、可執(zhí)行性、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)等。

專利權(quán)人提供的專利信息有時可能不夠充分，此時就需要額外的工作，通常涉及采用第三方專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，這必然會導(dǎo)致不必要的時間和精力。

在實(shí)施人的盡調(diào)工作中，最重要的是驗(yàn)證SEP的有效性和必要性。如果權(quán)利人一開始提供的權(quán)利要求對照表數(shù)量過少或質(zhì)量不足，難以進(jìn)行評估，實(shí)施人可要求權(quán)利人提供更多的權(quán)利要求對照表，或?qū)で蟪吻迤渲械膯栴}。例如，如果對照表中的專利是在實(shí)施人不生產(chǎn)或不銷售產(chǎn)品的司法管轄區(qū)授予的，則實(shí)施人可以要求替換。

根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，公開信息也很有價(jià)值，例如：

? 聲明數(shù)據(jù)；
? 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范文件；
? 標(biāo)準(zhǔn)化會議歷史記錄；
? 標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)文檔；
? 在各司法管轄區(qū)的訴訟歷史。

正如英國SEP指南所述：...可能有必要聘請一位專家來幫助評估針對您的產(chǎn)品所主張的標(biāo)準(zhǔn)和專利權(quán)利要求，因?yàn)闉g覽并理解標(biāo)準(zhǔn)和專利權(quán)利要求可能是一項(xiàng)極其困難的工作。

事實(shí)上，這一步需要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的技術(shù)專家和專利專家共同付出努力，他們需要對技術(shù)和專利法有廣泛的知識，因此這是一項(xiàng)非常消耗時間和資源的工作。

第三步：雙邊技術(shù)會議

標(biāo)準(zhǔn)必要專利通常涉及先進(jìn)且復(fù)雜的技術(shù)細(xì)節(jié)，僅由實(shí)施人進(jìn)行技術(shù)分析，可能會導(dǎo)致對目標(biāo)專利組合的理解不全面，或產(chǎn)生誤解。為了獲得公平的評估結(jié)果，專利權(quán)人的澄清和反饋至關(guān)重要。畢竟，他們通常比實(shí)施人更了解他們的發(fā)明。理想情況下，實(shí)施人會在自己進(jìn)行分析后，對專利的有效性和必要性提出質(zhì)疑，然后聽取專利權(quán)人的反饋和澄清。在實(shí)踐中，專利權(quán)人和實(shí)施人之間的這些技術(shù)討論，特別是坦誠的技術(shù)交流，可以大大加深實(shí)施人對專利組合價(jià)值的理解程度。

評估和討論SEP的價(jià)值通常要從標(biāo)準(zhǔn)必要性和有效性兩個角度進(jìn)行，這種方式可以更清楚地理解專利權(quán)利要求的合適保護(hù)范圍。由于標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)和專利的復(fù)雜性，面對面會議是解決這些問題最有效的途徑。根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，雖然視頻會議在疫情后越來越受歡迎，可為雙方節(jié)省成本，但往往不利于有效討論和解決復(fù)雜的技術(shù)問題。

此外，為了確保取得富有成效的結(jié)果，雙方專家應(yīng)在會議前做好充分準(zhǔn)備，這通常需要付出比雙邊會談本身更多的時間和精力，而這樣的努力往往會給雙方帶來豐厚回報(bào)。

第四步：應(yīng)用評估結(jié)果

最后，實(shí)施人將把技術(shù)評估和討論的結(jié)果作為商務(wù)談判階段的重要輸入。

經(jīng)過技術(shù)討論后，實(shí)施人有望公平地評估目標(biāo)組合。雖然最終結(jié)果并不是最完美的，但這是實(shí)施人盡自己最大努力所得到的結(jié)果。

經(jīng)過技術(shù)討論后，盡管一些分歧可能仍然存在，但許多誤解得以解決，從而讓實(shí)施人更深入地了解專利的真正價(jià)值。在理想情況下，評估一件專利是否為標(biāo)準(zhǔn)必要，其答案應(yīng)該是明確的“是”或“否”。然而，實(shí)踐中往往難以獲得明確的答案。根據(jù)權(quán)利要求的構(gòu)建、或?qū)δ承┨囟ㄒ氐慕忉專罱K可能會呈現(xiàn)一個難以判斷的結(jié)果。

有效性方面也會出現(xiàn)類似的情況。這并不奇怪，因?yàn)榧词故欠ㄔ河袝r也會得出不同的結(jié)論?？紤]到存在這一情況，實(shí)施人可以使用某種內(nèi)部評估系統(tǒng)（例如基于分?jǐn)?shù)或分類）來反映專利價(jià)值。技術(shù)評估的結(jié)果可用于為商務(wù)談判提供可靠且可量化的輸入。

02需要考慮的其他重要因素

在評估中一些關(guān)鍵因素不容忽視，比如其中一個例子是可選問題。標(biāo)準(zhǔn)通常包含很多可選功能，但實(shí)施人實(shí)際上并未采用這些可選功能。這導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)必要專利的必要性與侵權(quán)情況產(chǎn)生偏差。因此，需要重點(diǎn)關(guān)注包含大量僅對標(biāo)可選功能的專利組合。

另一個例子是，在某些專利組合中，可能有很大一部分專利僅與網(wǎng)絡(luò)端產(chǎn)品有關(guān)，而這些專利對終端設(shè)備制造商而言價(jià)值較小甚至沒有價(jià)值。在評估目標(biāo)專利組合的經(jīng)濟(jì)價(jià)值時，應(yīng)適當(dāng)評估這些因素。

03關(guān)鍵要點(diǎn)

實(shí)際上，技術(shù)評估階段包含的內(nèi)容遠(yuǎn)不止上述所列，本文僅重點(diǎn)介紹了一些慣用方法，以及某些挑戰(zhàn)。從根本上講，技術(shù)評估和討論的最終目標(biāo)是更好地了解目標(biāo)專利組合的真正價(jià)值，因此在許可談判中至關(guān)重要。

當(dāng)前，SEP的數(shù)量正在急劇增加，許可方及專利組合數(shù)量也在增加。但是根據(jù)筆者的觀察，不同的專利組合，其質(zhì)量和價(jià)值有很大差異。能夠向潛在被許可方清晰闡明其專利組合價(jià)值的許可方往往更容易成功。另一方面，實(shí)施人應(yīng)該對目標(biāo)專利組合進(jìn)行認(rèn)真的盡職調(diào)查，這也有助于促進(jìn)其他潛在許可方之間的公平性。

筆者呼吁業(yè)界通力合作，確保技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的真正創(chuàng)新者和貢獻(xiàn)者獲得公平合理的回報(bào)。大家共同構(gòu)建的可持續(xù)知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)系統(tǒng)，將為創(chuàng)新者、實(shí)施者和消費(fèi)者帶來收益。更重要的是，良好的生態(tài)有助于提升終端消費(fèi)者的體驗(yàn)，讓消費(fèi)者享受最新的技術(shù)進(jìn)步。

#本文中表達(dá)的觀點(diǎn)僅代表作者個人觀點(diǎn)，并不代表其雇主或平臺的觀點(diǎn)或立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

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（原標(biāo)題：幕后故事【二】：從行業(yè)角度看SEP許可談判的技術(shù)評估階段）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：許寧 小米集團(tuán)許可總監(jiān)

魏娜 小米集團(tuán)高級許可總監(jiān)

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：幕后故事（二）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的技術(shù)評估階段（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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