從“宏利德”案看商標(biāo)侵犯在先商號權(quán)的法律適用問題

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【小D導(dǎo)讀】

很多企業(yè)會將字號作為企業(yè)經(jīng)營的核心品牌，在商品包裝和宣傳活動中大量使用，卻往往疏于將該字號及時申請注冊為商標(biāo)。

案件要點：

很多企業(yè)會將字號作為企業(yè)經(jīng)營的核心品牌，在商品包裝和宣傳活動中大量使用，卻往往疏于將該字號及時申請注冊為商標(biāo)。這類企業(yè)在遭遇商標(biāo)搶注時，可以就該字號主張享有在先商號權(quán)，同時主張其字號已經(jīng)構(gòu)成在先使用具有一定影響的商標(biāo)，適用原《商標(biāo)法》第三十一條、現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條對申請商標(biāo)提起異議，以維護(hù)自己的合法權(quán)益。 ? 具體案情：

2011年2月18日，株洲宏利德清潔有限公司向國家商標(biāo)局申請注冊第9131022號“宏利德”商標(biāo)（以下簡稱“系爭商標(biāo)”），指定使用在第37類的建筑結(jié)構(gòu)監(jiān)督,清潔建筑物(內(nèi)部)等服務(wù)項目上。深圳市宏利德清潔有限公司先后對系爭商標(biāo)提出異議和異議復(fù)審，商評委最后認(rèn)定系爭商標(biāo)違反了原《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項、第三十一條、第四十一條第一款的規(guī)定，系爭商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。株洲宏利德清潔有限公司不服，在法定期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

北京第一中級人民法院認(rèn)為：

（一）本案中，深圳市宏利德清潔有限公司作為第三人在商標(biāo)異議復(fù)審階段提交了所獲得的榮譽等使用證據(jù)。上述證據(jù)可以證明在系爭商標(biāo)申請日之前，已將“宏利德”作為商號使用在清潔行業(yè)中，并具有一定得知名度。系爭商標(biāo)的注冊申請，容易使消費者將深圳市宏利德清潔有限公司相聯(lián)系，進(jìn)而損害了其商號權(quán)。因此，商標(biāo)評審委員會認(rèn)為本案構(gòu)成原《商標(biāo)法》第三十一條“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的認(rèn)定并無不當(dāng)，予以支持。

（二）深圳市宏利德清潔有限公司遞交的證據(jù)可以證明，在系爭商標(biāo)申請注冊之前，深圳市宏利德清潔有限公司已經(jīng)在清掃街道等相同或類似服務(wù)上在先將“宏利德”作為商標(biāo)使用。株洲宏利德清潔有限公司與深圳市宏利德清潔有限公司同處一行業(yè)，理應(yīng)知曉，且系爭商標(biāo)“宏利德”與深圳市宏利德清潔有限公司在先使用的“宏利德”商標(biāo)完全相同。據(jù)此，系爭商標(biāo)的申請注冊違反原《商標(biāo)法》第三十一條“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)定。商標(biāo)評審委員會對此認(rèn)定并無不當(dāng)，予以支持。

因此，北京市第一中級人民法院最后判決，原告“株洲宏利德清潔有限公司”的訴訟請求予以駁回。

律師簡評：

如本案深圳市宏利德清潔有限公司一樣，很多企業(yè)會將字號作為企業(yè)經(jīng)營的核心品牌，在商品包裝和宣傳活動中大量使用，卻往往疏于將該字號及時申請注冊商標(biāo)。這類企業(yè)在遭遇商標(biāo)搶注時，同樣可以依據(jù)《商標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行維權(quán)。權(quán)利人可以就該字號主張享有在先商號權(quán)，同時主張其字號已經(jīng)構(gòu)成在先使用具有一定影響的商標(biāo)，適用原《商標(biāo)法》第三十一條、現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條對申請商標(biāo)提起異議。

本案的焦點就在于系爭商標(biāo)是否侵犯了深圳市宏利德清潔有限公司的在先商號權(quán)及在先商標(biāo)權(quán)，所涉及的法律條文就是原《商標(biāo)法》第三十一條，現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條。由于該條內(nèi)容沒有變化，僅僅是調(diào)整了法條序號，因此下文以現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條為依據(jù)，探討該條款的理解和適用。

《商標(biāo)法》（2014）第三十二條是關(guān)于保護(hù)在先權(quán)利和禁止惡意搶注的規(guī)定。該條款前半段規(guī)定：“申請商標(biāo)不得損害他人在先權(quán)利……”。申請注冊的商標(biāo)不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突，不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，這是保護(hù)在先權(quán)利原則在商標(biāo)注冊程序中的體現(xiàn)。結(jié)合本案認(rèn)定申請注冊商標(biāo)損害他人商號權(quán)應(yīng)考慮以下要件：第一，商標(biāo)所含文字與他人商號完全相同。此處所謂“商標(biāo)所含文字”系指商標(biāo)具有顯著性的文字。第二，商號所含文字具有較強的獨創(chuàng)性。漢語或英文中具有固定用法的搭配不具有獨創(chuàng)性，例如“長城”、“聯(lián)想”等。臆造字、詞則有較強的獨創(chuàng)性，例如“宏碁”、“諾基亞”、“SONY”、“尼康”、“海爾”等等。商號所含文字如非為獨創(chuàng)性較強的詞，普通消費者不容易將該詞與具體的主體建立固定的聯(lián)系，即使商標(biāo)文字與該商號相同，消費者也不會對商標(biāo)與該主體的關(guān)系發(fā)生混淆。第三，在先商號權(quán)人為知名企業(yè)，其商號已為消費者所熟知。第四，商標(biāo)使用的商品與在先商號權(quán)人的主要產(chǎn)品相同或類似。商標(biāo)專用權(quán)要受核定使用的商品限制，企業(yè)名稱的登記也有行業(yè)的限制，不宜將商號權(quán)的保護(hù)擴大到該廠商主要經(jīng)營的產(chǎn)品范圍之外。

在本案中，系爭商標(biāo)“宏利德”與深圳市宏利德清潔有限公司的商號完全相同，并且“宏利德”商標(biāo)并非是漢語中的固定詞匯，具有很強的顯著性。深圳市宏利德清潔有限公司已經(jīng)在其行業(yè)具有一定知名度，遞交的證據(jù)也可以證明其商號具有較高的知名度。系爭商標(biāo)指定的服務(wù)項目與深圳市宏利德清潔有限公司所從事的服務(wù)具有一致性，因此，法院最終認(rèn)定系爭商標(biāo)侵害了深圳市宏利德清潔有限公司在先使用的商號權(quán)。

《商標(biāo)法》第三十二條后半段規(guī)定：“……不得以不正當(dāng)?shù)氖侄螕屜茸运艘呀?jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”該條款是對未注冊商標(biāo)的保護(hù)，其適用應(yīng)考慮以下幾個問題：

首先，系爭商標(biāo)的申請注冊應(yīng)當(dāng)是以不正當(dāng)手段進(jìn)行的搶注。所謂不正當(dāng)手段，主要是指以違反誠實信用原則的方式申請注冊商標(biāo)，也即申請人具有企圖竊取他人勞動成果(他人創(chuàng)意的智力勞動，以及通過使用投入的宣傳、商業(yè)信譽)的主觀惡意。但是，惡意作為一種心理活動，除非行為人自己承認(rèn)，很難直接予以證明，通常需要依據(jù)客觀證據(jù)進(jìn)行推理。一般而言，如果客觀證據(jù)能夠證明以下兩點，則可以認(rèn)定申請人采用了不正當(dāng)?shù)氖侄危?1、申請人知曉或者理應(yīng)知曉他人在先使用的商標(biāo)。例如，申請人與權(quán)利人存在經(jīng)銷關(guān)系或者其他經(jīng)濟關(guān)系；雙方為同一地區(qū)的同行業(yè)企業(yè)，且權(quán)利人使用系爭商標(biāo)已在當(dāng)?shù)鼐哂杏绊懀鹊取?2、系爭商標(biāo)是對他人在先使用商標(biāo)的抄襲、摹仿。例如，他人在先使用商標(biāo)具有較為獨特的創(chuàng)意，而系爭商標(biāo)與該商標(biāo)在構(gòu)成要素或視覺效果上都極為近似，則可認(rèn)定申請人抄襲了他人的在先使用商標(biāo)。

其次，系爭商標(biāo)指定使用的商品應(yīng)該與在先使用商標(biāo)實際使用商品是相同或類似商品。如果將對未注冊商標(biāo)的保護(hù)范圍擴大到非類似商品上，則該商標(biāo)就會享受到與馳名商標(biāo)同等的保護(hù)，這顯然是不妥當(dāng)?shù)?。若商?biāo)確已馳名，則應(yīng)徑行援用《商標(biāo)法》第十三條保護(hù)馳名商標(biāo)的條款，自然無第三十二條之適用余地。如果系爭商標(biāo)指定使用的商品與他人在先使用商標(biāo)實際使用的商品不相同且不類似，則系爭商標(biāo)的注冊與使用不會對他人在先使用商標(biāo)的使用造成損害。此情形下，不宜援用第三十二條否定系爭商標(biāo)的注冊。

另外，在先使用商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有一定影響。所謂一定影響，是指該商標(biāo)已在一定地域被一定的人群所知曉。如何認(rèn)定在先使用商標(biāo)具有一定的影響？考慮到商標(biāo)保護(hù)的地域性，以及我國《商標(biāo)法》的基本原則，應(yīng)當(dāng)將在先使用的范圍限定于我國。如其不能提供在我國的在先使用證據(jù)，則很難通過第三十二條獲得保護(hù)。同時，他人商標(biāo)如僅僅是使用在先，而不具有一定的影響，則同樣難以適用第三十二條。當(dāng)事人可從以下方面著手準(zhǔn)備其商標(biāo)具有一定影響的證據(jù)：A、在先使用商標(biāo)持續(xù)使用的時間；B、知曉該商標(biāo)的相關(guān)消費者所處地域范圍的大小；C、同行業(yè)者的認(rèn)知程度；D、在先使用人對該商標(biāo)的宣傳力度等。商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會或者人民法院在案件審理過程中會參照馳名商標(biāo)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，同時根據(jù)案件的具體情況進(jìn)行綜合考慮，決定是否適用第三十二條。

對于本案而言，深圳市宏利德清潔有限公司遞交的證據(jù)可以證明，在系爭商標(biāo)申請日之前，其已將“宏利德”作為商號從事經(jīng)營活動，并且在清潔行業(yè)已經(jīng)具有一定知名度。系爭商標(biāo)損害了深圳市宏利德清潔有限公司的商號權(quán)。另外，深圳市宏利德清潔有限公司在復(fù)審程序中遞交了投標(biāo)文件、服務(wù)合同，以及其在清潔行業(yè)中使用“宏利德”作為商標(biāo)的使用證據(jù)，株洲宏利德清潔有限公司與深圳市宏利德清潔有限公司同處一行業(yè)，理應(yīng)知曉，且系爭商標(biāo)與深圳市宏利德清潔有限公司在先使用的“宏利德”商標(biāo)完全相同，違反了《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定，法院最終認(rèn)定系爭商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。

作者：鄭立霞律師 ?超凡知識產(chǎn)權(quán) 編輯：IPRdaily ?趙珍

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