國內(nèi)優(yōu)先權(quán)使用的七種情況

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李強(qiáng) 張燦銘楊澤奇廈門多諾知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公

原標(biāo)題：國內(nèi)優(yōu)先權(quán)使用的七種情況

關(guān)鍵詞：國內(nèi)優(yōu)先權(quán)

依據(jù)《專利法》及《專利法實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán),這稱之為國際優(yōu)先權(quán)?；蛘?，申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)，這也稱之為國內(nèi)優(yōu)先權(quán)。

但是目前很多企業(yè)甚至一些專業(yè)的專利代理機(jī)構(gòu)，對于優(yōu)先權(quán)的認(rèn)知程度還不夠，對于如何恰當(dāng)?shù)氖褂脙?yōu)先權(quán)制度還不夠清楚。而實際上，申請人如果對優(yōu)先權(quán)的制度認(rèn)識清楚，操作得當(dāng)，將對自身專利的申請、布局以及戰(zhàn)略制定帶來靈活的操作空間。本文結(jié)合筆者多年的工作實踐，以實際案例闡述說明了專利國內(nèi)優(yōu)先權(quán)使用的七種情況。

Case1:為了節(jié)約成本，將符合單一性的多個案件合并到一個案件

在符合單一性要求的條件下，申請人可以通過要求本國優(yōu)先權(quán)，將若干在先申請合并到一份在后申請中，從而減少以后需要繳納的專利規(guī)費，達(dá)到節(jié)約開支的目的。

例如，申請人在同一個發(fā)明構(gòu)思下，先后申請了三個案子A,B和C分別保護(hù)的是某某產(chǎn)品的配方、制備方法及其使用方法。如果這三個案件后期陸續(xù)提實質(zhì)審查，則需要繳納三份實質(zhì)審查費。且如果后續(xù)A,B,C陸續(xù)被授權(quán)時，則每年還需要繳納三個案件的年費。

出現(xiàn)上述情況時，為了達(dá)到節(jié)約成本的考慮，申請人可以在A，B和C申請的一年內(nèi)，以與A,B和C相同主題提出一個案件D，分別向A,B和C提出國內(nèi)優(yōu)先權(quán)請求。則按照優(yōu)先權(quán)的制度，則A,B和C會被視為撤回，只保留一件申請D,后續(xù)的審查和授權(quán)只需要維護(hù)一個案件的費用即可。

Case2:發(fā)明專利和實用新型專利類型的轉(zhuǎn)換

按照專利實施細(xì)則第三十二條的規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明專利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發(fā)明專利申請。因此，可以通過優(yōu)先權(quán)制度對在先申請的類型進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

例如，申請人在先申請案件A保護(hù)的是一種方法，但由于遞交失誤，導(dǎo)致申請的類型是新型專利。按照新型專利的保護(hù)客體，案件A肯定是被駁回。此時，申請人可以在A申請后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請B，類型是發(fā)明專利，要求在先申請A的優(yōu)先權(quán)，從而避免案件A被駁回的風(fēng)險。

再如，申請人在先申請案件A保護(hù)的是一種設(shè)備，申請的類型是發(fā)明專利。但是經(jīng)過后期深入檢索，發(fā)現(xiàn)該設(shè)備很多技術(shù)特征已經(jīng)被人公開，但是還是具備新穎性。此時，申請人可以在A申請后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請B，類型是實用新型，要求在先申請A的優(yōu)先權(quán)，從而避免案件A被駁回的風(fēng)險。

或者，反之，申請人在先申請案件A保護(hù)的是一種設(shè)備，申請的類型是實用新型。但是經(jīng)過后期深入檢索，發(fā)現(xiàn)該設(shè)備很多技術(shù)特征都很有創(chuàng)新性，完全滿足發(fā)明專利的要求。此時，申請人可以在A申請后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請B，類型是發(fā)明專利，要求在先申請A的優(yōu)先權(quán)，從而達(dá)到將新型專利轉(zhuǎn)換成發(fā)明專利的目的。

Case3:利用本國優(yōu)先權(quán)制度延長保護(hù)期限

申請人可以在首次申請后，在優(yōu)先權(quán)期限屆滿前，重新提出一個與首次申請完全一致的申請，要求首次申請的優(yōu)先權(quán)，從而起到將其專利權(quán)的保護(hù)期限延長一年的作用。

因為按照專利法的第四十二條規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的期限為十年，均自申請日起計算。而在專利實施細(xì)則第十一條的規(guī)定，除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。因此，專利的保護(hù)期限是從實際申請日計算。

例如，申請人在先申請一個發(fā)明案件A，申請日為2016年4月1日。那么如果該案授權(quán)，則A的保護(hù)期為2016年4月1日到2036年3月31日。如果申請人在2017年3月31日，以與A相同主題提交一個案件B，要求案件A的優(yōu)先權(quán)，則案件B授權(quán)之后，保護(hù)期為2017年3月31日到2037年3月30日，相同的發(fā)明創(chuàng)造保護(hù)期限延長了1年的時間。

Case4:申請人以最低成本挽救視為撤回的專利

申請人想挽救視為撤回的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?，又不想通過高額的恢復(fù)費挽救，可以通過優(yōu)先權(quán)要求。

比如，申請人之前申請了一個專利A，在初步審查時，發(fā)了補(bǔ)正意見。但是，由于沒有及時對補(bǔ)正進(jìn)行答復(fù)，該案件被視為撤回。如果申請人還想保留該案件，以請求權(quán)利進(jìn)行恢復(fù)的話，按照目前的規(guī)費，需要繳納1000元，而如果在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，則只需要繳納申請費500元（符合減免條件，費用會更少），成本節(jié)約至少一倍。且可以在B文件中同時把之前補(bǔ)正的內(nèi)容改正過來再提交，如不涉及實質(zhì)性內(nèi)容的缺陷的補(bǔ)正，也不會影響優(yōu)先權(quán)的享有。

Case5:申請人對權(quán)利要求進(jìn)行重新布局和調(diào)整

在先申請由于遞交倉促，布局不合理，申請人可以在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，提出新申請要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，并對權(quán)利要求進(jìn)行重新的布局。因為按照審查指南的規(guī)定，在后申請的權(quán)利要求是否符合優(yōu)先權(quán)，即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。因此，原則上，只要在先申請的說明書和權(quán)利要求書有記載的內(nèi)容，都可以在在后申請的權(quán)利要求中進(jìn)行重新的布局。

比如，申請人在先申請一個案件A，涉及一種新材料。在A的權(quán)利要求書中，只保護(hù)了該新材料的組分及其比例，并未將其制備方法也寫入權(quán)利要求中，但是在說明書中有詳細(xì)的記載。在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，申請人發(fā)現(xiàn)該新材料的制備方法也是需要保護(hù)的。此時，可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請B中，將制備方法也寫入權(quán)利要求書中，就可以達(dá)到將制備方法也進(jìn)行保護(hù)的目的。

再如，申請人在先申請一個案件A，由于時間倉促，在寫?yīng)殭?quán)時，技術(shù)方案中包括了很多非必要技術(shù)特征，使得保護(hù)范圍很小。此時，可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請B中，可以對獨權(quán)中的非必要技術(shù)特征進(jìn)行刪減，以增加保護(hù)范圍。

Case6:申請人對文件進(jìn)行修改和調(diào)整

如果在先申請中，技術(shù)方案記載的很詳細(xì)清楚，但是撰寫上有很多形式問題，比如語言邏輯性錯誤，技術(shù)術(shù)語不統(tǒng)一，實施例布局不合理等等問題，也可以通過優(yōu)先權(quán)進(jìn)行調(diào)整和修改。

比如，申請人在先申請一個案件A時，涉及的技術(shù)術(shù)語還沒有統(tǒng)一，有多種稱呼，申請人不得不在文件中都提及并做了說明。在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，該技術(shù)術(shù)語被行業(yè)統(tǒng)一，只保留了一種稱呼。為了更清楚對專利內(nèi)容進(jìn)行說明，申請人可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請B中，所有的技術(shù)術(shù)語都調(diào)整統(tǒng)一的稱呼。

再如，申請人在先申請一個案件A時，發(fā)現(xiàn)說明書中的多個實施例布局不合理，時序或者步驟之間有點混亂。申請人可以在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請B中，對實施例進(jìn)行調(diào)整，以便更好得支持權(quán)利要求書的技術(shù)方案。

Case7:申請人想對在先申請的專利進(jìn)行補(bǔ)充附圖或者實驗數(shù)據(jù)

申請人在先申請時，由于倉促，申請文件中缺少遺漏了一些附圖或者實驗數(shù)據(jù)。為了避免后續(xù)審查時發(fā)出公開不充分的問題，在后提出一個新的案件，要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，并將附圖或者實驗數(shù)據(jù)補(bǔ)充到在后申請中。這種處理方式被很多人采用，這也是很多人認(rèn)為的優(yōu)先權(quán)就是所謂“搶時間”、“占時間”的真正意義。

但實際上，這種處理方式能不能享受優(yōu)先權(quán)目前在業(yè)界還是存在一定的爭議。比如，申請人在先申請一個案件A，涉及一種化學(xué)高分子材料，但是由于該材料在申請時，缺乏實驗條件，或者實驗周期較長，當(dāng)時還沒有得到實驗數(shù)據(jù)，就提出了申請。然后，在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，實驗數(shù)據(jù)做出來了，此時，申請人以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請B中，將實驗數(shù)據(jù)補(bǔ)充到了說明書中。

一部分學(xué)者認(rèn)為，申請B與A的主題相同，而且B權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案在A中也都有詳細(xì)的記載，按照專利法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，B毫無疑問理應(yīng)獲得A的優(yōu)先權(quán)。

而另一部分學(xué)者認(rèn)為，雖然申請B的權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案在A中有詳細(xì)的記載，但是案件A缺乏實驗數(shù)據(jù)，證明案件A實際上是一件還沒有完全完成的發(fā)明，存在明顯公開不充分的缺陷，缺乏技術(shù)效果。按照審查指南的說明，相同主題定義為“技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案、預(yù)期效果相同”。但是A明顯缺乏技術(shù)效果的記載和描述，而B是有明確的實驗數(shù)據(jù)的，因此A和B的技術(shù)效果不能認(rèn)定相同，那么A和B的主題也就不同，因此B不應(yīng)獲得A的優(yōu)先權(quán)。

而且，在實際的案件實踐中，這兩種情況均出現(xiàn)過，也引起了不少的爭議。在此，筆者其實更傾向于支持后者，即補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)或者附圖要求優(yōu)先權(quán)是不應(yīng)該的，至少是不合理的。國內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度是從外國優(yōu)先權(quán)延伸的，而外國優(yōu)先權(quán)制度目的不是在于讓在后申請補(bǔ)充內(nèi)容，目的是在協(xié)約國之間享有一個時間差，這個時間差用于準(zhǔn)備各個國家的翻譯、流程文件等處理。同理國內(nèi)優(yōu)先權(quán)也應(yīng)該把享有的權(quán)利重點放在時間上，而不是技術(shù)上。國內(nèi)優(yōu)先權(quán)拿一個尚未完全驗證的在先技術(shù)方案去占據(jù)申請時間，對于那些經(jīng)過努力完善技術(shù)方案的其他在后申請的人實際上是不公平的。

但是，在案件實踐中，確實出現(xiàn)過補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)或者附圖要求優(yōu)先權(quán)成功的，而且筆者本人在實際案件中也成功操作過。

所以，對于這種情況，筆者持謹(jǐn)慎的態(tài)度。所幸，專利審查指南最新修訂的內(nèi)容中，對補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)給了說明，規(guī)定了“對于申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。此舉，也是認(rèn)可了在案件審查過程中，可以對文件進(jìn)行修改，補(bǔ)充符合要求的實驗數(shù)據(jù)，這也給了除優(yōu)先權(quán)制度之外另一個補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的途徑。

上述給出的七種可以采用優(yōu)先權(quán)制度的情況和案例，希望對于那些深入研究并打算采用優(yōu)先權(quán)制度的專業(yè)人員以參考，其中或有理解不當(dāng)之處，還請斧正交流。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李強(qiáng) 張燦銘楊澤奇廈門多諾知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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