國內優(yōu)先權使用的七種情況

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李強張燦銘楊澤奇廈門多諾知識產權事務有限公

原標題：國內優(yōu)先權使用的七種情況

關鍵詞：國內優(yōu)先權

依據《專利法》及《專利法實施細則》的有關規(guī)定，申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權,這稱之為國際優(yōu)先權?；蛘撸暾埲俗园l(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權，這也稱之為國內優(yōu)先權。

但是目前很多企業(yè)甚至一些專業(yè)的專利代理機構，對于優(yōu)先權的認知程度還不夠，對于如何恰當的使用優(yōu)先權制度還不夠清楚。而實際上，申請人如果對優(yōu)先權的制度認識清楚，操作得當，將對自身專利的申請、布局以及戰(zhàn)略制定帶來靈活的操作空間。本文結合筆者多年的工作實踐，以實際案例闡述說明了專利國內優(yōu)先權使用的七種情況。

Case1:為了節(jié)約成本，將符合單一性的多個案件合并到一個案件

在符合單一性要求的條件下，申請人可以通過要求本國優(yōu)先權，將若干在先申請合并到一份在后申請中，從而減少以后需要繳納的專利規(guī)費，達到節(jié)約開支的目的。

例如，申請人在同一個發(fā)明構思下，先后申請了三個案子A,B和C分別保護的是某某產品的配方、制備方法及其使用方法。如果這三個案件后期陸續(xù)提實質審查，則需要繳納三份實質審查費。且如果后續(xù)A,B,C陸續(xù)被授權時，則每年還需要繳納三個案件的年費。

出現(xiàn)上述情況時，為了達到節(jié)約成本的考慮，申請人可以在A，B和C申請的一年內，以與A,B和C相同主題提出一個案件D，分別向A,B和C提出國內優(yōu)先權請求。則按照優(yōu)先權的制度，則A,B和C會被視為撤回，只保留一件申請D,后續(xù)的審查和授權只需要維護一個案件的費用即可。

Case2:發(fā)明專利和實用新型專利類型的轉換

按照專利實施細則第三十二條的規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權，在先申請是發(fā)明專利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發(fā)明專利申請。因此，可以通過優(yōu)先權制度對在先申請的類型進行轉換。

例如，申請人在先申請案件A保護的是一種方法，但由于遞交失誤，導致申請的類型是新型專利。按照新型專利的保護客體，案件A肯定是被駁回。此時，申請人可以在A申請后的一年內，以與A相同主題提出新申請B，類型是發(fā)明專利，要求在先申請A的優(yōu)先權，從而避免案件A被駁回的風險。

再如，申請人在先申請案件A保護的是一種設備，申請的類型是發(fā)明專利。但是經過后期深入檢索，發(fā)現(xiàn)該設備很多技術特征已經被人公開，但是還是具備新穎性。此時，申請人可以在A申請后的一年內，以與A相同主題提出新申請B，類型是實用新型，要求在先申請A的優(yōu)先權，從而避免案件A被駁回的風險。

或者，反之，申請人在先申請案件A保護的是一種設備，申請的類型是實用新型。但是經過后期深入檢索，發(fā)現(xiàn)該設備很多技術特征都很有創(chuàng)新性，完全滿足發(fā)明專利的要求。此時，申請人可以在A申請后的一年內，以與A相同主題提出新申請B，類型是發(fā)明專利，要求在先申請A的優(yōu)先權，從而達到將新型專利轉換成發(fā)明專利的目的。

Case3:利用本國優(yōu)先權制度延長保護期限

申請人可以在首次申請后，在優(yōu)先權期限屆滿前，重新提出一個與首次申請完全一致的申請，要求首次申請的優(yōu)先權，從而起到將其專利權的保護期限延長一年的作用。

因為按照專利法的第四十二條規(guī)定，發(fā)明專利權的期限為二十年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為十年，均自申請日起計算。而在專利實施細則第十一條的規(guī)定，除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日。因此，專利的保護期限是從實際申請日計算。

例如，申請人在先申請一個發(fā)明案件A，申請日為2016年4月1日。那么如果該案授權，則A的保護期為2016年4月1日到2036年3月31日。如果申請人在2017年3月31日，以與A相同主題提交一個案件B，要求案件A的優(yōu)先權，則案件B授權之后，保護期為2017年3月31日到2037年3月30日，相同的發(fā)明創(chuàng)造保護期限延長了1年的時間。

Case4:申請人以最低成本挽救視為撤回的專利

申請人想挽救視為撤回的發(fā)明或實用新型專利申請，又不想通過高額的恢復費挽救，可以通過優(yōu)先權要求。

比如，申請人之前申請了一個專利A，在初步審查時，發(fā)了補正意見。但是，由于沒有及時對補正進行答復，該案件被視為撤回。如果申請人還想保留該案件，以請求權利進行恢復的話，按照目前的規(guī)費，需要繳納1000元，而如果在優(yōu)先權期間內，以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，則只需要繳納申請費500元（符合減免條件，費用會更少），成本節(jié)約至少一倍。且可以在B文件中同時把之前補正的內容改正過來再提交，如不涉及實質性內容的缺陷的補正，也不會影響優(yōu)先權的享有。

Case5:申請人對權利要求進行重新布局和調整

在先申請由于遞交倉促，布局不合理，申請人可以在優(yōu)先權期間內，提出新申請要求在先申請的優(yōu)先權，并對權利要求進行重新的布局。因為按照審查指南的規(guī)定，在后申請的權利要求是否符合優(yōu)先權，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中。因此，原則上，只要在先申請的說明書和權利要求書有記載的內容，都可以在在后申請的權利要求中進行重新的布局。

比如，申請人在先申請一個案件A，涉及一種新材料。在A的權利要求書中，只保護了該新材料的組分及其比例，并未將其制備方法也寫入權利要求中，但是在說明書中有詳細的記載。在優(yōu)先權期間內，申請人發(fā)現(xiàn)該新材料的制備方法也是需要保護的。此時，可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，將制備方法也寫入權利要求書中，就可以達到將制備方法也進行保護的目的。

再如，申請人在先申請一個案件A，由于時間倉促，在寫獨權時，技術方案中包括了很多非必要技術特征，使得保護范圍很小。此時，可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，可以對獨權中的非必要技術特征進行刪減，以增加保護范圍。

Case6:申請人對文件進行修改和調整

如果在先申請中，技術方案記載的很詳細清楚，但是撰寫上有很多形式問題，比如語言邏輯性錯誤，技術術語不統(tǒng)一，實施例布局不合理等等問題，也可以通過優(yōu)先權進行調整和修改。

比如，申請人在先申請一個案件A時，涉及的技術術語還沒有統(tǒng)一，有多種稱呼，申請人不得不在文件中都提及并做了說明。在優(yōu)先權期間內，該技術術語被行業(yè)統(tǒng)一，只保留了一種稱呼。為了更清楚對專利內容進行說明，申請人可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，所有的技術術語都調整統(tǒng)一的稱呼。

再如，申請人在先申請一個案件A時，發(fā)現(xiàn)說明書中的多個實施例布局不合理，時序或者步驟之間有點混亂。申請人可以在優(yōu)先權期限內以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，對實施例進行調整，以便更好得支持權利要求書的技術方案。

Case7:申請人想對在先申請的專利進行補充附圖或者實驗數據

申請人在先申請時，由于倉促，申請文件中缺少遺漏了一些附圖或者實驗數據。為了避免后續(xù)審查時發(fā)出公開不充分的問題，在后提出一個新的案件，要求在先申請的優(yōu)先權，并將附圖或者實驗數據補充到在后申請中。這種處理方式被很多人采用，這也是很多人認為的優(yōu)先權就是所謂“搶時間”、“占時間”的真正意義。

但實際上，這種處理方式能不能享受優(yōu)先權目前在業(yè)界還是存在一定的爭議。比如，申請人在先申請一個案件A，涉及一種化學高分子材料，但是由于該材料在申請時，缺乏實驗條件，或者實驗周期較長，當時還沒有得到實驗數據，就提出了申請。然后，在優(yōu)先權期間內，實驗數據做出來了，此時，申請人以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權，在新申請B中，將實驗數據補充到了說明書中。

一部分學者認為，申請B與A的主題相同，而且B權利要求保護的技術方案在A中也都有詳細的記載，按照專利法規(guī)的相關規(guī)定，B毫無疑問理應獲得A的優(yōu)先權。

而另一部分學者認為，雖然申請B的權利要求保護的技術方案在A中有詳細的記載，但是案件A缺乏實驗數據，證明案件A實際上是一件還沒有完全完成的發(fā)明，存在明顯公開不充分的缺陷，缺乏技術效果。按照審查指南的說明，相同主題定義為“技術領域、所解決的技術問題、技術方案、預期效果相同”。但是A明顯缺乏技術效果的記載和描述，而B是有明確的實驗數據的，因此A和B的技術效果不能認定相同，那么A和B的主題也就不同，因此B不應獲得A的優(yōu)先權。

而且，在實際的案件實踐中，這兩種情況均出現(xiàn)過，也引起了不少的爭議。在此，筆者其實更傾向于支持后者，即補充實驗數據或者附圖要求優(yōu)先權是不應該的，至少是不合理的。國內優(yōu)先權制度是從外國優(yōu)先權延伸的，而外國優(yōu)先權制度目的不是在于讓在后申請補充內容，目的是在協(xié)約國之間享有一個時間差，這個時間差用于準備各個國家的翻譯、流程文件等處理。同理國內優(yōu)先權也應該把享有的權利重點放在時間上，而不是技術上。國內優(yōu)先權拿一個尚未完全驗證的在先技術方案去占據申請時間，對于那些經過努力完善技術方案的其他在后申請的人實際上是不公平的。

但是，在案件實踐中，確實出現(xiàn)過補充實驗數據或者附圖要求優(yōu)先權成功的，而且筆者本人在實際案件中也成功操作過。

所以，對于這種情況，筆者持謹慎的態(tài)度。所幸，專利審查指南最新修訂的內容中，對補充實驗數據給了說明，規(guī)定了“對于申請日之后補交的實驗數據，審查員應當予以審查。補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。此舉，也是認可了在案件審查過程中，可以對文件進行修改，補充符合要求的實驗數據，這也給了除優(yōu)先權制度之外另一個補充實驗數據的途徑。

上述給出的七種可以采用優(yōu)先權制度的情況和案例，希望對于那些深入研究并打算采用優(yōu)先權制度的專業(yè)人員以參考，其中或有理解不當之處，還請斧正交流。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李強張燦銘楊澤奇廈門多諾知識產權事務有限公司

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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