保密審查的法條在審查及無效中的落實(shí)問題

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記者：李丙林 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：保密審查的法條在審查及無效中的落實(shí)問題

專利法第20條規(guī)定：“任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。”“對(duì)違反本條第一款規(guī)定向外國(guó)申請(qǐng)專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國(guó)申請(qǐng)專利的，不授予專利權(quán)。”

這里面就涉及保密審查的法條在審查及無效中的落實(shí)問題。在專利法、專利法實(shí)施細(xì)則和專利審查指南中，有一些與專利法第20條保密審查相關(guān)的規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，在審查階段，初審和實(shí)審審查員都會(huì)對(duì)該法條進(jìn)行審查；在無效階段該法條也是一個(gè)無效的理由，所以法條的落實(shí)看起來不應(yīng)該存在問題。但如果仔細(xì)推敲，可能還是存在一些探討的空間。

目前包括中國(guó)在內(nèi)的有保密審查要求的國(guó)家，例如美國(guó)、澳大利亞、加拿大、智利、捷克、丹麥、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、印度、印尼、以色列、意大利、墨西哥、荷蘭、新加坡等等，大都是一件一件地審查（簡(jiǎn)稱個(gè)案審查），不同案件之間并不相互關(guān)聯(lián)（知識(shí)有限，也許有不同的）；個(gè)人臆斷，可以考慮進(jìn)行批量審查或按照項(xiàng)目進(jìn)行保密審查。后者效率會(huì)高，可以節(jié)約資源，減輕申請(qǐng)人及審查的負(fù)擔(dān)。下面先討論一下個(gè)案審查，也就是現(xiàn)有制度的情況，然后再探討一下批量審查或項(xiàng)目審查。

先看初審或?qū)嵸|(zhì)審查過程中的情況。

雖然專利法實(shí)施細(xì)則第44條和第53條都規(guī)定了初審和實(shí)審中要審查第20條第1款（就是保密審查），但是如果申請(qǐng)人違反了第20條第1款的法律規(guī)定，即沒有先經(jīng)過保密審查就去外國(guó)申請(qǐng)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，審查員不一定能審查出一件中國(guó)申請(qǐng)A存在一個(gè)對(duì)應(yīng)的外國(guó)申請(qǐng)B，進(jìn)而判定是否符合專利法第20條第1款的規(guī)定。這并不總是審查員的問題。

審查過程中的第一種情況，如果申請(qǐng)人選擇在提交中國(guó)專利申請(qǐng)A時(shí)同時(shí)提交了保密審查的請(qǐng)求，并且專利局下發(fā)了“向外國(guó)申請(qǐng)專利審查意見通知書”，這些文件在歷史文檔中是可以查到的，外國(guó)申請(qǐng)B一般可以通過檢索找到。如果外國(guó)申請(qǐng)的申請(qǐng)日晚于專利局下發(fā)的“向外國(guó)申請(qǐng)專利審查意見通知書”的發(fā)文日，就可以在程序上確定申請(qǐng)人通過了保密審查，進(jìn)而可以斷定，該在中國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造符合專利法第20條的規(guī)定。出于簡(jiǎn)化這里用“發(fā)明創(chuàng)造”代替“發(fā)明或者實(shí)用新型”，實(shí)際上不嚴(yán)謹(jǐn)。

審查過程中的第二種情況，如果申請(qǐng)人從未向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申明其有向外國(guó)申請(qǐng)專利的要求或者行為，即斬而不奏，審查和確定就困難了。由于初審審查員一般不檢索，沒有保密審查的請(qǐng)求，審查員無從知道其面前的這件申請(qǐng)A存在一個(gè)對(duì)應(yīng)的外國(guó)申請(qǐng)B。實(shí)審審查員雖然檢索，如果中外兩件申請(qǐng)內(nèi)容完全一致，理論上可以檢索出來，實(shí)際上由于公開時(shí)間差、技術(shù)用語(yǔ)變化、語(yǔ)種不同、申請(qǐng)人中外文不同或不同申請(qǐng)人等原因，順利檢出也很困難。中國(guó)的發(fā)明每年超過一百萬件，讓審查員在沒有任何信息的情況下大海撈針是不現(xiàn)實(shí)的；如果中外A、B兩件申請(qǐng)內(nèi)容不完全一致，審查員即使找到B（找到本身就很難），至多也就是請(qǐng)申請(qǐng)人說明一下情況，如果申請(qǐng)人給出一個(gè)似是而非的理由，目前的情況下實(shí)審審查員如果不推斷似乎難以認(rèn)定其發(fā)明創(chuàng)造就是在中國(guó)完成的。要知道，如果沒有保密審查的請(qǐng)求，初審或?qū)崒弻彶閱T都根本無從知道面前的中國(guó)申請(qǐng)A是否涉及專利法第20條第1款，要求審查員從古今中外上億件專利文件中找出對(duì)應(yīng)的那個(gè)外國(guó)申請(qǐng)B，檢索的時(shí)間會(huì)增加很多，加之還要再審新創(chuàng)性等，進(jìn)而嚴(yán)格落實(shí)專利法第20條第1款的審查，難度很高，行政資源付出也會(huì)很多。非不為也，是不能也。如果我是審查員，最簡(jiǎn)單的辦法就是有保密審查的請(qǐng)求就審，沒有就不審。由于畢竟沒有審嚴(yán)，如果出現(xiàn)漏網(wǎng)之魚專利局就會(huì)陷入被指責(zé)的窘境。

個(gè)人建議，為了簡(jiǎn)化程序并節(jié)約審查行政資源，可以考慮在今后的審查指南修改中明確“對(duì)于沒有聲明或證據(jù)表明完成地在中國(guó)之外的中國(guó)專利申請(qǐng)，審查員在進(jìn)行保密審查時(shí)，如果申請(qǐng)人提交了保密審查的請(qǐng)求就進(jìn)行審查，如果沒有就不進(jìn)行審查。對(duì)于因申請(qǐng)人未提交保密審查的請(qǐng)求可能出現(xiàn)的問題，留待后續(xù)無效程序中去解決?！?br/>

對(duì)于專利法實(shí)施細(xì)則第8條中規(guī)定的在直接向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)，提交請(qǐng)求并詳細(xì)說明技術(shù)方案的情況，也存在一個(gè)問題。由于請(qǐng)求人是先提交保密審查的請(qǐng)求并提供技術(shù)方案的詳細(xì)說明C，后去外國(guó)提交專利申請(qǐng)B，然后再提交中國(guó)專利申請(qǐng)A，由于在外國(guó)申請(qǐng)B中不一定會(huì)提及C（基本不會(huì)），如果在提交A時(shí)申請(qǐng)人沒有主動(dòng)聲明存在與A高度相關(guān)的B和C（A并不必然要求B的優(yōu)先權(quán)），審查員無法將A與B和C 關(guān)聯(lián)起來。雖然申請(qǐng)人實(shí)際上已經(jīng)遵守了專利法第20條的規(guī)定，但是由于信息不通暢，有可能在無效程序中還是有人會(huì)質(zhì)疑A違反了專利法第20條，那時(shí)專利權(quán)人（原來的申請(qǐng)人）還需要提交證據(jù)進(jìn)行證明，造成社會(huì)資源和行政資源的浪費(fèi)。為避免這種情況，可以考慮作出程序性的規(guī)定：申請(qǐng)人在提交中國(guó)或外國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)，如果有，應(yīng)主動(dòng)向相關(guān)的政府部門提供曾經(jīng)提交過保密審查的請(qǐng)求并獲得許可的信息和資料，相關(guān)文件存入檔案。

再看無效程序中的問題。

無效程序中請(qǐng)求人一般由于利益驅(qū)動(dòng)，愿意花費(fèi)更多的時(shí)間、精力或金錢，去尋找專利權(quán)人違反專利法包括違反第20條的各種證據(jù)。

前面提到，基于同一發(fā)明創(chuàng)造可能存在三個(gè)文件C、B、A或者更多，由于存在申請(qǐng)人斬而不奏未經(jīng)保密審查而直接去外國(guó)申請(qǐng)?jiān)龠M(jìn)中國(guó)的情況，所以C并不總是存在的。但A和B是必須都存在的，否則一定沒有違反專利法第20條。如果其中的兩個(gè)文件B和A的內(nèi)容一致性非常高，例如文字及附圖都基本完全相同，并且如果A和B申請(qǐng)的申請(qǐng)人和發(fā)明人都是相同的中國(guó)人，在沒有保密審查請(qǐng)求的情況下，就可以認(rèn)定基于該在中國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造違反了專利法第20條的規(guī)定。如果其中的兩個(gè)文件B和A的內(nèi)容一致性不是很高，并且A和B申請(qǐng)的申請(qǐng)人和發(fā)明人不相同，情況相對(duì)復(fù)雜許多。第一，無論A和B申請(qǐng)的申請(qǐng)人和發(fā)明人相同還是不相同，都難以斷定兩者是不是基于同一在中國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造（確定發(fā)明創(chuàng)造的完成地另文討論）。第二，需要制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來判別中外兩個(gè)不完全相同的發(fā)明創(chuàng)造是否基于同一在中國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造。這兩件事都涉及相關(guān)法條的解釋，在此情況下落實(shí)專利法第20條也很難。

在無效程序中，無效請(qǐng)求人當(dāng)然有權(quán)也需要收集、提供相關(guān)的證據(jù)并提出自己有關(guān)涉案專利是否違反專利法第20條的主張，但為簡(jiǎn)化程序，如果無效理由涉及專利法第20條，也可以考慮要求專利權(quán)人就發(fā)明創(chuàng)造的完成地、是否提交了保密審查請(qǐng)求（歷史文檔中已有則無需重復(fù)提供）和兩個(gè)以上相關(guān)申請(qǐng)的申請(qǐng)順序等提供信息并就其真實(shí)性做出承諾，如果專利權(quán)人不配合或者雙方就同一事實(shí)的主張不一致，在有證據(jù)表明專利權(quán)人所做陳述真實(shí)性有嚴(yán)重瑕疵或者專利權(quán)人沒有證據(jù)和充分的理由對(duì)抗無效請(qǐng)求人的證據(jù)和主張的情況下，則專利權(quán)人應(yīng)承擔(dān)不利后果。這樣，涉及保密審查的專利法20條在無效程序中也能以相對(duì)較低的社會(huì)成本和行政成本得到落實(shí)。

以上是對(duì)現(xiàn)行的個(gè)案審查的討論。

顯然，案件一個(gè)一個(gè)地審查效率低，專利法第20條在初審和實(shí)審中嚴(yán)格落實(shí)的難度大、成本高。如果考慮批量審查或按照項(xiàng)目進(jìn)行審查（簡(jiǎn)稱批量審查）或許可以有所改變。對(duì)于專利法第20條進(jìn)行批量審查只是一個(gè)想法，目的僅為拋磚引玉。

由于相關(guān)的多個(gè)發(fā)明創(chuàng)造一般都來自于某個(gè)研究課題、項(xiàng)目或者產(chǎn)品，一段時(shí)間內(nèi)可能產(chǎn)生很大量的與成果相關(guān)的專利申請(qǐng)，由于國(guó)內(nèi)外企業(yè)的國(guó)際化程度越來越高，除了跨國(guó)公司外的有些中國(guó)公司也可能希望在遵守保密審查的情況下先在國(guó)外申請(qǐng)專利，然后再進(jìn)中國(guó)。這就會(huì)牽涉到不同國(guó)家、不同城市的不同身份的很多人，例如申請(qǐng)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、N多的發(fā)明人、N多的企業(yè)IPR、N多的國(guó)內(nèi)外專利代理人等等，這么多的人，溝通、協(xié)調(diào)的成本很高。對(duì)于向外申請(qǐng)的三種途徑，中國(guó)申請(qǐng)同時(shí)提保密審查請(qǐng)求和PCT申請(qǐng)由于存在程序的交疊，可以節(jié)約一些資源，可以接受；而直接向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)由于是單獨(dú)的一個(gè)程序，對(duì)于批量的發(fā)明創(chuàng)造，逐個(gè)請(qǐng)求既繁瑣、又容易出錯(cuò)，所以可以考慮批量審查的方式，即將一個(gè)項(xiàng)目相關(guān)的多個(gè)技術(shù)方案的詳細(xì)說明放在一起，提交保密審查的請(qǐng)求，得到批準(zhǔn)后這些技術(shù)方案就可以批量地向外申請(qǐng)了。專利法第20條得以落實(shí)，同時(shí)申請(qǐng)人和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局也都可以節(jié)省很多人力、物力。

由于水平有限，上述觀點(diǎn)和思考難免考慮不周、有失偏頗，甚至錯(cuò)誤，歡迎批評(píng)指正，共同探討。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：李丙林  超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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