保密審查的法條在審查及無效中的落實問題

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記者：李丙林 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標題：保密審查的法條在審查及無效中的落實問題

專利法第20條規(guī)定：“任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應(yīng)當事先報經(jīng)國務(wù)院專利行政部門進行保密審查?！薄皩`反本條第一款規(guī)定向外國申請專利的發(fā)明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權(quán)?！?br/>

這里面就涉及保密審查的法條在審查及無效中的落實問題。在專利法、專利法實施細則和專利審查指南中，有一些與專利法第20條保密審查相關(guān)的規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，在審查階段，初審和實審審查員都會對該法條進行審查；在無效階段該法條也是一個無效的理由，所以法條的落實看起來不應(yīng)該存在問題。但如果仔細推敲，可能還是存在一些探討的空間。

目前包括中國在內(nèi)的有保密審查要求的國家，例如美國、澳大利亞、加拿大、智利、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度、印尼、以色列、意大利、墨西哥、荷蘭、新加坡等等，大都是一件一件地審查（簡稱個案審查），不同案件之間并不相互關(guān)聯(lián)（知識有限，也許有不同的）；個人臆斷，可以考慮進行批量審查或按照項目進行保密審查。后者效率會高，可以節(jié)約資源，減輕申請人及審查的負擔(dān)。下面先討論一下個案審查，也就是現(xiàn)有制度的情況，然后再探討一下批量審查或項目審查。

先看初審或?qū)嵸|(zhì)審查過程中的情況。

雖然專利法實施細則第44條和第53條都規(guī)定了初審和實審中要審查第20條第1款（就是保密審查），但是如果申請人違反了第20條第1款的法律規(guī)定，即沒有先經(jīng)過保密審查就去外國申請的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，審查員不一定能審查出一件中國申請A存在一個對應(yīng)的外國申請B，進而判定是否符合專利法第20條第1款的規(guī)定。這并不總是審查員的問題。

審查過程中的第一種情況，如果申請人選擇在提交中國專利申請A時同時提交了保密審查的請求，并且專利局下發(fā)了“向外國申請專利審查意見通知書”，這些文件在歷史文檔中是可以查到的，外國申請B一般可以通過檢索找到。如果外國申請的申請日晚于專利局下發(fā)的“向外國申請專利審查意見通知書”的發(fā)文日，就可以在程序上確定申請人通過了保密審查，進而可以斷定，該在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造符合專利法第20條的規(guī)定。出于簡化這里用“發(fā)明創(chuàng)造”代替“發(fā)明或者實用新型”，實際上不嚴謹。

審查過程中的第二種情況，如果申請人從未向國家知識產(chǎn)權(quán)局申明其有向外國申請專利的要求或者行為，即斬而不奏，審查和確定就困難了。由于初審審查員一般不檢索，沒有保密審查的請求，審查員無從知道其面前的這件申請A存在一個對應(yīng)的外國申請B。實審審查員雖然檢索，如果中外兩件申請內(nèi)容完全一致，理論上可以檢索出來，實際上由于公開時間差、技術(shù)用語變化、語種不同、申請人中外文不同或不同申請人等原因，順利檢出也很困難。中國的發(fā)明每年超過一百萬件，讓審查員在沒有任何信息的情況下大海撈針是不現(xiàn)實的；如果中外A、B兩件申請內(nèi)容不完全一致，審查員即使找到B（找到本身就很難），至多也就是請申請人說明一下情況，如果申請人給出一個似是而非的理由，目前的情況下實審審查員如果不推斷似乎難以認定其發(fā)明創(chuàng)造就是在中國完成的。要知道，如果沒有保密審查的請求，初審或?qū)崒弻彶閱T都根本無從知道面前的中國申請A是否涉及專利法第20條第1款，要求審查員從古今中外上億件專利文件中找出對應(yīng)的那個外國申請B，檢索的時間會增加很多，加之還要再審新創(chuàng)性等，進而嚴格落實專利法第20條第1款的審查，難度很高，行政資源付出也會很多。非不為也，是不能也。如果我是審查員，最簡單的辦法就是有保密審查的請求就審，沒有就不審。由于畢竟沒有審嚴，如果出現(xiàn)漏網(wǎng)之魚專利局就會陷入被指責(zé)的窘境。

個人建議，為了簡化程序并節(jié)約審查行政資源，可以考慮在今后的審查指南修改中明確“對于沒有聲明或證據(jù)表明完成地在中國之外的中國專利申請，審查員在進行保密審查時，如果申請人提交了保密審查的請求就進行審查，如果沒有就不進行審查。對于因申請人未提交保密審查的請求可能出現(xiàn)的問題，留待后續(xù)無效程序中去解決?！?br/>

對于專利法實施細則第8條中規(guī)定的在直接向外國申請專利或者向有關(guān)國外機構(gòu)提交專利國際申請，提交請求并詳細說明技術(shù)方案的情況，也存在一個問題。由于請求人是先提交保密審查的請求并提供技術(shù)方案的詳細說明C，后去外國提交專利申請B，然后再提交中國專利申請A，由于在外國申請B中不一定會提及C（基本不會），如果在提交A時申請人沒有主動聲明存在與A高度相關(guān)的B和C（A并不必然要求B的優(yōu)先權(quán)），審查員無法將A與B和C 關(guān)聯(lián)起來。雖然申請人實際上已經(jīng)遵守了專利法第20條的規(guī)定，但是由于信息不通暢，有可能在無效程序中還是有人會質(zhì)疑A違反了專利法第20條，那時專利權(quán)人（原來的申請人）還需要提交證據(jù)進行證明，造成社會資源和行政資源的浪費。為避免這種情況，可以考慮作出程序性的規(guī)定：申請人在提交中國或外國專利申請時，如果有，應(yīng)主動向相關(guān)的政府部門提供曾經(jīng)提交過保密審查的請求并獲得許可的信息和資料，相關(guān)文件存入檔案。

再看無效程序中的問題。

無效程序中請求人一般由于利益驅(qū)動，愿意花費更多的時間、精力或金錢，去尋找專利權(quán)人違反專利法包括違反第20條的各種證據(jù)。

前面提到，基于同一發(fā)明創(chuàng)造可能存在三個文件C、B、A或者更多，由于存在申請人斬而不奏未經(jīng)保密審查而直接去外國申請再進中國的情況，所以C并不總是存在的。但A和B是必須都存在的，否則一定沒有違反專利法第20條。如果其中的兩個文件B和A的內(nèi)容一致性非常高，例如文字及附圖都基本完全相同，并且如果A和B申請的申請人和發(fā)明人都是相同的中國人，在沒有保密審查請求的情況下，就可以認定基于該在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造違反了專利法第20條的規(guī)定。如果其中的兩個文件B和A的內(nèi)容一致性不是很高，并且A和B申請的申請人和發(fā)明人不相同，情況相對復(fù)雜許多。第一，無論A和B申請的申請人和發(fā)明人相同還是不相同，都難以斷定兩者是不是基于同一在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造（確定發(fā)明創(chuàng)造的完成地另文討論）。第二，需要制定一個標準來判別中外兩個不完全相同的發(fā)明創(chuàng)造是否基于同一在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造。這兩件事都涉及相關(guān)法條的解釋，在此情況下落實專利法第20條也很難。

在無效程序中，無效請求人當然有權(quán)也需要收集、提供相關(guān)的證據(jù)并提出自己有關(guān)涉案專利是否違反專利法第20條的主張，但為簡化程序，如果無效理由涉及專利法第20條，也可以考慮要求專利權(quán)人就發(fā)明創(chuàng)造的完成地、是否提交了保密審查請求（歷史文檔中已有則無需重復(fù)提供）和兩個以上相關(guān)申請的申請順序等提供信息并就其真實性做出承諾，如果專利權(quán)人不配合或者雙方就同一事實的主張不一致，在有證據(jù)表明專利權(quán)人所做陳述真實性有嚴重瑕疵或者專利權(quán)人沒有證據(jù)和充分的理由對抗無效請求人的證據(jù)和主張的情況下，則專利權(quán)人應(yīng)承擔(dān)不利后果。這樣，涉及保密審查的專利法20條在無效程序中也能以相對較低的社會成本和行政成本得到落實。

以上是對現(xiàn)行的個案審查的討論。

顯然，案件一個一個地審查效率低，專利法第20條在初審和實審中嚴格落實的難度大、成本高。如果考慮批量審查或按照項目進行審查（簡稱批量審查）或許可以有所改變。對于專利法第20條進行批量審查只是一個想法，目的僅為拋磚引玉。

由于相關(guān)的多個發(fā)明創(chuàng)造一般都來自于某個研究課題、項目或者產(chǎn)品，一段時間內(nèi)可能產(chǎn)生很大量的與成果相關(guān)的專利申請，由于國內(nèi)外企業(yè)的國際化程度越來越高，除了跨國公司外的有些中國公司也可能希望在遵守保密審查的情況下先在國外申請專利，然后再進中國。這就會牽涉到不同國家、不同城市的不同身份的很多人，例如申請人、項目負責(zé)人、N多的發(fā)明人、N多的企業(yè)IPR、N多的國內(nèi)外專利代理人等等，這么多的人，溝通、協(xié)調(diào)的成本很高。對于向外申請的三種途徑，中國申請同時提保密審查請求和PCT申請由于存在程序的交疊，可以節(jié)約一些資源，可以接受；而直接向外國申請專利或者向有關(guān)國外機構(gòu)提交專利國際申請由于是單獨的一個程序，對于批量的發(fā)明創(chuàng)造，逐個請求既繁瑣、又容易出錯，所以可以考慮批量審查的方式，即將一個項目相關(guān)的多個技術(shù)方案的詳細說明放在一起，提交保密審查的請求，得到批準后這些技術(shù)方案就可以批量地向外申請了。專利法第20條得以落實，同時申請人和國家知識產(chǎn)權(quán)局也都可以節(jié)省很多人力、物力。

由于水平有限，上述觀點和思考難免考慮不周、有失偏頗，甚至錯誤，歡迎批評指正，共同探討。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：李丙林  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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