「修改超范圍」的審查意見，你怕了嗎?

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原標(biāo)題：【技術(shù)帖】“修改超范圍”的審查意見，你怕了嗎?

在專利代理實踐中，經(jīng)常會收到關(guān)于“修改超范圍”的審查意見。專利法第33條規(guī)定，申請人對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，并明確規(guī)定了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖直接地、毫無疑義確定的內(nèi)容。但是代理人在答復(fù)“修改超范圍”的審查意見以及在撰寫申請文件時，仍然會存在疑問，如何把握修改是否超范圍，以及如何高質(zhì)量撰寫申請文件從而在答復(fù)時避免修改超范圍。

從專利法第33條的立法本意出發(fā)，對申請文件修改是否超范圍應(yīng)當(dāng)是以本領(lǐng)域技術(shù)人員從申請文件中合理確定的“真實意思表示”為出發(fā)點。這種“真實意思表示”可能不是原申請文件中文字表述的唯一字面解釋，而是本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合發(fā)明所應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、具體實施方式及說明書附圖等申請文件的各個組成部分，同時考慮上下文語境關(guān)系，將申請文件作為一個有機整體去理解而確定出的申請文件呈現(xiàn)的合理的技術(shù)信息，可以理解為根據(jù)說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖直接地、毫無疑義確定的內(nèi)容。

在審查意見中，最常出現(xiàn)的修改超范圍的情形主要是：刪除技術(shù)特征、增加技術(shù)特征、改變技術(shù)特征或上位概括導(dǎo)致修改后的技術(shù)方案未在原申請文件中記載或者不能直接地、毫無疑義地確定。

刪除技術(shù)特征

對于刪除技術(shù)特征后的技術(shù)方案是否導(dǎo)致修改超范圍，筆者認(rèn)為可以從以下三點進(jìn)行考慮：本領(lǐng)域技術(shù)人員能直接地、明確地知道：

（1）修改后的技術(shù)方案是否能夠由原始記載直接地、毫無疑義地確定；

（2）修改后的技術(shù)方案能夠解決什么技術(shù)問題以及被刪除的特征對于解決該技術(shù)問題是否是必需的；

（3）被刪除的特征和修改后權(quán)利要求中的其他特征之間是否有依存關(guān)系。

下面結(jié)合一實際復(fù)審案例進(jìn)行說明。

在該復(fù)審案例中，原權(quán)利要求1記載了“一種防止紡織品印染加工差錯及控制縮率的方法，其特征在于，在紡織品被加工前增加一道工藝，即在布端的布邊上印上約30cm的刻度標(biāo)記，印上被加工廠的符號并對紡織品編號，印上的標(biāo)記在染色過程中不褪色”。

答復(fù)審查意見時，為克服創(chuàng)造性問題，申請人將權(quán)利要求1修改為“一種控制縮率的方法，其特征在于，在紡織品被加工前增加一道工藝，即在布端的布邊上印上約30cm的刻度標(biāo)記，并對紡織品編號，印上的標(biāo)記在染色過程中不褪色”。即修改時，刪除了技術(shù)特征“防止紡織品印染加工差錯”、“印上被加工廠的符號”。

對于上述修改，實審過程中被認(rèn)為是修改超范圍，不符合A33 的規(guī)定。但是，通過分析原始記載的申請文件，可以確定權(quán)利要求1能夠解決兩個不同的技術(shù)問題：

（1）防止紡織品印染加工差錯；

（2）控制縮率。

即30cm的刻度標(biāo)記與被加工廠的符號各自解決了不同的技術(shù)問題，沒有依存關(guān)系。

我們可以從下述三點分析

（1）根據(jù)紡織品印刷所屬的技術(shù)領(lǐng)域以及上下文語境，將申請文件作為一個整體去理解，雖然刪除后的技術(shù)方案在原說明書和權(quán)利要求中沒有相對應(yīng)的完全一致的文字記載，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地、毫無疑義地確定：通過方案“在紡織品被加工前增加一道工藝，即在布端的布邊上印上約30cm在染色過程中不褪色的刻度標(biāo)記”能夠解決“控制縮率”的技術(shù)問題，通過方案“在紡織品被加工前增加一道工藝，即在布上印上被加工廠的符號”能夠解決“防止紡織品印染加工差錯”的技術(shù)問題；

（2）修改后的技術(shù)方案能夠解決“控制縮率”的技術(shù)問題，且刪除的技術(shù)特征“防止紡織品印染加工差錯”、“印上被加工廠的符號”對于解決該技術(shù)問題不是必需的；

（3）刪除的技術(shù)特征“防止紡織品印染加工差錯”、“印上被加工廠的符號”與修改后其他技術(shù)特征之間沒有依存關(guān)系。因此，它們在原始技術(shù)方案中是一種形式上的組合而非實質(zhì)上的組合，因此上述修改是不超范圍的。

增加技術(shù)特征

對于增加技術(shù)特征的修改，其對權(quán)利要求作了進(jìn)一步限定，審查員一般不會指修改超范圍。然而，對于增加從權(quán)的部分技術(shù)特征或者具體實施方式部分的一個技術(shù)特征時，應(yīng)當(dāng)確定的是：該特征與從權(quán)的其余技術(shù)特征或者與該實施方式中的其他特征不是相關(guān)的或無法分開地相連地，也可以理解為，該增加是否相當(dāng)于在從權(quán)中或者在實施例當(dāng)中刪除了該部分技術(shù)特征，是否符合上述的刪除技術(shù)特征的修改。

筆者結(jié)合一個案例進(jìn)行說明

原權(quán)利要求包括以下特征“用于引導(dǎo)光束通過傳送到掃描頭的每張鈔票的裝置”和“用于在所述光束通過鈔票后檢測該光束強度的裝置”，修改后，將上述兩個特征刪除，補入與這兩個特征相關(guān)的特征“重疊檢測器裝置（S1，S2），用于引導(dǎo)光束通過傳送到掃描頭的每張鈔票，并用于在所述光束通過鈔票后檢測該光束強度”。即將原先的兩個“裝置”具體化為“重疊檢測器裝置”，其修改來源于實施例中使用了兩個傳感器，可用于檢測鈔票重疊。

然而，實施例中記載的是，使用兩個共同工作的傳感器S1、S2來設(shè)置重疊錯誤標(biāo)記，如果兩個傳感器都檢測到重疊，則設(shè)置重疊錯誤標(biāo)記。如果一個傳感器沒有識別出多層鈔票，則無論另一個傳感器是否識別出多層鈔票，都不指示鈔票重疊。即原申請文件中不存在系統(tǒng)使用單獨一個傳感器工作的暗示，也沒有指示能夠使用任何其他數(shù)量的傳感器，更沒有指示這些傳感器如何共同工作。因此，從這個層面來講，將兩個“裝置”具體化為“重疊檢測器裝置”也是不允許的。

從另一層面，雖然增加的“重疊檢測”在實施例當(dāng)中有記載，但是沒有說明是傳感器，其相當(dāng)于在實施例中省略了特征“通過傳感器感測鈔票的反射特性來進(jìn)行重疊的檢測”以及“采用雙傳感器”的內(nèi)容。而上述特征的省略涉及反應(yīng)發(fā)明核心內(nèi)容的特征，即在檢測紙幣重疊的問題中，雙傳感器是必須的，并非是可選地。因此，即使增加的技術(shù)特征在實施例當(dāng)中有記載，仍有可能會修改超范圍。

改變技術(shù)特征或上位概括

對于改變技術(shù)特征或上位概括后的技術(shù)方案是否造成修改超范圍，最高人民法院關(guān)于審理侵權(quán)專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋第四條第一款規(guī)定，對于權(quán)利要求中以功能或者效果性表述的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式以及等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。

筆者認(rèn)為也可以從上述刪除技術(shù)特征后得出啟示，即如果該技術(shù)特征并非是解決是技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，那么改變?yōu)樵撎卣鞯摹暗韧夹g(shù)特征”，或者是對記載的特定方式進(jìn)行的一種“概括”，應(yīng)該符合專利法第33條的規(guī)定。

如下案例中，分案申請將母案申請中記載的“切掉前端角為45度的棱角的一部分”，概括成“切掉鋒利的棱角的一部分”。復(fù)審意見中指出，鋒利棱角狀的具體角度并非是解決上述技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，或者說，除了申請文件中記載的前端角為45度能夠解決技術(shù)問題，對于42度、43度、46度、47度等而言，都能以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，只是簡單替換，是本領(lǐng)域技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。所以，其上位概括或者技術(shù)特征的改變所帶來的權(quán)利應(yīng)是申請人發(fā)明創(chuàng)造帶來的結(jié)果，不會構(gòu)成修改超范圍。

筆者建議

在審查過程中，審查員往往認(rèn)為修改后的技術(shù)方案在原申請文件中沒有記載過，那么這種修改就導(dǎo)致超范圍。上述幾個案例都在復(fù)審階段給出了不同的答案。然而，為了避免在答審過程中可能出現(xiàn)的修改超范圍的缺陷，筆者認(rèn)為代理人在撰寫申請文件時應(yīng)當(dāng)注意：

第一、拿到交底材料后，需要與發(fā)明人充分溝通，在對技術(shù)方案充分了解的基礎(chǔ)上，合理地對技術(shù)方案進(jìn)行擴充；對于比較簡單的交底材料，可建議發(fā)明人補充盡量全面的技術(shù)資料，避免出現(xiàn)發(fā)明人認(rèn)為交底材料記載了，而實際未記載，導(dǎo)致后續(xù)修改超范圍的情況；

第二、不要遺漏客戶交底材料中的內(nèi)容。對于客戶交底材料中涉及到所有的內(nèi)容（包括附圖）都應(yīng)該記載在申請文件中，除非記載某一特征會與其他特征之間構(gòu)成歧義或者矛盾，否則應(yīng)盡量在專利申請文件記載所有技術(shù)內(nèi)容。如果沒有記載交底材料的內(nèi)容，而對于后續(xù)修改想增加交底材料中記載的特征時，就會因其沒有記載在原申請文件中而導(dǎo)致修改超范圍；

第三、對于交底材料中的技術(shù)方案，盡可能地記載多個不同的實施例，權(quán)利要求中上位概括后的技術(shù)方案，說明書盡量給出多個不同的下位特征；

第四、國內(nèi)專利案件，在發(fā)明內(nèi)容部分盡量記載所有的權(quán)利要求，除非權(quán)利要求的項數(shù)很多或者有多組不同的獨立權(quán)利要求，否則應(yīng)盡量把所有的權(quán)利要求放入發(fā)明內(nèi)容部分。筆者在實際審核中發(fā)現(xiàn)，代理人往往在發(fā)明內(nèi)容部分只記載獨立權(quán)利要求，如果在實施例部分對技術(shù)方案的布局不合理，很有可能導(dǎo)致修改后的技術(shù)方案完全未記載在整個申請文件中的情況，從而導(dǎo)致修改超范圍；

第五、對于具體實施方式的布局，在撰寫上應(yīng)盡量讓技術(shù)方案與技術(shù)方案之間的界限清晰。代理人在撰寫案件時，經(jīng)常將權(quán)利要求書的內(nèi)容整體放入具體實施方式中，或者將所有的內(nèi)容堆積在一起來描述，而實際上整體是一個技術(shù)方案，從而導(dǎo)致技術(shù)方案之間存在界限不清晰的缺陷。通過在撰寫上豐富實施例，如通過連接詞的方式來擴充實施例，可以得出多個不同的技術(shù)方案。這樣在修改權(quán)利要求時，可以從實施例中提取多個不同的技術(shù)特征來修改，其修改后的技術(shù)方案記載在實施例中，不會導(dǎo)致修改超范圍。

總之，針對修改超范圍的問題，代理人在撰寫申請文件的時候應(yīng)該盡量使申請文件更完善，不遺漏交底材料內(nèi)容，豐富實施例擴充技術(shù)方案。當(dāng)然，申請人不可能在一件申請文件中將所有能夠解決技術(shù)問題的技術(shù)手段都撰寫出來，往往通過最佳實施例來體現(xiàn)其技術(shù)貢獻(xiàn)，因此在修改時往往會新增未明確記載在原申請文件中的內(nèi)容，而導(dǎo)致審查員發(fā)出修改超范圍的審查意見。因此，在修改申請文件或者答復(fù)修改超范圍的審查意見時，代理人不妨采用上述幾種思路來確定修改是否超范圍。