三維產(chǎn)品形狀表現(xiàn)他人平面商標(biāo)侵權(quán)嗎？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：袁博
原標(biāo)題：小議平面商標(biāo)的“立體化使用”

所謂平面商標(biāo)的“立體化使用”，是指將本為二維的平面商標(biāo)表現(xiàn)在三維化的產(chǎn)品形狀上。那么，如果未經(jīng)許可將他人的平面商標(biāo)元素表現(xiàn)在自己的三維產(chǎn)品形狀上，是否涉嫌侵權(quán)？如果將自己注冊的平面商標(biāo)以商標(biāo)立體形狀的形式使用，是否可以構(gòu)成對注冊商標(biāo)的“實際使用”？以下分別討論。

三維產(chǎn)品形狀表現(xiàn)他人平面商標(biāo)侵權(quán)嗎？

 
在海淀法院一審審結(jié)的全星公司與FYNC公司商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，原告在中國對圖形商標(biāo)享有注冊商標(biāo)專用權(quán)，核準(zhǔn)注冊在國際分類第25類“服裝，鞋，游泳衣，防水服，足球鞋，襪，圍巾”等商品上。原告發(fā)現(xiàn)，被告在其經(jīng)營的的天貓商城網(wǎng)店上銷售的鞋產(chǎn)品與原告的前述圖形商標(biāo)在構(gòu)成元素、細(xì)節(jié)造型設(shè)計特征以及整體視覺效果上極為近似，極易造成消費者的混淆和誤認(rèn)。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告行為侵害了全星公司涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)。

筆者完全認(rèn)同法院觀點。在2013年修正前的商標(biāo)法中，侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)主要考慮商標(biāo)標(biāo)識本身，即應(yīng)考察標(biāo)識本身的屬性，如外觀、呼叫、含義等是否構(gòu)成近似，換言之，應(yīng)以標(biāo)識本身為準(zhǔn)，是否會導(dǎo)致消費者混淆不是應(yīng)該考慮的主要方面。這種思維過于注重對注冊商標(biāo)符號本身的保護，而漠視了對商標(biāo)所代表的商譽的保護。為了克服這一弊端，2013年修正后的商標(biāo)法特別將國際通行的“混淆可能性”融入到了商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)之中。顯然，指示商品來源是商標(biāo)間發(fā)生混淆的前提條件。因此，“容易導(dǎo)致混淆”（即“混淆可能性”）是貫徹商標(biāo)保護的一根紅線和主軸，在商標(biāo)侵權(quán)案件中具有決定性的價值。因此，只要足以導(dǎo)致消費者混淆，三維產(chǎn)品形狀表現(xiàn)他人平面商標(biāo)，仍然構(gòu)成侵權(quán)。

平面商標(biāo)三維化使用可被“撤三”嗎？

《商標(biāo)法》第49條第2款規(guī)定，注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。這一規(guī)定通常被簡稱為“撤三”制度。設(shè)立“撤三”制度的目的，在于將商標(biāo)囤積投機者逐出市場，保護善意的市場經(jīng)營者，維護良好的市場競爭秩序。

顯然，要適用“撤三”制度，首先要厘清商標(biāo)“使用”的概念。所謂商標(biāo)的“使用”，是指發(fā)揮商標(biāo)識別功能的使用。具體而言，應(yīng)當(dāng)是在商業(yè)環(huán)境中的公開使用，是體現(xiàn)商標(biāo)權(quán)人真實意圖的使用，以及符合商標(biāo)注冊范圍的合法使用。然而，在實踐中，有些企業(yè)注冊的是平面商標(biāo)，但在實際使用時卻是以立體商標(biāo)的形式在進行商業(yè)宣傳和銷售活動。對于這種情形，是否符合“撤三”條件呢？商標(biāo)使用，要求實際使用的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)。

但是，企業(yè)在實際使用中出于各種原因（如方便宣傳推廣、包裝設(shè)計、店鋪裝潢），往往會對注冊商標(biāo)作出一些調(diào)整，如果這種變化沒有改變與注冊商標(biāo)同一性的，可以視為商標(biāo)的使用。相反，如果喪失識別功能，有導(dǎo)致混淆或者欺騙性后果之虞的，則不能視為對注冊商標(biāo)的使用。最高院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第20條規(guī)定：“實際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用”。

因此，判斷商標(biāo)改變后的使用是否具有同一性，主要是以消費者的標(biāo)準(zhǔn)來判斷實際使用的商標(biāo)與注冊商標(biāo)在稱呼、觀念、含義、視覺上是否具有基本相同的含義和基本相近的視覺效果，從而形成“就是同一個商標(biāo)”的心理效果。因此，就二維注冊商標(biāo)以三維形式使用的情形，如果僅僅是將平面簡單地擴展為三維形式，例如將矩形平面商標(biāo)簡單的擴充為一個長方體的商標(biāo)（主視角平面仍為原來的矩形商標(biāo)），不妨礙消費者辨識并引起混淆，可以認(rèn)為仍然屬于商標(biāo)的使用。但是，如果因為維度的變化，導(dǎo)致原來的平面商標(biāo)發(fā)生嚴(yán)重變形，信息嚴(yán)重不準(zhǔn)確，就不能再認(rèn)為屬于對原注冊商標(biāo)的使用。

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作者：袁博
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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