商標延伸及反向混淆理論對近似判斷的影響

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：郭潔蘭臺所知產團隊律師
原標題：商標延伸及反向混淆理論對近似判斷的影響 ——評“福特野馬”商標案

野馬商標的糾紛持續(xù)多年。近日，北京市高級人民法院作出終審判決，判定“福特野馬”商標與“野馬及圖”及“野馬汽車”商標構成近似商標，并因此駁回了美國福特汽車公司（以下簡稱“美國福特”）的上訴，判令商標評審委員會（以下簡稱“商評委”）重新作出裁定。

1962年，美國福特研發(fā)了野馬的第一輛概念車—Mustang（中文譯為“野馬”）概念車，野馬的名稱由二戰(zhàn)中富有傳奇色彩的美軍P-52型Mustang戰(zhàn)斗機而來。2011年8月，美國福特向我國商標局提出注冊申請第9817109號“福特野馬”商標。2012年8月，四川野馬汽車股份有限公司（以下簡稱“四川野馬”）對“福特野馬”商標提出異議，原商標局裁定“福特野馬”予以核準注冊。2015年4月，商標局對訴爭商標進行注冊公告，核定該商標使用在第12類汽車商品上。

商標延伸及反向混淆理論對近似判斷的影響

2015年，四川野馬向商評委提出無效宣告請求，主張“福特野馬”商標與四川野馬在先持有的“野馬汽車”和“野馬及圖”商標構成在同一種或類似商品上的近似商標，損害了四川野馬對上述商標享有的在先權利。

商標延伸及反向混淆理論對近似判斷的影響

隨后，在經過北京知識產權法院一審、北京市高級人民法院二審后，北高院判定，“FORDMUSTANG”與“福特野馬”商標專用權相互獨立，福特公司“福特野馬”商標被撤銷。

該案引發(fā)廣泛關注，不僅是因為美國福特與四川野馬之間長達多年的商標侵權紛爭終于畫上句號，更是因為涉及商標近似判斷中“商標延伸”、“反向混淆”理解問題。

商標延伸理論對近似判斷的影響

商標的本意就是為了區(qū)分商品或者服務。從這點來說，區(qū)分或者標識功能無疑是商標的主要功能。然而，在基礎商標知名度較大時，消費者會自然的將基礎商標與延伸商標相關聯(lián)，故此，商標專用權人常常愿意在基礎商標之上，實行一定的延伸性注冊。

我國關于商標延伸注冊的使用條件，目前僅在《北京市高級人民法院關于商標授權確權行政案件的審理指南》中規(guī)定，“商標注冊人的基礎商標經過使用獲得一定知名度，從而導致相關公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標與其基礎商標聯(lián)系在一起，并認為兩商標的商品均來自該商標注冊人或與其存在特定聯(lián)系的，基礎注冊商標的商業(yè)信譽可以在后申請注冊的商標上連續(xù)?！?/p>

但是，由于延伸商標在注冊時能夠延續(xù)基礎商標的知名度，自然會導致延伸商標所在的相應商品類別中其他商標所有權人的在先權利受到影響，甚至產生“大魚吃小魚”的不利局面。因此，商標延伸理論商標延伸注冊能否獲得支持，需要以是否導致消費者混淆、是否影響已有的穩(wěn)定市場秩序為宗旨進行綜合考量。

比如，北京高級人民法院在“鱷魚國際”商標駁回復審行政糾紛案中認為[1]：“在先商標的申請注冊并不必然導致在后商標當然獲準注冊，若在后申請注冊的商標與他人在先注冊商標形成《商標法》第二十八條所規(guī)定的情形，應當不予核準。商標的延伸注冊應當從該標識所蘊含的商譽進行考量，若在先注冊商標的使用及宣傳所形成相關標識能夠與商品來源的提供者確定一一對應關系，并且該商譽能夠延展至在后申請注冊商標標識的，則應當從在后申請注冊商標是否會與他人在先申請注冊商標造成相關公眾混淆、誤認的角度進行分析，若不構成對商品來源的混淆時，可以予以核準在后商標的申請注冊?！?/p>

具體到本案來說，盡管訴爭商標“福特野馬”與美國福特所有的“FORD MUSTANG”商標存在翻譯上的對應關系，但“福特野馬”能否成為延伸商標，還要看是否會與四川野馬在先申請注冊的“野馬汽車”、“野馬及圖”商標構成商標近似，導致公眾對商品來源存在混淆。

“福特野馬”與反向混淆理論

一般來說，反向混淆是指在后商標使用人對商標的使用已具有較高的知名度，使相關公眾認為在先商標使用人的商品來源于在后商標使用人或認為二者存在特定聯(lián)系。反向混淆的設立，主要是為了防止大企業(yè)不當侵吞小企業(yè)的品牌利益，保護、激勵小企業(yè)走自己的品牌之路。

我國商標法雖然沒有明確規(guī)定反向混淆制度，但是司法實踐中，諸多案件已經根據(jù)反向混淆理論來制止侵權行為。比如，在著名的“藍色風暴案”中，浙江高院就認為，“百事可樂公司通過一系列的宣傳促銷活動，已經使“藍色風暴”商標具有很強的顯著性，形成了良好的市場聲譽，當藍野酒業(yè)公司在自己的產品上使用自己合法注冊的“藍色風暴”商標時，消費者往往會將其與百事可樂公司產生聯(lián)系，誤認為藍野酒業(yè)公司生產的“藍色風暴”產品與百事可樂公司有關，使藍野酒業(yè)公司與其注冊的“藍色風暴”商標的聯(lián)系被割裂，“藍色風暴”注冊商標將失去其基本的識別功能，藍野酒業(yè)公司寄予“藍色風暴”商標謀求市場聲譽，拓展企業(yè)發(fā)展空間，塑造良好企業(yè)品牌的價值將受到抑制，其受到的利益損失是明顯的。故應當認定百事可樂公司使用的“藍色風暴”商標與藍野酒業(yè)公司的“藍色風暴”注冊商標構成近似?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[2]

具體到本案而言，雖然“福特”標識具有較高的知名度，但是“野馬汽車”、“野馬及圖”商標的知名度并不具有較高知名度，進而消費者看到“野馬汽車”、“野馬及圖”商標時，不會將其與“福特”聯(lián)系起來，也不會誤認為“野馬汽車”、“野馬及圖”商標所標識的汽車來源于美國福特。故此，正如判決書所言，在兩件引證商標在先合法注冊的情況下，若允許具有一定知名度商標的權利人在自己商標的基礎上添附他人商標而重新申請注冊，無疑會損害他人合法的商標權利。實際上，這正是反向混淆制度的應有之意。

但是需要注意的是，如果不具有知名度的商標所有者，存在惡意攀附知名度較高商標的惡意，就與反向混淆背道而馳。故此，本案判決書中認為“商標知名度僅是近似判斷過程中的考量因素之一”其實是錯誤的，構成反向混淆要考慮四川野馬是否存在惡意攀附的主觀惡意，防止大企業(yè)不當侵吞小企業(yè)的利益，而非減弱對知名度因素的考量。

商標混淆是非常復雜的理論認知，不是簡單的看訴爭商標與引證商標的構成要素，而是商譽、當事人使用意圖、歷史與現(xiàn)狀、知名度與顯著性等復雜因素的綜合考量。司法裁判在劃定商標權法律界限的過程當中，愈當在競爭與市場秩序中尋求微妙平衡，這正是商標法理論的迷人所在。

注釋：

[1]（2015）高行（知）終字第1072號

[2]（2007）浙民三終字第74號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：郭潔蘭臺所知產團隊律師
編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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