商標(biāo)延伸及反向混淆理論對近似判斷的影響

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：郭潔蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師
原標(biāo)題：商標(biāo)延伸及反向混淆理論對近似判斷的影響 ——評“福特野馬”商標(biāo)案

野馬商標(biāo)的糾紛持續(xù)多年。近日，北京市高級人民法院作出終審判決，判定“福特野馬”商標(biāo)與“野馬及圖”及“野馬汽車”商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，并因此駁回了美國福特汽車公司（以下簡稱“美國福特”）的上訴，判令商標(biāo)評審委員會（以下簡稱“商評委”）重新作出裁定。

1962年，美國福特研發(fā)了野馬的第一輛概念車—Mustang（中文譯為“野馬”）概念車，野馬的名稱由二戰(zhàn)中富有傳奇色彩的美軍P-52型Mustang戰(zhàn)斗機而來。2011年8月，美國福特向我國商標(biāo)局提出注冊申請第9817109號“福特野馬”商標(biāo)。2012年8月，四川野馬汽車股份有限公司（以下簡稱“四川野馬”）對“福特野馬”商標(biāo)提出異議，原商標(biāo)局裁定“福特野馬”予以核準(zhǔn)注冊。2015年4月，商標(biāo)局對訴爭商標(biāo)進(jìn)行注冊公告，核定該商標(biāo)使用在第12類汽車商品上。

商標(biāo)延伸及反向混淆理論對近似判斷的影響

2015年，四川野馬向商評委提出無效宣告請求，主張“福特野馬”商標(biāo)與四川野馬在先持有的“野馬汽車”和“野馬及圖”商標(biāo)構(gòu)成在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，損害了四川野馬對上述商標(biāo)享有的在先權(quán)利。

商標(biāo)延伸及反向混淆理論對近似判斷的影響

隨后，在經(jīng)過北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審、北京市高級人民法院二審后，北高院判定，“FORDMUSTANG”與“福特野馬”商標(biāo)專用權(quán)相互獨立，福特公司“福特野馬”商標(biāo)被撤銷。

該案引發(fā)廣泛關(guān)注，不僅是因為美國福特與四川野馬之間長達(dá)多年的商標(biāo)侵權(quán)紛爭終于畫上句號，更是因為涉及商標(biāo)近似判斷中“商標(biāo)延伸”、“反向混淆”理解問題。

商標(biāo)延伸理論對近似判斷的影響

商標(biāo)的本意就是為了區(qū)分商品或者服務(wù)。從這點來說，區(qū)分或者標(biāo)識功能無疑是商標(biāo)的主要功能。然而，在基礎(chǔ)商標(biāo)知名度較大時，消費者會自然的將基礎(chǔ)商標(biāo)與延伸商標(biāo)相關(guān)聯(lián)，故此，商標(biāo)專用權(quán)人常常愿意在基礎(chǔ)商標(biāo)之上，實行一定的延伸性注冊。

我國關(guān)于商標(biāo)延伸注冊的使用條件，目前僅在《北京市高級人民法院關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》中規(guī)定，“商標(biāo)注冊人的基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)過使用獲得一定知名度，從而導(dǎo)致相關(guān)公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標(biāo)與其基礎(chǔ)商標(biāo)聯(lián)系在一起，并認(rèn)為兩商標(biāo)的商品均來自該商標(biāo)注冊人或與其存在特定聯(lián)系的，基礎(chǔ)注冊商標(biāo)的商業(yè)信譽可以在后申請注冊的商標(biāo)上連續(xù)。”

但是，由于延伸商標(biāo)在注冊時能夠延續(xù)基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度，自然會導(dǎo)致延伸商標(biāo)所在的相應(yīng)商品類別中其他商標(biāo)所有權(quán)人的在先權(quán)利受到影響，甚至產(chǎn)生“大魚吃小魚”的不利局面。因此，商標(biāo)延伸理論商標(biāo)延伸注冊能否獲得支持，需要以是否導(dǎo)致消費者混淆、是否影響已有的穩(wěn)定市場秩序為宗旨進(jìn)行綜合考量。

比如，北京高級人民法院在“鱷魚國際”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案中認(rèn)為[1]：“在先商標(biāo)的申請注冊并不必然導(dǎo)致在后商標(biāo)當(dāng)然獲準(zhǔn)注冊，若在后申請注冊的商標(biāo)與他人在先注冊商標(biāo)形成《商標(biāo)法》第二十八條所規(guī)定的情形，應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)。商標(biāo)的延伸注冊應(yīng)當(dāng)從該標(biāo)識所蘊含的商譽進(jìn)行考量，若在先注冊商標(biāo)的使用及宣傳所形成相關(guān)標(biāo)識能夠與商品來源的提供者確定一一對應(yīng)關(guān)系，并且該商譽能夠延展至在后申請注冊商標(biāo)標(biāo)識的，則應(yīng)當(dāng)從在后申請注冊商標(biāo)是否會與他人在先申請注冊商標(biāo)造成相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)的角度進(jìn)行分析，若不構(gòu)成對商品來源的混淆時，可以予以核準(zhǔn)在后商標(biāo)的申請注冊?！?/p>

具體到本案來說，盡管訴爭商標(biāo)“福特野馬”與美國福特所有的“FORD MUSTANG”商標(biāo)存在翻譯上的對應(yīng)關(guān)系，但“福特野馬”能否成為延伸商標(biāo)，還要看是否會與四川野馬在先申請注冊的“野馬汽車”、“野馬及圖”商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)近似，導(dǎo)致公眾對商品來源存在混淆。

“福特野馬”與反向混淆理論

一般來說，反向混淆是指在后商標(biāo)使用人對商標(biāo)的使用已具有較高的知名度，使相關(guān)公眾認(rèn)為在先商標(biāo)使用人的商品來源于在后商標(biāo)使用人或認(rèn)為二者存在特定聯(lián)系。反向混淆的設(shè)立，主要是為了防止大企業(yè)不當(dāng)侵吞小企業(yè)的品牌利益，保護(hù)、激勵小企業(yè)走自己的品牌之路。

我國商標(biāo)法雖然沒有明確規(guī)定反向混淆制度，但是司法實踐中，諸多案件已經(jīng)根據(jù)反向混淆理論來制止侵權(quán)行為。比如，在著名的“藍(lán)色風(fēng)暴案”中，浙江高院就認(rèn)為，“百事可樂公司通過一系列的宣傳促銷活動，已經(jīng)使“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)具有很強的顯著性，形成了良好的市場聲譽，當(dāng)藍(lán)野酒業(yè)公司在自己的產(chǎn)品上使用自己合法注冊的“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)時，消費者往往會將其與百事可樂公司產(chǎn)生聯(lián)系，誤認(rèn)為藍(lán)野酒業(yè)公司生產(chǎn)的“藍(lán)色風(fēng)暴”產(chǎn)品與百事可樂公司有關(guān)，使藍(lán)野酒業(yè)公司與其注冊的“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)的聯(lián)系被割裂，“藍(lán)色風(fēng)暴”注冊商標(biāo)將失去其基本的識別功能，藍(lán)野酒業(yè)公司寄予“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)謀求市場聲譽，拓展企業(yè)發(fā)展空間，塑造良好企業(yè)品牌的價值將受到抑制，其受到的利益損失是明顯的。故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定百事可樂公司使用的“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)與藍(lán)野酒業(yè)公司的“藍(lán)色風(fēng)暴”注冊商標(biāo)構(gòu)成近似?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[2]

具體到本案而言，雖然“福特”標(biāo)識具有較高的知名度，但是“野馬汽車”、“野馬及圖”商標(biāo)的知名度并不具有較高知名度，進(jìn)而消費者看到“野馬汽車”、“野馬及圖”商標(biāo)時，不會將其與“福特”聯(lián)系起來，也不會誤認(rèn)為“野馬汽車”、“野馬及圖”商標(biāo)所標(biāo)識的汽車來源于美國福特。故此，正如判決書所言，在兩件引證商標(biāo)在先合法注冊的情況下，若允許具有一定知名度商標(biāo)的權(quán)利人在自己商標(biāo)的基礎(chǔ)上添附他人商標(biāo)而重新申請注冊，無疑會損害他人合法的商標(biāo)權(quán)利。實際上，這正是反向混淆制度的應(yīng)有之意。

但是需要注意的是，如果不具有知名度的商標(biāo)所有者，存在惡意攀附知名度較高商標(biāo)的惡意，就與反向混淆背道而馳。故此，本案判決書中認(rèn)為“商標(biāo)知名度僅是近似判斷過程中的考量因素之一”其實是錯誤的，構(gòu)成反向混淆要考慮四川野馬是否存在惡意攀附的主觀惡意，防止大企業(yè)不當(dāng)侵吞小企業(yè)的利益，而非減弱對知名度因素的考量。

商標(biāo)混淆是非常復(fù)雜的理論認(rèn)知，不是簡單的看訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)的構(gòu)成要素，而是商譽、當(dāng)事人使用意圖、歷史與現(xiàn)狀、知名度與顯著性等復(fù)雜因素的綜合考量。司法裁判在劃定商標(biāo)權(quán)法律界限的過程當(dāng)中，愈當(dāng)在競爭與市場秩序中尋求微妙平衡，這正是商標(biāo)法理論的迷人所在。

注釋：

[1]（2015）高行（知）終字第1072號

[2]（2007）浙民三終字第74號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：郭潔蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師
編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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