商標(biāo)法（2019）修改要點(diǎn)全解析

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作者：王金華 北京市品源律師事務(wù)所

原標(biāo)題：商標(biāo)法（2019）修改要點(diǎn)全解析

4月23日，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議通過了對(duì)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》作出修改的決定。本次修改出現(xiàn)了諸多亮點(diǎn)，也引起了相關(guān)從業(yè)者的關(guān)注和討論，本文對(duì)本次商標(biāo)法修改的要點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單分析。

要點(diǎn)1、第四條第一款修改為：“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。”

2013年商標(biāo)法第四條第一款規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。該條款規(guī)定商標(biāo)專用權(quán)不是自然產(chǎn)生的。自然人、法人或者其他組織要對(duì)自己的商標(biāo)取得商標(biāo)專用權(quán)，以有效地保護(hù)自己的利益，就需要依照法定的方式獲得國(guó)家承認(rèn)。即在我國(guó)商標(biāo)權(quán)取得方式是“注冊(cè)取得”。但現(xiàn)實(shí)中，惡意搶注商標(biāo)、囤積注冊(cè)等行為時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致糾紛不斷。為了規(guī)制惡意申請(qǐng)、囤積注冊(cè)等行為，草案增加了注冊(cè)申請(qǐng)人的使用義務(wù)。

但，“不以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”是否直接意味著我國(guó)商標(biāo)權(quán)取得方式會(huì)從“注冊(cè)取得”變成“使用取得”？筆者認(rèn)為并非如此，首先，“以使用為目的”不等于“商標(biāo)注冊(cè)需要提供使用證據(jù)”，“以使用為目的”是一種主觀思想意識(shí)上的指導(dǎo)性表述，“商標(biāo)注冊(cè)需要提供使用證據(jù)”則是提交使用證據(jù)這一客觀要求，很多的從業(yè)者看到“不以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”就主觀的認(rèn)為以后申請(qǐng)商標(biāo)都需要提供使用證據(jù)了，否則不能申請(qǐng)。還有人認(rèn)為對(duì)于知名品牌的防御性注冊(cè)（比如全類申請(qǐng)），會(huì)在非使用類別上直接予以駁回。這種主觀認(rèn)識(shí)是不準(zhǔn)確的，起碼從本次修改來看，并沒有要改變我國(guó)商標(biāo)權(quán)“注冊(cè)取得”制的跡象。

那么，為什么要增加這一條呢？應(yīng)該主要有兩點(diǎn)，第一，給惡意注冊(cè)人敲響警鐘，讓其知道不以使用為目的的非正常申請(qǐng)會(huì)被駁回。第二，給駁回這類非正常申請(qǐng)找到更加匹配的法律支持，事實(shí)上從2018年開始，商標(biāo)局對(duì)于大量申請(qǐng)、惡意搶注等商標(biāo)給予了批量駁回，駁回的依據(jù)大多是商標(biāo)法第七條、第十條第一款第八項(xiàng)、第四十四條第一款等，從立法本意來說，以第七條、第十條第一款第八項(xiàng)、第四十四條第一款予以駁回此類申請(qǐng)并非名正言順。增加了“不以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”條款之后，對(duì)于非正常申請(qǐng)，可以直接以此條款予以駁回，這樣使得商標(biāo)法的每一條款的運(yùn)用都回歸到立法本意所在。

因此，這一條款的設(shè)置應(yīng)該主要是針對(duì)非正常申請(qǐng)而言，對(duì)于正常申請(qǐng)行為基本不會(huì)受到影響。

要點(diǎn)2、第十九條第三款修改為：“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)知道或者應(yīng)當(dāng)知道委托人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)屬于本法第四條、第十五條和第三十二條規(guī)定情形的，不得接受其委托。”

這一條款的增加其實(shí)是對(duì)要點(diǎn)1條款的進(jìn)一步細(xì)化，要點(diǎn)1主要是從申請(qǐng)人一方進(jìn)行規(guī)制，要點(diǎn)2主要是從代理機(jī)構(gòu)一方進(jìn)行規(guī)制，更多的強(qiáng)調(diào)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的義務(wù)。很多從業(yè)者看到此條規(guī)定之后，反對(duì)意見甚多，認(rèn)為這條規(guī)定對(duì)于代理機(jī)構(gòu)來講過于苛刻，要求太高。事實(shí)并非如此，首先，在實(shí)踐中，一些商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)違反誠(chéng)實(shí)信用原則，利用其業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)幫助委托人進(jìn)行惡意商標(biāo)注冊(cè)，損害了公平的競(jìng)爭(zhēng)秩序。其次，代理機(jī)構(gòu)知道或者應(yīng)當(dāng)知道“不以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”并非十分困難，“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”并沒有超過代理機(jī)構(gòu)的合理審查義務(wù)范圍。作為專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，代理機(jī)構(gòu)從申請(qǐng)商標(biāo)數(shù)量、商標(biāo)名稱、申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)范圍等多方面進(jìn)行分析，對(duì)于商標(biāo)申請(qǐng)人的申請(qǐng)意圖是容易判斷的，代理機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員是心知肚明的。例如在2018年，某代理機(jī)構(gòu)在一天時(shí)間內(nèi)代理某企業(yè)申請(qǐng)幾千件商標(biāo)，此時(shí)此刻，該代理機(jī)構(gòu)能說自己不了解申請(qǐng)人的意圖嗎？該代理機(jī)構(gòu)心中難道不虛嗎？

所以要點(diǎn)2從本質(zhì)上來說仍然是針對(duì)非正常申請(qǐng)而言，對(duì)于正常代理的機(jī)構(gòu)而言，基本不會(huì)受到影響。事實(shí)上，商標(biāo)審查部門、商標(biāo)申請(qǐng)人、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是一個(gè)共同體，大家應(yīng)該共同努力，維護(hù)好商標(biāo)申請(qǐng)、審查、注冊(cè)、使用的秩序，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為其中的一份子，應(yīng)該起到良好的引導(dǎo)作用，對(duì)于“不走正道”的代理機(jī)構(gòu)應(yīng)該予以嚴(yán)懲。

要點(diǎn)3、第三十三條修改為：“對(duì)初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個(gè)月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認(rèn)為違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準(zhǔn)注冊(cè)，發(fā)給商標(biāo)注冊(cè)證，并予公告。”

第四十四條第一款修改為：“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。”

商標(biāo)法第三十三條是關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)異議程序的規(guī)定，第四十四條第一款是關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)具有違法情形或者以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)宣告無效的規(guī)定。商標(biāo)異議、宣告注冊(cè)商標(biāo)無效都是商標(biāo)非訴案件類型，一般來講，提出商標(biāo)異議和宣告注冊(cè)商標(biāo)無效的事由包括兩種，一種是絕對(duì)理由，一種是相對(duì)理由。在異議程序中，商標(biāo)違反第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，在先權(quán)利人和利害關(guān)系人可以相對(duì)理由提出異議；商標(biāo)違反第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，則是任何人有權(quán)以絕對(duì)理由提出異議。在無效宣告程序中，依據(jù)第四十四條第一款規(guī)定，違反第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，任何人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。

增加要點(diǎn)3之后，對(duì)于商標(biāo)異議、無效宣告提出的主體及理由做了進(jìn)一步拓寬，將不以使用為目的的申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)（第四條）、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)違法申請(qǐng)或者接受委托申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)（第十九條第四款）作為違反絕對(duì)理由的情況，納入到異議和無效宣告事由中。主要目的是配合要點(diǎn)1、要點(diǎn)2對(duì)于惡意注冊(cè)進(jìn)行規(guī)制，將規(guī)制惡意注冊(cè)關(guān)口前移，多角度、全方位的對(duì)惡意注冊(cè)、非正常申請(qǐng)進(jìn)行打擊。

要點(diǎn)4、第六十八條第一款第三項(xiàng)修改為：“（三）違反本法第四條、第十九條第三款和第四款規(guī)定的”；增加一款作為第四款：“對(duì)惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的，根據(jù)情節(jié)給予警告、罰款等行政處罰；對(duì)惡意提起商標(biāo)訴訟的，由人民法院依法給予處罰。

該條款主要是規(guī)定對(duì)代理機(jī)構(gòu)非正常代理行為、非正常申請(qǐng)行為、惡意訴訟進(jìn)行行政處罰，事實(shí)上這一點(diǎn)也是十分有必要的。因?yàn)?，?duì)于這類非正常申請(qǐng)，在審查的第一關(guān)口會(huì)直接予以駁回，但僅僅駁回注冊(cè)申請(qǐng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，打擊力度太弱。因此有必要增加行政處罰的規(guī)定，只有這樣，才能對(duì)代理機(jī)構(gòu)非正常代理行為、非正常申請(qǐng)行為造成實(shí)質(zhì)打擊。同時(shí)，隨著全民知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的提高，在商標(biāo)領(lǐng)域內(nèi)也出現(xiàn)了濫用訴訟權(quán)利的現(xiàn)象，惡意起訴不僅給被訴企業(yè)帶來不利影響，也會(huì)浪費(fèi)司法資源，不符合商標(biāo)權(quán)保護(hù)的立法目的，所以對(duì)于惡意起訴，有必要從立法上進(jìn)行規(guī)制。

要點(diǎn)5、第六十三條修改為：第六十三條第一款中的“一倍以上三倍以下”修改為“一倍以上五倍以下”；第三款中的“三百萬元以下”修改為“五百萬元以下”；增加兩款分別作為第四款、第五款：“人民法院審理商標(biāo)糾紛案件，應(yīng)權(quán)利人請(qǐng)求，對(duì)屬于假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，除特殊情況外，責(zé)令銷毀；對(duì)主要用于制造假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的材料、工具，責(zé)令銷毀，且不予補(bǔ)償；或者在特殊情況下，責(zé)令禁止前述材料、工具進(jìn)入商業(yè)渠道，且不予補(bǔ)償。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)中，流傳著這樣一句話：搞版權(quán)的不如搞商標(biāo)的，搞商標(biāo)的不如搞專利的。這句話的表述可能并不準(zhǔn)確，但在某種意義上也反映出了專利、商標(biāo)、版權(quán)三種知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利在知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)中各自存在的狀態(tài)。近年來，國(guó)家一直在提倡加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償制度，在司法實(shí)踐中，諸如北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院此類的法院，已經(jīng)在逐漸提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)判賠數(shù)額，時(shí)常能夠看到判賠幾百萬、幾千萬的案件，但這類案件基本局限在專利侵權(quán)領(lǐng)域。在商標(biāo)、版權(quán)侵權(quán)案件中很少見到判賠上千萬的案件，幾百萬的也不多見，商標(biāo)侵權(quán)判賠數(shù)額可能稍微高于版權(quán)，絕大部分的商標(biāo)侵權(quán)案件賠償數(shù)額在幾萬到幾十萬之間，判賠數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于侵權(quán)一方的獲利。

較低的侵權(quán)賠償數(shù)額大大挫傷了知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的積極性，對(duì)科技進(jìn)步和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的發(fā)展也形成了較大的阻礙。因此，對(duì)于侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)的損害賠償責(zé)任僅僅適用傳統(tǒng)意義上的“填平原則”已不足以達(dá)到有效遏制侵權(quán)行為的目的。需要引入“懲罰性賠償”措施，以大幅度提升違法成本，讓侵權(quán)者付出沉重代價(jià)。

要點(diǎn)5的增加讓商標(biāo)權(quán)利人看到了希望，增強(qiáng)了權(quán)利人維權(quán)的信心，但筆者認(rèn)為需要在具體的司法實(shí)踐中去切實(shí)執(zhí)行，對(duì)于侵權(quán)賠償，法院應(yīng)該采取“就高不就低”的標(biāo)準(zhǔn)，不能僅依據(jù)法律規(guī)定的下線判賠，應(yīng)該更多的依據(jù)上線判賠，甚至突破上線的規(guī)定判賠。否則，“懲罰性賠償”不能實(shí)際落地執(zhí)行，高賠償嚴(yán)懲罰只能成為一紙法律空文，可望而不可及。

本次修改的要點(diǎn)并不多，雖然散落在商標(biāo)法各個(gè)條款中，但匯總而言主要有兩點(diǎn)，一是強(qiáng)調(diào)商標(biāo)注冊(cè)的“使用”，二是加強(qiáng)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)，提高侵權(quán)賠償標(biāo)準(zhǔn)。筆者認(rèn)為，雖然一再?gòu)?qiáng)調(diào)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)具有使用意圖，但本次修法并沒有直接將我國(guó)的商標(biāo)權(quán)利取得方式從“注冊(cè)取得”徹底修改為“使用取得”，至少目前時(shí)機(jī)還不成熟，因?yàn)橹T如美國(guó)、加拿大等國(guó)家實(shí)行的以“使用”為要求的注冊(cè)方式也存在很多的問題，且加拿大已經(jīng)取消了商標(biāo)注冊(cè)必須“使用”的要求。所以，商標(biāo)“使用”會(huì)在商標(biāo)法中發(fā)揮重要作用，但“使用”并非是商標(biāo)獲得注冊(cè)的前置條件。同時(shí)，對(duì)于“懲罰性賠償”的執(zhí)行必須到位，行政及司法機(jī)關(guān)在具體案件應(yīng)該大力推廣，使得侵權(quán)人聞“懲罰性賠償”的風(fēng)而喪膽，只有這樣，本次修改的舉措才能落到實(shí)處。

最后，筆者認(rèn)為本次修改有一定的積極意義，但也稍顯倉(cāng)促，還有其他條款應(yīng)該修改確沒有修改，比如第二條第二款，國(guó)務(wù)院工商行政管理部門設(shè)立商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)處理商標(biāo)爭(zhēng)議事宜。實(shí)際上商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)已經(jīng)撤銷了，那么這一條款顯然應(yīng)該修改。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王金華 北京市品源律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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