背景技術(shù)中的特征是否可以用來爭(zhēng)辯創(chuàng)造性？

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原標(biāo)題：提問！背景技術(shù)中的特征是否可以用來爭(zhēng)辯創(chuàng)造性？

專利代理師在撰寫過程中，通常會(huì)直接把申請(qǐng)人提供的部分材料作為背景技術(shù)的主要部分，然后，在此基礎(chǔ)上加以細(xì)化和完善。

然而，筆者在答復(fù)審查意見的過程中發(fā)現(xiàn)，這樣處理的方法通常會(huì)導(dǎo)致審查員把背景技術(shù)中的內(nèi)容認(rèn)定為現(xiàn)有技術(shù)（即使這部分內(nèi)容為權(quán)利要求中的特征），從而增加了爭(zhēng)辯創(chuàng)造性的難度。這通常是基于這樣一種慣性思維，即一般來說，會(huì)認(rèn)為本申請(qǐng)中背景技術(shù)中公開的特征為現(xiàn)有技術(shù)，不能用來爭(zhēng)辯創(chuàng)造性，但是實(shí)際情況真的是這樣么？

筆者曾經(jīng)處理過的案件，其背景技術(shù)中記載了：

權(quán)利要求1包括：

在閱讀了4個(gè)對(duì)比文件后發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件1中，公開了觸摸屏依次包括感應(yīng)層、基板、屏蔽層以及顯示面板，很顯然，與本申請(qǐng)的“依次包括基板、感應(yīng)層與顯示面板”不同，對(duì)比文件2至4沒有公開有關(guān)“基板、感應(yīng)層以及顯示面板”的技術(shù)方案。這種情況中，由于不確定該特征是否屬于現(xiàn)有技術(shù)，所以不確定寫在背景技術(shù)中的特征“電容式觸摸屏依次包括基板、感應(yīng)層和顯示面板”是否可以用來爭(zhēng)辯本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

那么，該如何判斷同時(shí)記載在背景技術(shù)和權(quán)利要求書中的特征（以下簡(jiǎn)稱背景同步特征）是否屬于現(xiàn)有技術(shù)呢？

專利審查指南中的第二章的2.2.3中記載了：發(fā)明或者實(shí)用新型說明書的背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)寫明對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且盡可能引證反映這些背景技術(shù)的文件。

引證文件還應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：

所引證的非專利文件和外國(guó)專利文件的公開日應(yīng)當(dāng)在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前；所引證的中國(guó)專利文件的公開日不能晚于本申請(qǐng)的公開日。

由上述審查指南的記載，可以得出以下結(jié)論：

1、在背景同步特征為引證文件的特征的情況下，可以根據(jù)該引證文件的類型以及國(guó)家來判斷該背景同步特征是否為現(xiàn)有技術(shù)：

1）、當(dāng)引證文件為非專利文件和外國(guó)專利文件時(shí)，該引證文件肯定為現(xiàn)有技術(shù)，那么，其中的背景同步特征也為現(xiàn)有技術(shù)，這時(shí)不能用該背景同步特征爭(zhēng)辯創(chuàng)造性。

2）、當(dāng)引證文件為中國(guó)專利文件時(shí)，由于該引證文件的公開日可能在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，也可能在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后，具體要根據(jù)該中國(guó)專利文件的公開號(hào)或者申請(qǐng)?zhí)柎_定其公開日，其公開日在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前的情況下，可以確定該引證文件為現(xiàn)有技術(shù)，這時(shí)不能用該背景同步特征爭(zhēng)辯創(chuàng)造性；在公開日在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后，就可以確定其為抵觸申請(qǐng)，這時(shí)可以用該背景同步特征爭(zhēng)辯創(chuàng)造性了。

2、在背景同步特征并不是任何引證文件的特征的情況下，需要代理人根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)或者進(jìn)行進(jìn)一步檢索來判斷該特征是否為現(xiàn)有技術(shù)。

當(dāng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)以及檢索判斷該特征不是現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，這時(shí)就可以用該背景同步特征爭(zhēng)辯創(chuàng)造性了。這種情況下，實(shí)際代理人也不能確定該特征一定不是現(xiàn)有技術(shù)，只是依據(jù)知曉的內(nèi)容從代理人的角度認(rèn)為其不屬于現(xiàn)有技術(shù)，在代理人利用該特征進(jìn)行爭(zhēng)辯答復(fù)后，審查員會(huì)根據(jù)答復(fù)內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步的判斷。

因此，關(guān)于背景技術(shù)中現(xiàn)有技術(shù)的判斷，如果相關(guān)特征為引證文件中的特征，則根據(jù)審查指南關(guān)于引證文件的認(rèn)定來判斷。如果相關(guān)特征并不是引證文件中的特征，則依據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的判斷或者根據(jù)進(jìn)一步的檢索來確定該技術(shù)是否屬于現(xiàn)有技術(shù)。

題述案件，筆者經(jīng)檢索后并沒有發(fā)現(xiàn)存在公開這一背景同步特征的相關(guān)文獻(xiàn)，所以將該特征列為區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行了創(chuàng)造性的爭(zhēng)辯。上述案例對(duì)于專利代理師在撰寫背景技術(shù)的啟示是，如果背景技術(shù)中涉及的部分特征需要寫入權(quán)利要求書中，則應(yīng)該和申請(qǐng)人進(jìn)一步確認(rèn)，該特征是否屬于現(xiàn)有技術(shù)，如果不是，則盡量不要將這一部分內(nèi)容寫入背景技術(shù)中。

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)微信平臺(tái)

作者：霍文娟

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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