背景技術中的特征是否可以用來爭辯創(chuàng)造性？

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原標題：提問！背景技術中的特征是否可以用來爭辯創(chuàng)造性？

專利代理師在撰寫過程中，通常會直接把申請人提供的部分材料作為背景技術的主要部分，然后，在此基礎上加以細化和完善。

然而，筆者在答復審查意見的過程中發(fā)現(xiàn)，這樣處理的方法通常會導致審查員把背景技術中的內容認定為現(xiàn)有技術（即使這部分內容為權利要求中的特征），從而增加了爭辯創(chuàng)造性的難度。這通常是基于這樣一種慣性思維，即一般來說，會認為本申請中背景技術中公開的特征為現(xiàn)有技術，不能用來爭辯創(chuàng)造性，但是實際情況真的是這樣么？

筆者曾經處理過的案件，其背景技術中記載了：

權利要求1包括：

在閱讀了4個對比文件后發(fā)現(xiàn)，對比文件1中，公開了觸摸屏依次包括感應層、基板、屏蔽層以及顯示面板，很顯然，與本申請的“依次包括基板、感應層與顯示面板”不同，對比文件2至4沒有公開有關“基板、感應層以及顯示面板”的技術方案。這種情況中，由于不確定該特征是否屬于現(xiàn)有技術，所以不確定寫在背景技術中的特征“電容式觸摸屏依次包括基板、感應層和顯示面板”是否可以用來爭辯本申請的創(chuàng)造性。

那么，該如何判斷同時記載在背景技術和權利要求書中的特征（以下簡稱背景同步特征）是否屬于現(xiàn)有技術呢？

專利審查指南中的第二章的2.2.3中記載了：發(fā)明或者實用新型說明書的背景技術部分應當寫明對發(fā)明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，并且盡可能引證反映這些背景技術的文件。

引證文件還應當滿足以下要求：

所引證的非專利文件和外國專利文件的公開日應當在本申請的申請日之前；所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日。

由上述審查指南的記載，可以得出以下結論：

1、在背景同步特征為引證文件的特征的情況下，可以根據該引證文件的類型以及國家來判斷該背景同步特征是否為現(xiàn)有技術：

1）、當引證文件為非專利文件和外國專利文件時，該引證文件肯定為現(xiàn)有技術，那么，其中的背景同步特征也為現(xiàn)有技術，這時不能用該背景同步特征爭辯創(chuàng)造性。

2）、當引證文件為中國專利文件時，由于該引證文件的公開日可能在本申請的申請日之前，也可能在本申請的申請日之后，具體要根據該中國專利文件的公開號或者申請?zhí)柎_定其公開日，其公開日在本申請的申請日之前的情況下，可以確定該引證文件為現(xiàn)有技術，這時不能用該背景同步特征爭辯創(chuàng)造性；在公開日在本申請的申請日之后，就可以確定其為抵觸申請，這時可以用該背景同步特征爭辯創(chuàng)造性了。

2、在背景同步特征并不是任何引證文件的特征的情況下，需要代理人根據自己的經驗或者進行進一步檢索來判斷該特征是否為現(xiàn)有技術。

當根據經驗以及檢索判斷該特征不是現(xiàn)有技術時，這時就可以用該背景同步特征爭辯創(chuàng)造性了。這種情況下，實際代理人也不能確定該特征一定不是現(xiàn)有技術，只是依據知曉的內容從代理人的角度認為其不屬于現(xiàn)有技術，在代理人利用該特征進行爭辯答復后，審查員會根據答復內容進行進一步的判斷。

因此，關于背景技術中現(xiàn)有技術的判斷，如果相關特征為引證文件中的特征，則根據審查指南關于引證文件的認定來判斷。如果相關特征并不是引證文件中的特征，則依據本領域普通技術人員的判斷或者根據進一步的檢索來確定該技術是否屬于現(xiàn)有技術。

題述案件，筆者經檢索后并沒有發(fā)現(xiàn)存在公開這一背景同步特征的相關文獻，所以將該特征列為區(qū)別技術特征進行了創(chuàng)造性的爭辯。上述案例對于專利代理師在撰寫背景技術的啟示是，如果背景技術中涉及的部分特征需要寫入權利要求書中，則應該和申請人進一步確認，該特征是否屬于現(xiàn)有技術，如果不是，則盡量不要將這一部分內容寫入背景技術中。

來源：康信知識產權微信平臺

作者：霍文娟

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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