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作者：蔡安怡 華進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)
原標(biāo)題：福爾摩斯探案之二 | 美國(guó)商標(biāo)“注冊(cè)后使用證據(jù)審計(jì)計(jì)劃”
（轉(zhuǎn)文末）
背景
此前，美國(guó)專利商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱USPTO）對(duì)注冊(cè)商標(biāo)所提交的使用證據(jù)要求相對(duì)寬松。一個(gè)指定了多個(gè)類別多項(xiàng)商品或服務(wù)的注冊(cè)商標(biāo)，在需要遞交使用證據(jù)時(shí)，USPTO通常僅要求每一類別提交一至兩項(xiàng)商品或服務(wù)的使用證據(jù)即可。由于權(quán)利人通常不會(huì)主動(dòng)刪除沒(méi)有實(shí)際使用的商品或服務(wù)，這導(dǎo)致了一種現(xiàn)象的產(chǎn)生，即注冊(cè)商標(biāo)指定的項(xiàng)目涵蓋了許多未曾或已經(jīng)不再使用的商品或服務(wù)。官方將類似的情況形象地稱為“枯木”現(xiàn)象【1】。
為了解決“枯木”現(xiàn)象，提高商標(biāo)注冊(cè)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，2012年USPTO宣布了“注冊(cè)后使用證據(jù)試點(diǎn)計(jì)劃”【2】，為期兩年。官方隨機(jī)選取了500個(gè)已提交了五至六年使用證據(jù)的注冊(cè)商標(biāo)。針對(duì)這些商標(biāo)所指定的每一類別，要求商標(biāo)權(quán)利人在已經(jīng)提交的使用證據(jù)之外，再額外提交兩項(xiàng)審查員指定的商品或服務(wù)的使用證據(jù)。試點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果表明，在500個(gè)被抽查對(duì)象中，僅有49%的商標(biāo)權(quán)利人提交了符合要求的使用證據(jù)，其余51%的商標(biāo)權(quán)利人則無(wú)法滿足官方要求。在無(wú)法滿足要求的商標(biāo)權(quán)利人中，其中35%的商標(biāo)權(quán)利人選擇了刪除被額外要求提供使用證據(jù)的項(xiàng)目，僅在已使用商品項(xiàng)目上保留了商標(biāo)權(quán)利；其余16%的注冊(cè)商標(biāo)因?yàn)闊o(wú)法提供額外的使用證據(jù)（或因此而產(chǎn)生的其它問(wèn)題）而最終被撤銷。
上述試點(diǎn)計(jì)劃的結(jié)果顯示，有相當(dāng)多的商標(biāo)權(quán)利人未能將商標(biāo)充分使用于所指定的商品或服務(wù)項(xiàng)目上。這一結(jié)果增強(qiáng)了USPTO清除“枯木”現(xiàn)象的決心。2017年11月，USPTO正式啟動(dòng)了“注冊(cè)后使用證據(jù)審計(jì)計(jì)劃”【3】：針對(duì)需要提交注冊(cè)后使用證據(jù)的商標(biāo)，今后每年都將按10%的比例隨機(jī)抽查，要求被選中的商標(biāo)權(quán)利人提供額外的使用證據(jù)。
規(guī)則
（一）審計(jì)駁回前提條件
根據(jù)該項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃的規(guī)定，同時(shí)符合下列條件的商標(biāo)，將被列為審計(jì)核查的對(duì)象：
1. 依據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第8條（針對(duì)單一途徑美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)）或第71條（針對(duì)馬德里指定美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)）提交了“使用聲明”的（即已提交注冊(cè)后使用證據(jù)，包括第五至六年，第九至十年使用證據(jù)以及此后每隔十年使用證據(jù)的）【4】。
2. 商標(biāo)指定了一個(gè)類別，且指定了該類別中四項(xiàng)或超過(guò)四項(xiàng)商品或服務(wù)的。例如指定了第7類：攪拌機(jī)、洗碗機(jī)、電動(dòng)開罐器、家用切菜機(jī)。
或
商標(biāo)指定了兩個(gè)或兩個(gè)以上類別，且至少在其中兩個(gè)類別分別指定了兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上商品或服務(wù)的。例如指定了第25類：工作服、睡袍、褲子、襯衫；第18類：書包、旅行箱。
（二）審計(jì)駁回具體程序
1. 首次審計(jì)駁回。如商標(biāo)被隨機(jī)選中為審計(jì)對(duì)象，審查員將會(huì)下發(fā)首次審計(jì)駁回。針對(duì)每個(gè)類別審查員會(huì)特別指定額外兩項(xiàng)商品或服務(wù)，商標(biāo)權(quán)利人必須在規(guī)定的期限內(nèi)提供指定項(xiàng)目的使用證據(jù)。同時(shí)，審查員也可能在駁回通知中就其它事項(xiàng)提出疑問(wèn)，權(quán)利人也必須針對(duì)這些疑問(wèn)在期限內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的答復(fù)。
2. 二次審計(jì)駁回。如權(quán)利人按期答復(fù)，且答復(fù)符合審查員全部要求的，官方將發(fā)出接受答復(fù)通知。但是，如果權(quán)利人所提交的使用證據(jù)不符合要求，或者僅僅請(qǐng)求審查員刪除受到審計(jì)的項(xiàng)目的，官方會(huì)下發(fā)第二次審計(jì)駁回。除已經(jīng)提供過(guò)使用證據(jù)或已聲明刪除的項(xiàng)目之外，官方要求提供本商標(biāo)所有其余指定項(xiàng)目的使用證據(jù)。
3. 三次審計(jì)駁回。如果權(quán)利人在第二次審計(jì)駁回答復(fù)中所提交的使用證據(jù)仍然不符合審查員要求的，官方會(huì)下發(fā)第三次審計(jì)駁回，這也是最終審計(jì)駁回。權(quán)利人在答復(fù)中可以選擇繼續(xù)提交使用證據(jù)，也可以選擇刪除那些無(wú)法提供使用證據(jù)的項(xiàng)目。此外，如權(quán)利人選擇不答復(fù)的，針對(duì)所有未能按要求提交使用證據(jù)的項(xiàng)目，在最終審計(jì)決定中官方會(huì)告知將全部予以刪除。
各次審計(jì)駁回審查要求比較圖
（三）審計(jì)駁回答復(fù)期限
審計(jì)駁回答復(fù)的期限可能存在下列兩種情況，適用到期日靠后的期限：
1. 自駁回通知日起六個(gè)月內(nèi)；
2. 法律規(guī)定的提交使用證據(jù)的期限內(nèi)（均為一年，不包含寬限期），即商標(biāo)注冊(cè)日起第五至六年，或第九至十年，以及此后每隔十年的遞交使用證據(jù)期限內(nèi)。
（四）審計(jì)駁回強(qiáng)制答復(fù)
針對(duì)首次及第二次審計(jì)駁回，實(shí)施類似強(qiáng)制答復(fù)的制度。即被下發(fā)審計(jì)駁回后，商標(biāo)權(quán)利人將被強(qiáng)制要求答復(fù)。商標(biāo)權(quán)利人不按期進(jìn)行答復(fù)的，則商標(biāo)注冊(cè)會(huì)被整體撤銷。但針對(duì)第三次審計(jì)駁回，商標(biāo)權(quán)利人選擇不進(jìn)行答復(fù)的，商標(biāo)注冊(cè)不會(huì)被整體撤銷。此時(shí)審查員會(huì)主動(dòng)刪除所有未能按要求提供使用證據(jù)的商品或服務(wù)項(xiàng)目，但已經(jīng)提交過(guò)使用證據(jù)的項(xiàng)目將得以保留。
（五）審計(jì)駁回救濟(jì)途徑
1. 不能按期答復(fù)
如果發(fā)生特殊情形，商標(biāo)權(quán)利人不能按期提交審計(jì)駁回答復(fù)的，可以提交“請(qǐng)?jiān)笗保≒etition）說(shuō)明特殊情形，請(qǐng)求延遲提交答復(fù)。“請(qǐng)?jiān)笗彼m用的特殊情形包括：
（1）商標(biāo)權(quán)利人從未收到過(guò)審計(jì)駁回通知；
（2）商標(biāo)權(quán)利人遭遇颶風(fēng)或洪水以至于無(wú)法按期提交答復(fù)。
2. 不服審計(jì)駁回
官方下發(fā)第二次或第三次審計(jì)駁回后，如果商標(biāo)權(quán)利人不服審查員的決定，可以提交“請(qǐng)?jiān)笗闭?qǐng)求官方對(duì)第二次或第三次審計(jì)駁回決定進(jìn)行復(fù)審。
比較
針對(duì)被審計(jì)計(jì)劃抽查選中的商標(biāo)和未被選中的商標(biāo)，筆者對(duì)這兩類商標(biāo)權(quán)利人的使用證據(jù)的證明責(zé)任進(jìn)行了對(duì)比分析，分析結(jié)果顯示如圖：
可以看出，相比沒(méi)有被審計(jì)抽查的商標(biāo)，被抽查的商標(biāo)權(quán)利人所需承擔(dān)的使用證據(jù)證明責(zé)任要大得多。我們可以嘗試從法律經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)分析官方實(shí)施該計(jì)劃的目的。法律經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為：與市場(chǎng)一樣，法律（尤其是普通法）也用等同于機(jī)會(huì)成本的代價(jià)來(lái)引導(dǎo)人們促成效率最大化【5】。注冊(cè)后使用證據(jù)審計(jì)計(jì)劃通過(guò)增加行政資源的投入（政府投入機(jī)會(huì)成本），加重權(quán)利人所需承擔(dān)的證明責(zé)任（權(quán)利人投入機(jī)會(huì)成本），以減少“枯木現(xiàn)象”，使原先呈“枯木”狀態(tài)的在先商標(biāo)不再對(duì)新申請(qǐng)近似商標(biāo)構(gòu)成阻礙，從而使更多的品牌能夠得以投入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，促成市場(chǎng)效率最大化。
建議
1. 審慎選擇新申請(qǐng)所指定的商品和服務(wù)
上述“注冊(cè)后使用證據(jù)審計(jì)計(jì)劃”實(shí)施后，被下發(fā)審計(jì)駁回的商標(biāo)權(quán)利人，將要擔(dān)負(fù)更為重大的提交使用證據(jù)責(zé)任。建議商標(biāo)權(quán)利人在提起新申請(qǐng)之初，盡量將指定項(xiàng)目限定于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略當(dāng)中已經(jīng)或?qū)⒁獙?shí)際使用的商品或服務(wù)上，而不是無(wú)限制地?cái)U(kuò)大指定項(xiàng)目的范圍，以避免陷入多次審計(jì)駁回的“泥潭”。
2．避免二次或三次審計(jì)駁回
在商標(biāo)遭遇首次或第二次審計(jì)駁回之后，如不能按照要求提交使用證據(jù)且選擇刪除被審計(jì)駁回所針對(duì)項(xiàng)目的，為了避免二次和三次審計(jì)駁回，權(quán)利人還需要：
（1）除此前已經(jīng)提供了使用證據(jù)的商品或服務(wù)項(xiàng)目之外，提供剩余所有指定項(xiàng)目的使用證據(jù)；及/或刪除不能提供使用證據(jù)的所有指定項(xiàng)目。
（2）合理答復(fù)首次或二次審計(jì)駁回中審查員可能提出的其它疑問(wèn)。
各次審計(jì)駁回答復(fù)要求
小結(jié)
無(wú)疑，成為常例的使用證據(jù)審計(jì)計(jì)劃，增加了美國(guó)政府的執(zhí)法成本；但通過(guò)加重商標(biāo)權(quán)利人的證明責(zé)任，這一計(jì)劃也減少了商標(biāo)注冊(cè)中的“枯木”現(xiàn)象，提高了市場(chǎng)效率。這一計(jì)劃在某種程度上反映了美國(guó)政府在品牌保護(hù)政策上逐漸采取的更為穩(wěn)健、謹(jǐn)慎的態(tài)度。這與當(dāng)前國(guó)際社會(huì)上對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)日益增強(qiáng)的總體趨勢(shì)是一致的。商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，針對(duì)美國(guó)上述新實(shí)施的使用證據(jù)審計(jì)計(jì)劃，適當(dāng)調(diào)整企業(yè)的商標(biāo)布局策略，對(duì)于企業(yè)已經(jīng)或?qū)⒁獙?shí)際進(jìn)行商業(yè)使用的商品或服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)該繼續(xù)保障維護(hù)，而對(duì)于企業(yè)已經(jīng)確定不會(huì)投入實(shí)際使用的商品或服務(wù)項(xiàng)目，可以主動(dòng)請(qǐng)求撤銷。
（續(xù)前文）
夜，福爾摩斯穿過(guò)迷離的霓虹燈，踏雨而歸。
（屋外，雨勢(shì)漸小。零星的雨點(diǎn)落在窗下的小水池上，蕩起一圈圈微微的漣漪，漣漪一圈套著一圈，誰(shuí)也掙脫不了誰(shuí)。）
注釋
【1】：Dead Wood,“枯木”現(xiàn)象帶來(lái)的的最大問(wèn)題，是審查員可能會(huì)引證“枯木”商標(biāo)駁回新的注冊(cè)申請(qǐng)。一旦發(fā)生引證駁回，就要求申請(qǐng)人對(duì)駁回進(jìn)行答辯。如果答辯不成功，申請(qǐng)人就得放棄申請(qǐng)或不得不針對(duì)所引證的“枯木”商標(biāo)采取撤銷程序等其它措施。這給本應(yīng)獲得注冊(cè)的商標(biāo)權(quán)利人創(chuàng)造、維護(hù)品牌增加了不當(dāng)?shù)呢?fù)擔(dān)。
【2】：Post-Registration Proof-of-Use Pilot Program，注冊(cè)后使用證據(jù)試點(diǎn)計(jì)劃，關(guān)于該計(jì)劃的具體介紹可參見《聯(lián)邦公報(bào)》第82卷第12號(hào)第6259頁(yè)-6265頁(yè)。
【3】：由于該計(jì)劃實(shí)施不久，實(shí)踐中目前受到審計(jì)駁回的商標(biāo)，多為需遞交五至六年使用證據(jù)的商標(biāo)。但依據(jù)審計(jì)計(jì)劃的詳細(xì)規(guī)定，該計(jì)劃針對(duì)的商標(biāo)為美國(guó)商標(biāo)法第8條（針對(duì)單一途徑美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)）或第71條（針對(duì)馬德里指定美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)）需要遞交使用證據(jù)的商標(biāo)。而上述兩條規(guī)定所涵蓋的商標(biāo)，除了需遞交五至六年使用證據(jù)的商標(biāo)外，也包括需遞交第九至十年使用證據(jù)以及此后每隔十年使用證據(jù)的商標(biāo)。因此，不排除官方今后將會(huì)針對(duì)后兩種情況下發(fā)審計(jì)駁回。
【4】：Post-Registration Proof of Use Audit Program，注冊(cè)后使用證據(jù)審計(jì)計(jì)劃，參見《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)》第37法令第2.161條和第7.37條，以及美國(guó)專利商標(biāo)局官方網(wǎng)站公布的介紹：https://www.uspto.gov/trademarks-maintaining-trademark-registration/post-registration-audit-program。第2.161條和第7.37條分別是單一途徑美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)和馬德里指定美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)關(guān)于連續(xù)使用聲明或宣誓的規(guī)定?！白?cè)后使用證據(jù)審計(jì)計(jì)劃”是官方依據(jù)上述兩條規(guī)定在法律允許范圍內(nèi)行使自由裁量權(quán)的具體實(shí)施措施。該計(jì)劃的詳細(xì)前因后果可參見《聯(lián)邦公報(bào)》第82卷第12號(hào)第6259頁(yè)-6265頁(yè)。
【5】：參見（美）理查德·A·波斯納：法律的經(jīng)濟(jì)分析 [M ].大百科全書出版社, 1997。
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作者：蔡安怡 華進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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