美國商標(biāo)“注冊后使用證據(jù)審計計劃”

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作者：蔡安怡華進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：福爾摩斯探案之二 | 美國商標(biāo)“注冊后使用證據(jù)審計計劃”

美國商標(biāo)“注冊后使用證據(jù)審計計劃”

（轉(zhuǎn)文末）

背景

此前，美國專利商標(biāo)局（以下簡稱USPTO）對注冊商標(biāo)所提交的使用證據(jù)要求相對寬松。一個指定了多個類別多項商品或服務(wù)的注冊商標(biāo)，在需要遞交使用證據(jù)時，USPTO通常僅要求每一類別提交一至兩項商品或服務(wù)的使用證據(jù)即可。由于權(quán)利人通常不會主動刪除沒有實際使用的商品或服務(wù)，這導(dǎo)致了一種現(xiàn)象的產(chǎn)生，即注冊商標(biāo)指定的項目涵蓋了許多未曾或已經(jīng)不再使用的商品或服務(wù)。官方將類似的情況形象地稱為“枯木”現(xiàn)象【1】。

為了解決“枯木”現(xiàn)象，提高商標(biāo)注冊的準(zhǔn)確性和真實性，2012年USPTO宣布了“注冊后使用證據(jù)試點計劃”【2】，為期兩年。官方隨機選取了500個已提交了五至六年使用證據(jù)的注冊商標(biāo)。針對這些商標(biāo)所指定的每一類別，要求商標(biāo)權(quán)利人在已經(jīng)提交的使用證據(jù)之外，再額外提交兩項審查員指定的商品或服務(wù)的使用證據(jù)。試點計劃實施結(jié)果表明，在500個被抽查對象中，僅有49%的商標(biāo)權(quán)利人提交了符合要求的使用證據(jù)，其余51%的商標(biāo)權(quán)利人則無法滿足官方要求。在無法滿足要求的商標(biāo)權(quán)利人中，其中35%的商標(biāo)權(quán)利人選擇了刪除被額外要求提供使用證據(jù)的項目，僅在已使用商品項目上保留了商標(biāo)權(quán)利；其余16%的注冊商標(biāo)因為無法提供額外的使用證據(jù)（或因此而產(chǎn)生的其它問題）而最終被撤銷。

美國商標(biāo)“注冊后使用證據(jù)審計計劃”

上述試點計劃的結(jié)果顯示，有相當(dāng)多的商標(biāo)權(quán)利人未能將商標(biāo)充分使用于所指定的商品或服務(wù)項目上。這一結(jié)果增強了USPTO清除“枯木”現(xiàn)象的決心。2017年11月，USPTO正式啟動了“注冊后使用證據(jù)審計計劃”【3】：針對需要提交注冊后使用證據(jù)的商標(biāo)，今后每年都將按10%的比例隨機抽查，要求被選中的商標(biāo)權(quán)利人提供額外的使用證據(jù)。

規(guī)則

（一）審計駁回前提條件

根據(jù)該項審計計劃的規(guī)定，同時符合下列條件的商標(biāo)，將被列為審計核查的對象：

1. 依據(jù)美國商標(biāo)法第8條（針對單一途徑美國注冊商標(biāo)）或第71條（針對馬德里指定美國注冊商標(biāo)）提交了“使用聲明”的（即已提交注冊后使用證據(jù)，包括第五至六年，第九至十年使用證據(jù)以及此后每隔十年使用證據(jù)的）【4】。

2. 商標(biāo)指定了一個類別，且指定了該類別中四項或超過四項商品或服務(wù)的。例如指定了第7類：攪拌機、洗碗機、電動開罐器、家用切菜機。

或

商標(biāo)指定了兩個或兩個以上類別，且至少在其中兩個類別分別指定了兩項或兩項以上商品或服務(wù)的。例如指定了第25類：工作服、睡袍、褲子、襯衫；第18類：書包、旅行箱。

（二）審計駁回具體程序

1. 首次審計駁回。如商標(biāo)被隨機選中為審計對象，審查員將會下發(fā)首次審計駁回。針對每個類別審查員會特別指定額外兩項商品或服務(wù)，商標(biāo)權(quán)利人必須在規(guī)定的期限內(nèi)提供指定項目的使用證據(jù)。同時，審查員也可能在駁回通知中就其它事項提出疑問，權(quán)利人也必須針對這些疑問在期限內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的答復(fù)。

2. 二次審計駁回。如權(quán)利人按期答復(fù)，且答復(fù)符合審查員全部要求的，官方將發(fā)出接受答復(fù)通知。但是，如果權(quán)利人所提交的使用證據(jù)不符合要求，或者僅僅請求審查員刪除受到審計的項目的，官方會下發(fā)第二次審計駁回。除已經(jīng)提供過使用證據(jù)或已聲明刪除的項目之外，官方要求提供本商標(biāo)所有其余指定項目的使用證據(jù)。

3. 三次審計駁回。如果權(quán)利人在第二次審計駁回答復(fù)中所提交的使用證據(jù)仍然不符合審查員要求的，官方會下發(fā)第三次審計駁回，這也是最終審計駁回。權(quán)利人在答復(fù)中可以選擇繼續(xù)提交使用證據(jù)，也可以選擇刪除那些無法提供使用證據(jù)的項目。此外，如權(quán)利人選擇不答復(fù)的，針對所有未能按要求提交使用證據(jù)的項目，在最終審計決定中官方會告知將全部予以刪除。

各次審計駁回審查要求比較圖

美國商標(biāo)“注冊后使用證據(jù)審計計劃”

（三）審計駁回答復(fù)期限

審計駁回答復(fù)的期限可能存在下列兩種情況，適用到期日靠后的期限：

1. 自駁回通知日起六個月內(nèi)；

2. 法律規(guī)定的提交使用證據(jù)的期限內(nèi)（均為一年，不包含寬限期），即商標(biāo)注冊日起第五至六年，或第九至十年，以及此后每隔十年的遞交使用證據(jù)期限內(nèi)。

（四）審計駁回強制答復(fù)

針對首次及第二次審計駁回，實施類似強制答復(fù)的制度。即被下發(fā)審計駁回后，商標(biāo)權(quán)利人將被強制要求答復(fù)。商標(biāo)權(quán)利人不按期進(jìn)行答復(fù)的，則商標(biāo)注冊會被整體撤銷。但針對第三次審計駁回，商標(biāo)權(quán)利人選擇不進(jìn)行答復(fù)的，商標(biāo)注冊不會被整體撤銷。此時審查員會主動刪除所有未能按要求提供使用證據(jù)的商品或服務(wù)項目，但已經(jīng)提交過使用證據(jù)的項目將得以保留。

（五）審計駁回救濟途徑

1. 不能按期答復(fù)

如果發(fā)生特殊情形，商標(biāo)權(quán)利人不能按期提交審計駁回答復(fù)的，可以提交“請愿書”（Petition）說明特殊情形，請求延遲提交答復(fù)?！罢堅笗彼m用的特殊情形包括：

（1）商標(biāo)權(quán)利人從未收到過審計駁回通知；

（2）商標(biāo)權(quán)利人遭遇颶風(fēng)或洪水以至于無法按期提交答復(fù)。

2. 不服審計駁回

官方下發(fā)第二次或第三次審計駁回后，如果商標(biāo)權(quán)利人不服審查員的決定，可以提交“請愿書”請求官方對第二次或第三次審計駁回決定進(jìn)行復(fù)審。

比較

針對被審計計劃抽查選中的商標(biāo)和未被選中的商標(biāo)，筆者對這兩類商標(biāo)權(quán)利人的使用證據(jù)的證明責(zé)任進(jìn)行了對比分析，分析結(jié)果顯示如圖：

美國商標(biāo)“注冊后使用證據(jù)審計計劃”

可以看出，相比沒有被審計抽查的商標(biāo)，被抽查的商標(biāo)權(quán)利人所需承擔(dān)的使用證據(jù)證明責(zé)任要大得多。我們可以嘗試從法律經(jīng)濟學(xué)的角度來分析官方實施該計劃的目的。法律經(jīng)濟學(xué)認(rèn)為：與市場一樣，法律（尤其是普通法）也用等同于機會成本的代價來引導(dǎo)人們促成效率最大化【5】。注冊后使用證據(jù)審計計劃通過增加行政資源的投入（政府投入機會成本），加重權(quán)利人所需承擔(dān)的證明責(zé)任（權(quán)利人投入機會成本），以減少“枯木現(xiàn)象”，使原先呈“枯木”狀態(tài)的在先商標(biāo)不再對新申請近似商標(biāo)構(gòu)成阻礙，從而使更多的品牌能夠得以投入市場參與競爭，促成市場效率最大化。

建議

1. 審慎選擇新申請所指定的商品和服務(wù)

上述“注冊后使用證據(jù)審計計劃”實施后，被下發(fā)審計駁回的商標(biāo)權(quán)利人，將要擔(dān)負(fù)更為重大的提交使用證據(jù)責(zé)任。建議商標(biāo)權(quán)利人在提起新申請之初，盡量將指定項目限定于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略當(dāng)中已經(jīng)或?qū)⒁獙嶋H使用的商品或服務(wù)上，而不是無限制地擴大指定項目的范圍，以避免陷入多次審計駁回的“泥潭”。

2．避免二次或三次審計駁回

在商標(biāo)遭遇首次或第二次審計駁回之后，如不能按照要求提交使用證據(jù)且選擇刪除被審計駁回所針對項目的，為了避免二次和三次審計駁回，權(quán)利人還需要：

（1）除此前已經(jīng)提供了使用證據(jù)的商品或服務(wù)項目之外，提供剩余所有指定項目的使用證據(jù)；及/或刪除不能提供使用證據(jù)的所有指定項目。

（2）合理答復(fù)首次或二次審計駁回中審查員可能提出的其它疑問。

各次審計駁回答復(fù)要求

美國商標(biāo)“注冊后使用證據(jù)審計計劃”

小結(jié)

無疑，成為常例的使用證據(jù)審計計劃，增加了美國政府的執(zhí)法成本；但通過加重商標(biāo)權(quán)利人的證明責(zé)任，這一計劃也減少了商標(biāo)注冊中的“枯木”現(xiàn)象，提高了市場效率。這一計劃在某種程度上反映了美國政府在品牌保護(hù)政策上逐漸采取的更為穩(wěn)健、謹(jǐn)慎的態(tài)度。這與當(dāng)前國際社會上對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)日益增強的總體趨勢是一致的。商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，針對美國上述新實施的使用證據(jù)審計計劃，適當(dāng)調(diào)整企業(yè)的商標(biāo)布局策略，對于企業(yè)已經(jīng)或?qū)⒁獙嶋H進(jìn)行商業(yè)使用的商品或服務(wù)項目，應(yīng)該繼續(xù)保障維護(hù)，而對于企業(yè)已經(jīng)確定不會投入實際使用的商品或服務(wù)項目，可以主動請求撤銷。

（續(xù)前文）

夜，福爾摩斯穿過迷離的霓虹燈，踏雨而歸。

美國商標(biāo)“注冊后使用證據(jù)審計計劃”

（屋外，雨勢漸小。零星的雨點落在窗下的小水池上，蕩起一圈圈微微的漣漪，漣漪一圈套著一圈，誰也掙脫不了誰。）

注釋

【1】：Dead Wood,“枯木”現(xiàn)象帶來的的最大問題，是審查員可能會引證“枯木”商標(biāo)駁回新的注冊申請。一旦發(fā)生引證駁回，就要求申請人對駁回進(jìn)行答辯。如果答辯不成功，申請人就得放棄申請或不得不針對所引證的“枯木”商標(biāo)采取撤銷程序等其它措施。這給本應(yīng)獲得注冊的商標(biāo)權(quán)利人創(chuàng)造、維護(hù)品牌增加了不當(dāng)?shù)呢?fù)擔(dān)。

【2】：Post-Registration Proof-of-Use Pilot Program，注冊后使用證據(jù)試點計劃，關(guān)于該計劃的具體介紹可參見《聯(lián)邦公報》第82卷第12號第6259頁-6265頁。

【3】：由于該計劃實施不久，實踐中目前受到審計駁回的商標(biāo)，多為需遞交五至六年使用證據(jù)的商標(biāo)。但依據(jù)審計計劃的詳細(xì)規(guī)定，該計劃針對的商標(biāo)為美國商標(biāo)法第8條（針對單一途徑美國注冊商標(biāo)）或第71條（針對馬德里指定美國注冊商標(biāo)）需要遞交使用證據(jù)的商標(biāo)。而上述兩條規(guī)定所涵蓋的商標(biāo)，除了需遞交五至六年使用證據(jù)的商標(biāo)外，也包括需遞交第九至十年使用證據(jù)以及此后每隔十年使用證據(jù)的商標(biāo)。因此，不排除官方今后將會針對后兩種情況下發(fā)審計駁回。

【4】：Post-Registration Proof of Use Audit Program，注冊后使用證據(jù)審計計劃，參見《美國聯(lián)邦法規(guī)》第37法令第2.161條和第7.37條，以及美國專利商標(biāo)局官方網(wǎng)站公布的介紹：https://www.uspto.gov/trademarks-maintaining-trademark-registration/post-registration-audit-program。第2.161條和第7.37條分別是單一途徑美國注冊商標(biāo)和馬德里指定美國注冊商標(biāo)關(guān)于連續(xù)使用聲明或宣誓的規(guī)定?！白院笫褂米C據(jù)審計計劃”是官方依據(jù)上述兩條規(guī)定在法律允許范圍內(nèi)行使自由裁量權(quán)的具體實施措施。該計劃的詳細(xì)前因后果可參見《聯(lián)邦公報》第82卷第12號第6259頁-6265頁。

【5】：參見（美）理查德·A·波斯納：法律的經(jīng)濟分析 [M ].大百科全書出版社, 1997。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：蔡安怡華進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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