涉外專利申請如何避免被坑？

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作者：成二  律師

原標(biāo)題：涉外專利申請如何避免被坑

隨著中國企業(yè)走出去的需求不斷增強(qiáng)，越來越多的中國企業(yè)也需要海外專利商標(biāo)來為自己的產(chǎn)品和技術(shù)保駕護(hù)航。但是國內(nèi)大部分的企業(yè)缺乏國外專利商標(biāo)的申請的經(jīng)驗和專業(yè)知識。而國內(nèi)很多服務(wù)機(jī)構(gòu)又魚龍混雜，國外專利申請不同于中國，各個國家和地區(qū)又千差萬別。中國企業(yè)很多習(xí)慣了國內(nèi)專利大代理的經(jīng)驗和模式，套用到涉外專利申請上，被坑被騙的不計其數(shù)，筆者作為一名7年知產(chǎn)小兵，就自己多年來的一些從業(yè)經(jīng)歷，得出一些總結(jié)，希望可以引以為鑒，避免企業(yè)重復(fù)入坑。

目前很多企業(yè)進(jìn)行PCT專利申請，往往會找自己原先國內(nèi)的代理所，或者通過比價模式選擇最便宜的一家代理機(jī)構(gòu)。而很多入坑都是從“便宜”開始的。俗話說，貪小便宜吃大虧，此言非虛。

   
概括了歷年來遇到的各種套路，無外乎以下幾種，希望各個申請人可以警惕。

央行行長說過，“收益率超過10%，你就該做好失去全部本金的準(zhǔn)備”。如果國際專利申請價格低到一定程度，那你也要做好失去的專利授權(quán)授權(quán)的準(zhǔn)備。

 
讓你入坑第一招：打包價，超低價

由于國際專利申請當(dāng)中，主要是和國外的律師和代理人合作，中國代理機(jī)構(gòu)在國外是沒有執(zhí)業(yè)資格的。而外所的收費通常是計時收費，所以費用的產(chǎn)生通常沒有辦法給出一個準(zhǔn)確的固定價格。工作量越大，時間越長，費用越高。有些國家甚至還有維持費，例如歐專局每年都有專利維持費，不論是否授權(quán)，在審查階段都需要付維持費。

    
所以任何打包價，包干價格，那就是離入坑不遠(yuǎn)了。打包價如果要保證成本，那么必然就會一個較高的預(yù)算，否則極有可能虧本，但是客戶很可能覺得費用高，所以無法成交。那么就給一個便宜的報價，但是如果收費低，要好好做，也極有可能虧損，或者說必然虧本，那么這個時候怎么辦呢？

        
我們都知道低價旅游團(tuán)，旅行社是要靠強(qiáng)制購物來賺錢的，那么低價PCT專利怎么賺錢呢？羊毛出在羊身上，賣的總比買的精，做生意不可能做賠本買賣的。

       
套路一，根本沒想好好申請這個專利，全部工作是中國代理人進(jìn)行，隨便找一家最便宜的國外代理所，只負(fù)責(zé)遞交。專利撰寫質(zhì)量完全沒保障，因為國內(nèi)代理人根本不了解國外的專利制度和審查規(guī)則，甚至為了壓縮成本，代理人本身也很可能都是缺乏經(jīng)驗和專業(yè)訓(xùn)練的新手。結(jié)果上無非是本來一個可以被授權(quán)的專利，結(jié)果被駁回?；蛘咭粋€質(zhì)量不錯的專利，授權(quán)文本的質(zhì)量非常差。當(dāng)然，也不排除本身創(chuàng)造性、新穎性也有問題而被駁回的。

        
筆者這里就曾經(jīng)遇到過一家企業(yè)，有兩件很不錯的半導(dǎo)體專利，通過比價找到一家國內(nèi)代理，不僅僅是包干價，而且價格特別感人。申請的目標(biāo)國家和地區(qū)是歐洲專利局，后面還都授權(quán)了，當(dāng)時我們受甲方委托，要和該企業(yè)展開技術(shù)合作，該企業(yè)非常自負(fù)的拿出了他們在歐專局的專利權(quán)證明（進(jìn)入了德國、法國、英國、比荷盧、意大利），但是我們檢索發(fā)現(xiàn)這兩個授權(quán)發(fā)明專利的授權(quán)文本都僅有兩個權(quán)利要求，我們還調(diào)取了當(dāng)時的專利的審查意見，原來原代理機(jī)構(gòu)為了盡快授權(quán)，減少維持費用，放棄了很多可以爭取的權(quán)利要求。專利的獨立權(quán)要求范圍都非常小，根本沒有保護(hù)的實際意義（該企業(yè)的國內(nèi)專利也已經(jīng)授權(quán)）。由于其歐洲專利本身沒有任何技術(shù)保護(hù)作用，導(dǎo)致最后整個技術(shù)合作都因此而陷入了停擺，上百萬的技術(shù)合作費用打了水漂。

        
套路二，找國外的黑代理，黑代理不僅僅是中國特色，在國外也非常普遍。這些黑代理都是那些構(gòu)成的呢？中國的留學(xué)生，老外中會中文的皮條客，沒有執(zhí)照的國外法律從業(yè)者，在國外打工的中國人等等。黑代理并不是說一定專利撰寫質(zhì)量會很差，但是最大的問題是沒有風(fēng)險控制和流程管理。因為國外專利商標(biāo)申請過程中，很大一部分是要依靠國外代理機(jī)構(gòu)的可靠和專業(yè)的，好比地接社的好壞決定了整個旅行社服務(wù)質(zhì)量的好壞。而專利代理工作中，有時候流程管理和風(fēng)控管理甚至是比專利撰寫質(zhì)量更重要的。黑代理特點是價格便宜，但是各方面的穩(wěn)定性都特別沒有譜，申請人完全是碰運氣。最離譜的是，因為所有的官文都是下發(fā)到代理機(jī)構(gòu)的，如果國際申請中的黑代理倒閉甚至跑路，所有的官方通知申請人都無法收到。筆者曾經(jīng)遇到過一個案子，客戶好不容易有了一個歐洲專利（指定德國、英國、意大利、法國），準(zhǔn)備用來申報項目，找融資。但是竟然沒有到期續(xù)費，已經(jīng)進(jìn)入恢復(fù)期。之所以沒有續(xù)費的主要原因就是因為代理所合作的代理機(jī)構(gòu)是有一家黑代理，代理信息是不存在的，聯(lián)系人是一個中國個人，而這個聯(lián)系人已經(jīng)無法聯(lián)系上了，導(dǎo)致專利進(jìn)入錯過了續(xù)費時間，進(jìn)入了恢復(fù)期，如果恢復(fù)期過了，專利就徹底失效了。由于黑代理沒有專利代理人資質(zhì)，所以在國外也沒有辦法以代理人身份進(jìn)行案件遞交，申請人可以留意下自己的專利申請文件，如果聯(lián)系人并不是一家正規(guī)的代理機(jī)構(gòu)，那么你通過國內(nèi)所找的國外合作機(jī)構(gòu)基本就是一家黑代理了。

        
其實客觀的講，有些黑代理的撰寫水平真不差，但是最根本的問題是，沒有一個人會對你的專利負(fù)責(zé)，你的專利寫的好壞全靠運氣和人品，這就是最大的風(fēng)險。

讓你入坑第二招：亂開賬單坐地起價

除了給以很便宜的包干價格，還有一種就是給一個很低的預(yù)算。但是由于費用總數(shù)是不確定的，后期的費用控制和管理，主要取決于案件本身的難度和周期，以及國內(nèi)代理所對于外所的把控。

        
萬萬不要覺得老外一定都特別誠信，國外律師事務(wù)所有時候收費的方式簡直離譜。比如給你發(fā)一個通知不論你實際是否需要，都會有賬單，而且有些費用可能并不合理，但是就給你發(fā)賬單了讓你付錢。之前遇到過一個客戶，在美國有一個授權(quán)專利，當(dāng)時是企業(yè)自己在美國找了一家律師事務(wù)所申請的，從申請到授權(quán)大約收了小十萬人民幣。在授權(quán)以后，每年發(fā)繳費提醒和各種通知，然后就要附上賬單收費，各種收費讓企業(yè)負(fù)責(zé)人不勝其擾，光為了養(yǎng)這個美國專利就又花了3萬人民幣。其實老外干了啥呢？簡單講就是幫你關(guān)注你專利的狀態(tài)，郵件通知你一下。（這要放在國內(nèi)，我相信沒有一家代理機(jī)構(gòu)敢和客戶收錢的）。老外也是看人下菜，你不懂的情況下，那只有被宰的份了。

        
除了外所亂收費不靠譜，國內(nèi)代理所臨時加價，開賬單的行為在某些機(jī)構(gòu)也非常普遍。因為絕大多數(shù)客戶并不懂外所費用的構(gòu)成，也不能理解工作量的計算模式。那么這個錢如果不付會怎樣？很簡單，不付錢國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)就會要挾你要停案處理，一旦停案，自己的專利就很可能死掉，更換代理機(jī)構(gòu)又會產(chǎn)生一系列的成本，而且如果前期答復(fù)不好，即使更換代理機(jī)構(gòu)也往往回天乏術(shù)，客戶往往也不會狠心放棄這個專利，那么就要持續(xù)投入沉默成本。

        
任何一個負(fù)責(zé)任的代理機(jī)構(gòu)，都是在保證自己合理收益的前提下，明確告知申請的風(fēng)險和費用構(gòu)成的預(yù)算可能。并且?guī)椭蛻艄芾碣~單，監(jiān)管外所。對于不合理收費就應(yīng)當(dāng)直接替客戶拒絕，對于很多自己可以處理的工作，會事先告訴外所不用提供此項服務(wù)，并且對于此項服務(wù)我們不會支付費用。

合格的代理機(jī)構(gòu)都是自己賺自己該掙的錢，保證自己的合理收益，但是費用都是透明的。就好比地接導(dǎo)游，如果低價團(tuán)根本要自己貼錢，團(tuán)客不購物消費，你讓他怎么能回本？又怎么可能真心的好好為你服務(wù)呢？代理所是商業(yè)機(jī)構(gòu)，不是慈善組織，代理人也不是雷鋒。

杜絕入坑很簡單

一句老話說的好”不愛占便宜的人，也不會吃虧“然后要懂得貨比三家，選擇最適合自己的。

        
首先，一般國家和地區(qū)的費用成本，雖然費用是一個并不是一個固定的成本，但是總體會有一個區(qū)間，下限和上限總還是可以有個預(yù)期的。而且國外的官費也是非常透明的。例如美國企業(yè)申請一個美國小實體發(fā)明，基本的成本在1萬美金左右。申請人可以留個心眼，除非超項、超頁特別多，答復(fù)次數(shù)特別多，否則一般而言費用都是有一個合理預(yù)期的，過高或者過低都是不合理的。

        
其次，申請人完全可以要求代理機(jī)構(gòu)提供官費的明細(xì)，賬單明細(xì)，外所名稱信息，任何一家正規(guī)的代理機(jī)構(gòu)都會積極配合。如果申請人英文比較好，基本可以了解該外所的基本情況，比如專業(yè)與否，在當(dāng)?shù)赜袥]有相應(yīng)的資質(zhì)和知名度，基本的收費標(biāo)準(zhǔn)等等。賬單的構(gòu)成如果有歧義，可以和代理機(jī)構(gòu)提出，代理機(jī)構(gòu)也會作出相應(yīng)的說明。由于外所的收費是按時間計算，所以說明工作量、工作內(nèi)容、工作成果，用以計算工作時間來說明費用構(gòu)成的合理性也是一家負(fù)責(zé)的代理機(jī)構(gòu)職責(zé)以內(nèi)的。

        
再次，國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)的口碑和從業(yè)經(jīng)驗也會至關(guān)重要，因為絕大多數(shù)申請人沒有能力直接和外所進(jìn)行溝通，甚至由于不懂被外所忽悠，或者自己在管理上出現(xiàn)問題。筆者早年曾經(jīng)遇到一個客戶，自己通過美國代理所申請了數(shù)件發(fā)明專利。但是全部是有以“小實體”申請。但是，其實該公司根本不符合小實體的申請條件。幸虧是我先發(fā)現(xiàn)，如果被其他競爭對手發(fā)現(xiàn)，直接可以以“不實陳述“向美國專利商標(biāo)局提出舉報，這些已授權(quán)美國專利最后都會由于”誠信“問題，導(dǎo)致無法使用。

        
如果國內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)經(jīng)驗豐富，口碑較好，在專業(yè)上和管理上有充分的保證，專業(yè)正規(guī)的事務(wù)所一般都比較重視聲譽，一旦發(fā)生了糾紛和問題，也不敢不負(fù)責(zé)任的亂來。類似找黑代理、隨便放棄權(quán)利要求、隨便修改權(quán)利要求和說明書，國外代理機(jī)構(gòu)失聯(lián)等情況基本可以杜絕。而且優(yōu)秀的國內(nèi)代理所，對于境外專利，通常也是有自己的內(nèi)部流程管理軟件，各個國家的監(jiān)控基本可以不依靠外所。

        
至于如何判斷一家事務(wù)所的專業(yè)能力，在互聯(lián)網(wǎng)時代，一個很大的好處，就是很多東西都可以在公開渠道查到，減少了信息不對稱。其一、他們國內(nèi)專利代理的水平如何，其二、有多久的涉外專利代理經(jīng)驗，其三、案件積累和國際合作伙伴如何，內(nèi)部流程管理團(tuán)隊人數(shù)多少。通過這些問題的考察，基本可以判斷一家代理機(jī)構(gòu)涉外專利代理的能力和水平。

限定前提才能說性價比

性價比是在合理的價格范圍內(nèi)，追求最優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù)。千萬不要指望用買奧拓的錢買一輛奧迪；我們夸飛度好，那是基于這個價格和同級別車輛做比較得出的結(jié)論。飛度可能好過奔馳嗎？那當(dāng)然是不可能的。

       
上文說的貨比三家，也是基于同一水平的情況下，進(jìn)行橫向比較，進(jìn)行選擇合適的代理機(jī)構(gòu)，如果比較的對象彼此之間不具有參照意義，那么也就不存在所謂“比較”了?！袄琢琛焙汀翱_拉”可以比較，我個人認(rèn)為雷凌更有性價比，但是去和法拉利比較，這個就顯得毫無意義了。

        
當(dāng)然，我也不可否認(rèn)的說，國內(nèi)某些外所的駐華辦事處，還有一些專門服務(wù)老外的律所，或者一些美其名曰的頂級律師事務(wù)所，從他們的服務(wù)和客戶獲得的收益來看，我個人覺得找他們的客戶真的就是有錢燒的。其中有些是真的就是收費高，但是還有一些，則是由于一些律所本身案件數(shù)量少，沒有辦法和外所進(jìn)行案件對沖，或者由于案件數(shù)量少無法攤薄整個流程管理和運營成本，所以單個案件的費用就收的特別貴。這些事務(wù)所，因為收入分配制度的問題，有很多律所的律師都是個人掛靠的，往往就是一兩個律師或者助理，負(fù)責(zé)全部的專利。從管理水平上講，肯定比不上團(tuán)隊化管理，而且從整體成本上，或者說從風(fēng)險管理上，也一定比不上專門的有經(jīng)驗的代理機(jī)構(gòu)，畢竟一年走一千件專利的事務(wù)所和一年走不到50件的事務(wù)所，從經(jīng)驗、團(tuán)隊、綜合能力上，還是有一定差異的。對于天價律師事務(wù)所，也可以要求上述幾個指標(biāo)作為參考，如果貴的有道理那是合理的，如果貴的沒有道理，那就是離譜的。

總的來說，涉外專利申請，是一件費時、費力、費錢但是企業(yè)到了一定階段又不得不為的工作。從之前一系列的教訓(xùn)中，希望所有的企業(yè)家，如果是真的有國際專利申請的需求，那就結(jié)合企業(yè)的實際，有的放矢，不要貪小失大。尤其是中小企業(yè)家們，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行，正是篳路藍(lán)縷，披荊斬棘，上下一心，共克時艱，要用知識產(chǎn)權(quán)為企業(yè)保駕護(hù)航開拓市場，但是千萬不要再重蹈前人的覆轍，花費了時間、精力和金錢，還失去了自己寶貴的專利。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：成二 律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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