委托加工中，委托人專利侵權責任的認定

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作者：劉林敬 北京超成律師事務所

原標題：委托加工中委托人專利侵權責任的認定

隨著我國制造業(yè)不斷發(fā)展，民商事法律行為中的法律關系也越來越復雜，各種法律行為之間的界限變得模糊，企業(yè)在委托加工活動中稍有不慎就可能承擔專利侵權的風險。通過分析大量案例可知，目前司法實踐對于委托加工合同中委托人是否實施了制造行為采取較為寬泛的認定標準，委托人“一不小心”就變成了制造者或者共同制造者，承擔停止制造、銷售、許諾銷售、賠償損失的責任，而且一旦被認定為制造商，其便無法適用合法來源抗辯。

摘要：隨著我國制造業(yè)不斷發(fā)展，民商事法律行為中的法律關系也越來越復雜，各種法律行為之間的界限變得模糊，企業(yè)在委托加工活動中稍有不慎就可能承擔專利侵權的風險。本文從委托加工行為的法律性質著手，對司法實踐中委托人是否實施了制造專利產品的行為歸納了兩種主要觀點，并對委托加工行為進行了分情形討論，分別提出了各情形下是否構成專利法意義上的制造被控侵權產品的意見，最后對委托加工企業(yè)提出了一些避免承擔專利侵權責任的建議。

關鍵詞：委托加工  委托人  專利侵權  制造 

一、引言

現行《專利法》第11條規(guī)定了任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得為生產經營目的制造專利產品；第60條規(guī)定了未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權。上述條文規(guī)定了制造行為屬于專利法意義上的侵權行為，但是相關法律法規(guī)和司法解釋并沒有對制造行為的具體情形作做出細化規(guī)定。《現代漢語詞典》認為，制造意指“用人工使原材料成為可供使用的物品”。委托加工關系中，加工方用人工或者機器將原材料加工成為專利產品的行為屬于制造行為，該觀點在司法實踐中并無爭議。對于沒有直接參與加工的委托人的委托行為是否也屬于制造行為在司法實踐中是有爭議的。而制造行為是否成立，對于侵權訴訟中被告（委托人）能否適用合法來源抗辯密切相關，因為根據《專利法》第70條，只有銷售、許諾銷售或者使用者才有權主張合法來源抗辯，制造者不能主張合法來源抗辯。本文以制造行為的多種表現形式為切入點，就委托加工中委托人責任的承擔進行初步探析。

二、委托加工行為的法律性質

合同法沒有將委托加工合同作為獨立的一類民事合同。根據《合同法》第251條和252條，“承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同”，“承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作”，“承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標準和方法等條款”。因此，受托加工行為的法律性質是承攬行為，因委托加工而簽訂的合同在法律性質上為承攬合同。

根據國家知識產權局2016年發(fā)布的《專利侵權行為認定指南（試行）》：委托加工或加工承攬，是指定作人或委托人提供樣品或圖紙，承攬人或加工人按定作人或委托人的要求完成產品，承攬人或加工人交付成品，定作人或委托人支付報酬的行為。

從上述規(guī)定可以看出，委托加工行為具有以下法律特性：一方提供樣品或圖紙、另一方按照要求完成工作并交付成果、交付成果具有特定性、合同成立時交付成果尚未形成等。上述法律性質也決定了其與買賣合同（銷售合同）的區(qū)別，即：（1）標的物形成的時間不同：委托加工合同的標的物在合同成立時尚未形成，買賣合同的標的物一般在合同成立時已經形成（訂單式銷售合同除外）；（2）標的物是否為特定物，委托加工合同的交付成果是特定物，買賣合同的交付成果可以是特定物也可以是代替物；（3）支付對價的一方是否參與產品生產：委托加工合同的委托人需要通過提供樣品或圖紙等行為協(xié)助加工方完成委托任務，買賣合同的買受人一般沒有義務協(xié)助出賣人完成產品生產。筆者認為第三點是買賣合同與委托加工合同的根本區(qū)別。

分清委托加工合同與買賣合同的區(qū)別有助于在專利侵權判斷中區(qū)分制造和銷售行為，進而決定了能否適用專利法規(guī)定的合法來源抗辯以及是否涉及賠償和賠償多少。

三、司法實踐對于委托加工中委托人行為性質的兩種主要觀點

通過檢索大量判例，總結出目前司法實踐中對于委托加工的委托人是否實施了專利法意義上的制造行為，主要有兩種觀點：

第一種觀點：根據產品外在表現形式認定

根據《最高人民法院關于產品侵權案件的受害人能否以產品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批復》：任何將自己的姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現在產品上，表示其為產品制造者的企業(yè)或個人，均屬于《中華人民共和國民法通則》第一百二十二條規(guī)定的“產品制造者”和《中華人民共和國產品質量法》規(guī)定的“生產者”。

根據《北京市高級人民法院專利侵權判定指南》：委托人明知他人實施的行為構成專利法第十一條規(guī)定的侵犯專利權行為，而委托他人制造或者在產品上標明“監(jiān)制”等類似參與行為，委托人與受托人構成共同侵權。

司法實踐中，如果產品外包裝或者產品本身上印有委托人的公司名稱、商標、地址、聯(lián)系方式、委托人監(jiān)制等信息，在無充分相反證據的情形下，通?？梢哉J定該對外標注信息的企業(yè)即為專利法所界定的被控侵權產品的制造者，如果該產品構成專利侵權，則該企業(yè)對此應當承擔相應的侵權法律責任，從而認定該企業(yè)（委托人）屬于專利法意義上的制造者。相關判例不勝枚舉，占檢索結果的絕大多數。

第二種觀點：根據是否參與實施了再現專利技術方案或設計方案認定

根據《國家知識產權局專利侵權行為認定指南（試行）》：制造，對于發(fā)明和實用新型專利權而言，是指做出或者形成具有與權利要求中記載的全部技術特征相同或等同的技術特征的產品；對于外觀設計專利權而言，是指做出或者形成外用外觀設計專利的圖片或者照片中所表示的設計的產品。制造行為的對象應當是專利產品，包括將原材料經化學反應、將零部件經物理組裝形成權利要求所保護的專利產品等行為。

根據《北京市高級人民法院專利侵權判定指南》：制造發(fā)明或者實用新型專利產品，是指權利要求中所記載的產品技術方案被實現，產品的數量、質量不影響對制造行為的認定。制造外觀設計專利產品，是指專利權人向國務院專利行政部門申請專利時提交的圖片或者照片中的該外觀專利產品被實現。

根據《江蘇省高級人民法院侵犯專利權糾紛案件審理指南》：制造，是指通過機械或者手工方式加工、制作出具有權利要求所記載的全部技術特征，或者具有授權外觀設計全部要素的產品。

司法實踐中，部分法官對于制造行為的認定根據委托人是否提供了或者參與選定了技術方案或者技術要求以實現專利保護的技術方案或者設計方案而定。該種認定方式在判例數量上不及第一種認定方式。

四、委托加工中委托人行為性質分情形討論

經過檢索分析，筆者根據委托人是否提供技術方案（技術要求）和商品上是否印有委托人的商標等信息，大致把委托加工分為以下四種情形。下面對每一種情形進行討論。

第一種情形：委托人提供技術方案（要求）或者選定外觀設計圖樣或相關模具，并且商品上印有委托人的商標、企業(yè)名稱、聯(lián)系方式等信息。

該種情形下委托人主觀上具有向外界展示自己是產品制造商的意圖，客觀上實施或協(xié)助實施了再現專利技術方案的活動，在司法實踐中委托人一般能被認定為實施了專利法意義上的制造行為?？蓞⒁娙嗣穹ㄔ汗珗蟀咐豪钅吃V廈門爾升山公司侵害外觀設計專利權糾紛案【1】。該案中法官認為：一方面被控侵權產品上印有注冊商標，另一方面被訴侵權產品的外觀是由被告根據加工企業(yè)提供的樣式選定的，因此主觀上有生產的意思表示，客觀上通過委托的加工企業(yè)完成了生產行為，故可以認定被告實施了制造被控侵權產品的行為。這種情況委托人被認定為制造者在實踐中沒有任何爭議。

第二種情形：委托人提供技術方案（要求）或者選定外觀設計圖樣或相關模具，但商品上沒有委托人的商標、企業(yè)名稱、聯(lián)系方式等信息。

該種情形下委托人由于客觀上實施或協(xié)助實施了再現專利技術方案的活動，在司法實踐中一般被認定為共同侵權?？蓞⒁娚钲谑懈唤荦堊詣臃饪谀z袋有限公司與許福倫侵害實用新型專利權糾紛上訴案【2】。該案中法官認為：在“購買”專利產品的情況下，如果產品“購買”方并非單純的看樣購買者，而是參與了產品技術方案的形成過程，如由生產者向其提供部分部件和安裝調試服務，其余部件由其自行提供并由生產者按照其要求進行包裝和組裝以滿足其個性化需求，則該“購買”與定制并無實質區(qū)別，專利產品的形成有賴于“購買”者的意志和參與，仍可以認定是雙方共同實施了制造專利產品的行為。

在江門市安豪貿易有限公司與中山市太力家庭用品制造有限公司侵害實用新型專利權糾紛上訴案中【3】，安豪公司作為中間商委托國內奇塑公司生產被訴侵權產品，然后貼上瑞士公司的商標出口賣給瑞士公司。二審法官認為：相關產品定制要求及指令由安豪公司向奇塑公司發(fā)出，相關貨款也是安豪公司直接向奇塑公司支付的，瑞士公司并未直接與奇塑公司發(fā)生交易。故無論奇塑公司是否了解安豪公司定制該被訴產品的真實目的或用途，此并不影響雙方在該委托加工法律關系中的權利義務。因此，一審法院認定安豪公司是委托加工方，具有事實依據與法律依據，二審法院予以確認。

第三種情形：委托人不提供技術方案（要求）或者選定外觀設計圖樣或相關模具，但商品上有委托人的商標、企業(yè)名稱、聯(lián)系方式等信息。

該種情形屬于典型的OEM加工方式，對于委托人是否實施了制造行為存在爭議。在啟東豐匯潤滑設備有限公司與南通啟重潤滑設備有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛上訴案中【4】， 一審法官認為：被控侵權產品銘牌和合格證等處標注了產品制造商豐匯公司和“豐匯及圖”注冊商標標識，豐匯公司沒有舉證證明其與產品實際提供者之間的關系以及案外人產品上標注豐匯公司信息的緣由，故而豐匯公司不能去除制造者的身份。二審法官認為：如果某一企業(yè)將他人產品通過加貼了自己的生產信息，作為自身產品對外銷售的，其行為僅是促成了被控侵權產品的市場流通，而與該產品已具備專利技術方案這一制造行為本身并無任何關系，則不能僅以該企業(yè)的相關標注行為即認定其系制造者，而應當根據已查明的客觀事實來認定其僅為銷售者。同樣的案例還可參見敖謙平與飛利浦（中國）投資有限公司、深圳市和宏實業(yè)有限公司等知識產權糾紛再審案【5】。

然而，在佛山市悠派廚衛(wèi)科技有限公司訴胡啟華侵害外觀設計專利權糾紛案中【6】，最高人民法院認為：委托人只要有委托他人進行生產的事實，構成委托加工關系，就可以認定為生產者。

第四種情形：商品上沒有委托人的商標、企業(yè)名稱、聯(lián)系方式等信息，委托人在合同中提出了技術要求，但是該技術要求不涉及專利技術內容，例如在原來產品的基礎上提出增加保護措施的要求；或者約定了委托人提供技術圖紙，實際上并未提供的情況。

這種情況比較特殊，一方面委托人對產品提出了技術要求或者設計要求，另一方面，對于涉及專利技術內容的部分并沒有向加工方提供圖紙或者技術資料，僅僅是在原產品的基礎上增加一些其他要求。該情形下委托人是否侵權具有一定爭議，下面筆者以自己代理過的一個案件為例探討如下：

A向B銷售一款設備，在簽訂合同前帶領B去自己的廠房查看已制作完成的設備，B查看后覺得可以滿足生產需求，遂打算與A簽訂采購合同，由于設備在安全性能方面不是很完善，于是B在雙方簽訂的合同中提出了如下要求“A方在已做好設備上增加成型輪定位停機、操作位安裝光電保護、警告標貼、機械運轉位置加裝防護罩、電柜放置于不干涉操作的位置、人性化面板有利于人工操作”。后A按照B的要求制作了設備并交給B使用，B支付了價款，A開具了發(fā)票。然而B在使用該設備時被C起訴侵犯其發(fā)明專利權，B與C對簿公堂。該案中與C公司專利技術方案相關的內容均體現在A銷售給B之前制作的設備上，并未體現在B對A提出的技術要求中，該情形下B是否構成專利法意義上的制造侵權？

按照在佛山市悠派廚衛(wèi)科技有限公司訴胡啟華侵害外觀設計專利權糾紛案中最高人民法院的觀點：委托人只要有委托他人進行生產的事實，構成委托加工關系，就可以認定為生產者。筆者對該觀點持懷疑態(tài)度，具體原因如下：

首先，對于該種情形委托人是否侵權，需要分析該行為的法律性質，區(qū)分其是買賣行為還是承攬行為。在上述案例中B雖然對產品的交付提出了一些技術要求，交付的產品構成特定物，但B并未向A提供圖紙或樣品，也沒有向A提供其他能夠做出或者形成具有與權利要求中記載的全部技術特征相同或等同的技術特征的產品信息。因此，客觀上沒有幫助A實施再現專利技術方案或者專利設計的活動。

其次，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋 》第十二條規(guī)定：“將侵犯發(fā)明或者實用新型專利權的產品作為零部件，制造另一產品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為；銷售該另一產品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為。將侵犯外觀設計專利權的產品作為零部件，制造另一產品并銷售的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為，但侵犯外觀設計專利權的產品在該另一產品中僅具有技術功能的除外”。

根據前述規(guī)定，B在A制造的侵權產品（B不知道該產品是侵權產品）的基礎上，提出新的技術要求，“委托”A制造了滿足新的技術要求的新產品，該侵權產品相當于前述規(guī)定中的“零部件”，該新產品相當于前述規(guī)定中的“另一產品”，按照上述法律規(guī)定B委托A制造新產品的行為應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為，而不是制造行為。

雖然該條還有個但書條款：對于前兩款規(guī)定的情形，被訴侵權人之間存在分工合作的，人民法院應當認定為共同侵權。但該條款所述的共同侵權，是指委托人和加工人具有分工協(xié)作的情形，已經不是正常的買賣關系，而是共同實施了制造行為，依照《最高人民法院關于貫徹執(zhí)行

因此，筆者認為該種情形下合同性質應當為買賣合同，委托人的行為并不構成專利法意義上的制造行為。

小結：上述四種情形從產品上是否體現委托人信息以及委托人是否提供了技術方案（要求）為標準進行劃分的；前兩種情形一般可以認定委托人實施了專利法意義上的制造行為，后兩種情況目前尚存爭議。

筆者認為，對于委托加工關系的認定關鍵在于支付價款的一方是否參與了標的產品的加工，不能單憑合同名稱來界定是委托加工關系還是銷售關系。有些屬于名為委托施工安裝合同，實為銷售合同，參見太原市金不換經貿有限公司臨汾分公司與馬慧軍侵害實用新型專利權糾紛上訴案【8】；有些屬于名為銷售合同，實為委托加工合同，參見深圳市大陽實業(yè)發(fā)展有限公司與趙繼平侵害外觀設計專利權糾紛上訴案【9】。

五、給委托加工企業(yè)的一些建議

通過分析大量案例可知，目前司法實踐對于委托加工合同中委托人是否實施了制造行為采取較為寬泛的認定標準，委托人“一不小心”就變成了制造者或者共同制造者，承擔停止制造、銷售、許諾銷售、賠償損失的責任，而且一旦被認定為制造商，其便無法適用合法來源抗辯。

對于企業(yè)在經營過程中如何規(guī)避專利侵權風險，筆者初步提出幾點建議：（1）規(guī)范合同名稱，如果是銷售合同，就盡量避免用承攬、施工、安裝等字眼；（2）規(guī)范合同條款，如果不是OEM合同則謹防“雙方共同商定技術標準”、“委托方確認技術標準”、“委托人選定加工圖樣”等字眼，分清各自責任；（3）委托方不提供的技術信息或者圖紙不要體現在合同里，包括體現在合同條款里或者附件里；（4）約定加工方不得侵犯知識產權等條款，將侵權風險轉移到承攬人，即使被判侵權也可以基于合同向加工方追償；（5）委托加工前先進行知識產權排查，盡可能降低侵權風險。

注釋：

1、參見福建省高級人民法院（2018）閩民終1369號民事判決書

2、參見廣東省高級人民法院（2018）粵民終489號民事判決書

3、參見廣東省高級人民法院(2017)粵民終719號民事判決書

4、參見江蘇省高級人民法院(2016)蘇民終1399號民事判決書；

5、參見最高人民法院（2012）民申字第197號民事裁定書；

6、參見最高人民法院（2017）最高法民申297號民事裁定書；

7、最高人民法院知識產權審判庭編：《最高人民法院知識產權司法解釋理解與適用》，中國法制出版社2016年版；

8、參見山西省高級人民法院（2018）晉民終218號民事判決書；

9、參見廣東省高級人民法院（2017）粵民終3096號民事判決書。

 
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：劉林敬 北京超成律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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