商業(yè)方法相關(guān)專利申請(qǐng)的爭(zhēng)辯策略

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原標(biāo)題：商業(yè)方法相關(guān)專利申請(qǐng)的爭(zhēng)辯策略

意見(jiàn)陳述時(shí)我們應(yīng)該注意些什么？在意見(jiàn)陳述時(shí)，不能單純滿足于說(shuō)明該專利申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明不是一種智力活動(dòng)的規(guī)則和方法；應(yīng)該從技術(shù)性的角度出發(fā)；應(yīng)該進(jìn)一步闡明專利申請(qǐng)的本質(zhì)。

一 商業(yè)方法客體判斷基本概述

商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)的權(quán)利要求不僅包含商業(yè)方法模式特征，也包含得以在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)的技術(shù)特征，因此就整體而言不是智力活動(dòng)的規(guī)則和方法，不屬于專利法第二十五條的情形。

但是，當(dāng)所采用的技術(shù)僅為公知網(wǎng)絡(luò)或者計(jì)算機(jī)技術(shù)時(shí)，并未對(duì)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等內(nèi)部性能帶來(lái)改進(jìn)，未對(duì)其構(gòu)成或功能帶來(lái)任何技術(shù)上的改變，只是通過(guò)人為制定的規(guī)則進(jìn)行交互或信息傳送，則并未構(gòu)成技術(shù)手段，可以得出不屬于“技術(shù)方案”結(jié)論，進(jìn)而不屬于專利權(quán)保護(hù)的客體。從另一個(gè)方面來(lái)說(shuō)，人為制定的商業(yè)規(guī)則通過(guò)公知網(wǎng)絡(luò)或者計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)施時(shí)，難以將解決方案轉(zhuǎn)化為技術(shù)方案，其解決的問(wèn)題還是商業(yè)問(wèn)題，并不是技術(shù)問(wèn)題，從而不構(gòu)成“技術(shù)方案”。將計(jì)算機(jī)或手機(jī)等裝置設(shè)備作為商業(yè)規(guī)則的操作對(duì)象，亦是如此。

下面，舉個(gè)例子來(lái)進(jìn)一步說(shuō)明。

案例一：

一種保險(xiǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)銷售方法，其特征在于，該方法通過(guò)設(shè)有輸入鍵盤(pán)、身份證閱讀器、網(wǎng)絡(luò)連接裝置打印裝置的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)終端設(shè)備和連接于網(wǎng)絡(luò)上的系統(tǒng)中心服務(wù)器執(zhí)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)銷售，該方法包括如下步驟：

S1，通過(guò)輸入鍵盤(pán)進(jìn)行險(xiǎn)種和具體保險(xiǎn)內(nèi)容的設(shè)定；

S2，采用身份證閱讀器讀取投保人身份信息，進(jìn)行相應(yīng)處理并儲(chǔ)存；

S3，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)終端設(shè)備將險(xiǎn)種、具體保險(xiǎn)內(nèi)容及投保人身份信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至系統(tǒng)中心服務(wù)器；

S4，打印保險(xiǎn)單。

該方案中包括了輸入鍵盤(pán)、身份證閱讀器、連接裝置、打印裝置以及中心服務(wù)器等裝置，并使用了讀取、處理、儲(chǔ)存、發(fā)送等技術(shù)手段，因此，屬于專利法保護(hù)的客體。

二 爭(zhēng)辯策略

意見(jiàn)陳述時(shí)我們應(yīng)該注意些什么

2.1、在意見(jiàn)陳述時(shí)，不能單純滿足于說(shuō)明該專利申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明不是一種智力活動(dòng)的規(guī)則和方法。

在目前的實(shí)際操作中，審查員與申請(qǐng)人/代理人之間的爭(zhēng)辯經(jīng)常出現(xiàn)這樣的情況：審查員在未經(jīng)檢索的情況下，就根據(jù)權(quán)利要求中出現(xiàn)的商業(yè)性詞匯，如“出售、價(jià)格、費(fèi)用、經(jīng)銷”等，認(rèn)定專利申請(qǐng)要求保護(hù)的發(fā)明的實(shí)質(zhì)是商業(yè)方法，解決的問(wèn)題不是技術(shù)問(wèn)題，產(chǎn)生的效果也不是技術(shù)效果，因此屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法；而申請(qǐng)人/代理人則強(qiáng)調(diào)發(fā)明所采用的是技術(shù)手段（如計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)），作為方案整體來(lái)說(shuō)是技術(shù)方案。整個(gè)過(guò)程中雙方各執(zhí)一詞，互相都無(wú)法說(shuō)服對(duì)方，從而勢(shì)必延長(zhǎng)實(shí)質(zhì)審查程序，甚至使得有可能授權(quán)的專利申請(qǐng)面臨被駁回的后果。

實(shí)際上，商業(yè)方法是通過(guò)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的，其具體實(shí)施時(shí)一般會(huì)借助于計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)，被審查員認(rèn)定為商業(yè)方法的專利申請(qǐng)就其整體而言都會(huì)帶有技術(shù)的色彩。因此單純說(shuō)明該專利申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明不是一種智力活動(dòng)的規(guī)則和方法，能夠說(shuō)服審查員的可能性是不大的。因此，除了說(shuō)明該專利申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明就整體而言不是一種智力活動(dòng)的規(guī)則和方法，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比，不同之處還在于采用了新的技術(shù)手段，并且解決的問(wèn)題和獲得的效果也具有技術(shù)性，即滿足方案的技術(shù)三要素均為技術(shù)性的條件。

2.2、在意見(jiàn)陳述時(shí)，應(yīng)該從技術(shù)性的角度出發(fā)

1.分析構(gòu)成發(fā)明方案所需的特征

首先，應(yīng)該具體分析權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明中記載了哪些特征，哪些特征具有智力活動(dòng)的因素，哪些特征是客觀的技術(shù)特征，例如，依據(jù)客觀存在的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)處理的行為不應(yīng)被看作是智力活動(dòng)的規(guī)則和方法。

2.找出對(duì)現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的特征

通常，對(duì)于智力活動(dòng)的方法專利來(lái)說(shuō)，所述智力活動(dòng)本身是發(fā)明的主體，網(wǎng)絡(luò)媒介只是智力活動(dòng)借用的工具，例如財(cái)務(wù)計(jì)算方法。

而非智力活動(dòng)的方法專利中，智力活動(dòng)相關(guān)的特征通常只是申請(qǐng)人為了將發(fā)明敘述得更完整而使用的一種描述方式，與智力活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)容對(duì)發(fā)明的貢獻(xiàn)是“少量且非本質(zhì)的”。

3.判斷發(fā)明是否屬于可授權(quán)的客體

在進(jìn)行上述的分析后，如果做出貢獻(xiàn)的是其中具有智力活動(dòng)因素的特征，則必須承認(rèn)該專利申請(qǐng)不屬于可授予專利權(quán)的客體。

如果做出貢獻(xiàn)的特征是其中的技術(shù)手段，則可以指出：即使發(fā)明的一部分屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法，但由于發(fā)明對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)不僅僅在于屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法的部分，根據(jù)《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)的規(guī)定，不能以專利法第二十五條第一款第（二）項(xiàng)為由拒絕授予專利權(quán)。

2.3、在意見(jiàn)陳述中時(shí)，應(yīng)該進(jìn)一步闡明專利申請(qǐng)的本質(zhì)

如上所述，在說(shuō)明商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)就整體而言是技術(shù)方案，并且針對(duì)最近接的現(xiàn)有技術(shù)所解決的是技術(shù)問(wèn)題，也產(chǎn)生了技術(shù)效果后，基本可以說(shuō)明該專利申請(qǐng)確實(shí)不屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法。

在此基礎(chǔ)上，應(yīng)該進(jìn)一步結(jié)合《審查指南》第九章的規(guī)定，闡明該專利申請(qǐng)的本質(zhì)。這是因?yàn)?，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)既具有涉及計(jì)算機(jī)程序的共性，又具有計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與商業(yè)活動(dòng)和事務(wù)結(jié)合所帶來(lái)的特殊性。涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)的審查原則和基準(zhǔn)同樣適用于商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)的審查。

一般而言，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)可以歸類于用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)。對(duì)此，《審查指南》指出：如果發(fā)明專利申請(qǐng)的主題是利用在公知計(jì)算機(jī)上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序?qū)ν獠繑?shù)據(jù)進(jìn)行處理，以解決某個(gè)具體的技術(shù)問(wèn)題，那么，由于它所處理的是利用了技術(shù)手段，并能夠獲得技術(shù)效果的技術(shù)問(wèn)題，所以，這種發(fā)明專利申請(qǐng)屬于可給予專利保護(hù)的客體。

來(lái)源：三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：周影 李超然

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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