商業(yè)方法相關專利申請的爭辯策略

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原標題：商業(yè)方法相關專利申請的爭辯策略

意見陳述時我們應該注意些什么？在意見陳述時，不能單純滿足于說明該專利申請請求保護的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法；應該從技術性的角度出發(fā)；應該進一步闡明專利申請的本質。

一 商業(yè)方法客體判斷基本概述

商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請的權利要求不僅包含商業(yè)方法模式特征，也包含得以在技術上實現(xiàn)的技術特征，因此就整體而言不是智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利法第二十五條的情形。

但是，當所采用的技術僅為公知網(wǎng)絡或者計算機技術時，并未對現(xiàn)有的網(wǎng)絡或計算機系統(tǒng)等內部性能帶來改進，未對其構成或功能帶來任何技術上的改變，只是通過人為制定的規(guī)則進行交互或信息傳送，則并未構成技術手段，可以得出不屬于“技術方案”結論，進而不屬于專利權保護的客體。從另一個方面來說，人為制定的商業(yè)規(guī)則通過公知網(wǎng)絡或者計算機技術實施時，難以將解決方案轉化為技術方案，其解決的問題還是商業(yè)問題，并不是技術問題，從而不構成“技術方案”。將計算機或手機等裝置設備作為商業(yè)規(guī)則的操作對象，亦是如此。

下面，舉個例子來進一步說明。

案例一：

一種保險業(yè)務網(wǎng)絡銷售方法，其特征在于，該方法通過設有輸入鍵盤、身份證閱讀器、網(wǎng)絡連接裝置打印裝置的保險業(yè)務終端設備和連接于網(wǎng)絡上的系統(tǒng)中心服務器執(zhí)行保險業(yè)務的網(wǎng)絡銷售，該方法包括如下步驟：

S1，通過輸入鍵盤進行險種和具體保險內容的設定；

S2，采用身份證閱讀器讀取投保人身份信息，進行相應處理并儲存；

S3，保險業(yè)務終端設備將險種、具體保險內容及投保人身份信息通過網(wǎng)絡發(fā)送至系統(tǒng)中心服務器；

S4，打印保險單。

該方案中包括了輸入鍵盤、身份證閱讀器、連接裝置、打印裝置以及中心服務器等裝置，并使用了讀取、處理、儲存、發(fā)送等技術手段，因此，屬于專利法保護的客體。

二 爭辯策略

意見陳述時我們應該注意些什么

2.1、在意見陳述時，不能單純滿足于說明該專利申請請求保護的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法。

在目前的實際操作中，審查員與申請人/代理人之間的爭辯經(jīng)常出現(xiàn)這樣的情況：審查員在未經(jīng)檢索的情況下，就根據(jù)權利要求中出現(xiàn)的商業(yè)性詞匯，如“出售、價格、費用、經(jīng)銷”等，認定專利申請要求保護的發(fā)明的實質是商業(yè)方法，解決的問題不是技術問題，產(chǎn)生的效果也不是技術效果，因此屬于智力活動的規(guī)則和方法；而申請人/代理人則強調發(fā)明所采用的是技術手段（如計算機技術和網(wǎng)絡技術），作為方案整體來說是技術方案。整個過程中雙方各執(zhí)一詞，互相都無法說服對方，從而勢必延長實質審查程序，甚至使得有可能授權的專利申請面臨被駁回的后果。

實際上，商業(yè)方法是通過計算機和網(wǎng)絡技術實現(xiàn)的，其具體實施時一般會借助于計算機和網(wǎng)絡技術領域的技術手段來實現(xiàn)，被審查員認定為商業(yè)方法的專利申請就其整體而言都會帶有技術的色彩。因此單純說明該專利申請請求保護的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法，能夠說服審查員的可能性是不大的。因此，除了說明該專利申請請求保護的發(fā)明就整體而言不是一種智力活動的規(guī)則和方法，還需要進一步說明其與最接近的現(xiàn)有技術相比，不同之處還在于采用了新的技術手段，并且解決的問題和獲得的效果也具有技術性，即滿足方案的技術三要素均為技術性的條件。

2.2、在意見陳述時，應該從技術性的角度出發(fā)

1.分析構成發(fā)明方案所需的特征

首先，應該具體分析權利要求請求保護的發(fā)明中記載了哪些特征，哪些特征具有智力活動的因素，哪些特征是客觀的技術特征，例如，依據(jù)客觀存在的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)處理的行為不應被看作是智力活動的規(guī)則和方法。

2.找出對現(xiàn)有技術做出貢獻的特征

通常，對于智力活動的方法專利來說，所述智力活動本身是發(fā)明的主體，網(wǎng)絡媒介只是智力活動借用的工具，例如財務計算方法。

而非智力活動的方法專利中，智力活動相關的特征通常只是申請人為了將發(fā)明敘述得更完整而使用的一種描述方式，與智力活動有關的內容對發(fā)明的貢獻是“少量且非本質的”。

3.判斷發(fā)明是否屬于可授權的客體

在進行上述的分析后，如果做出貢獻的是其中具有智力活動因素的特征，則必須承認該專利申請不屬于可授予專利權的客體。

如果做出貢獻的特征是其中的技術手段，則可以指出：即使發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法，但由于發(fā)明對于現(xiàn)有技術的貢獻不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，根據(jù)《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)的規(guī)定，不能以專利法第二十五條第一款第（二）項為由拒絕授予專利權。

2.3、在意見陳述中時，應該進一步闡明專利申請的本質

如上所述，在說明商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請就整體而言是技術方案，并且針對最近接的現(xiàn)有技術所解決的是技術問題，也產(chǎn)生了技術效果后，基本可以說明該專利申請確實不屬于智力活動的規(guī)則和方法。

在此基礎上，應該進一步結合《審查指南》第九章的規(guī)定，闡明該專利申請的本質。這是因為，商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請既具有涉及計算機程序的共性，又具有計算機和網(wǎng)絡技術與商業(yè)活動和事務結合所帶來的特殊性。涉及計算機程序的發(fā)明專利申請的審查原則和基準同樣適用于商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請的審查。

一般而言，商業(yè)方法相關發(fā)明專利申請可以歸類于用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請。對此，《審查指南》指出：如果發(fā)明專利申請的主題是利用在公知計算機上運行的計算機程序對外部數(shù)據(jù)進行處理，以解決某個具體的技術問題，那么，由于它所處理的是利用了技術手段，并能夠獲得技術效果的技術問題，所以，這種發(fā)明專利申請屬于可給予專利保護的客體。

來源：三友知識產(chǎn)權

作者：周影 李超然

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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