敏感詞對(duì)于確認(rèn)妨害公共利益發(fā)明創(chuàng)造的影響

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作者：李文清北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)

原標(biāo)題：敏感詞對(duì)于確認(rèn)妨害公共利益發(fā)明創(chuàng)造的影響

在專利撰寫時(shí)，經(jīng)常會(huì)把特定使用場(chǎng)景或者常用技術(shù)習(xí)慣用語(yǔ)作為特征加入權(quán)利要求或者說(shuō)明書中，導(dǎo)致技術(shù)方案被視為“違反社會(huì)公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造”，本文結(jié)合具體案例，提供答復(fù)方式，規(guī)避這一問(wèn)題，并且指出撰寫中應(yīng)該注意的事項(xiàng)。

關(guān)鍵詞：社會(huì)公德公共利益審查意見敏感詞

專利法第五條規(guī)定：對(duì)違反法律、社會(huì)公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。其含義是，若發(fā)明創(chuàng)造的公開、使用、制造違反了法律、社會(huì)公德或者妨害了公共利益，則不能被授予專利權(quán)。這里的妨害公共利益，是指發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施或使用會(huì)給公眾或社會(huì)造成危害，或者會(huì)使國(guó)家和社會(huì)的正常秩序受到影響。

在對(duì)指出發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利要求不符合專利法第五條第一款中關(guān)于“違反社會(huì)公德、妨害公共利益”規(guī)定的審查意見進(jìn)行答復(fù)時(shí)，首先，需要明確該發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利要求中請(qǐng)求保護(hù)的實(shí)質(zhì)方案是否確實(shí)違反社會(huì)公德或妨害公共利益，審查意見對(duì)方案的理解是否有誤；其次，需要判斷能否通過(guò)修改的方式克服審查意見中指出的上述可能存在的缺陷。這里要注意，對(duì)于妨害公共利益，主要從該方案使用的結(jié)果或者使用的場(chǎng)景來(lái)判斷，判斷的前提是具體的技術(shù)詞匯出現(xiàn)了妨害公共利益的場(chǎng)景或者結(jié)果。

以申請(qǐng)?zhí)枮?018100967751、發(fā)明名稱為“用于檢測(cè)通信系統(tǒng)安全性的竊聽裝置及檢測(cè)方法”的發(fā)明創(chuàng)造為例，來(lái)分析審查意見中指出的“發(fā)明創(chuàng)造請(qǐng)求保護(hù)的權(quán)利要求不符合專利法第五條第一款的規(guī)定”的缺陷的答復(fù)方式。

其原權(quán)利要求1為：

1、一種用于檢測(cè)通信系統(tǒng)安全性的竊聽裝置，其特征在于，包括：

第一保偏耦合器、第二保偏耦合器、法拉第旋轉(zhuǎn)器和延遲線；

所述第一保偏耦合器的輸入端與所述通信系統(tǒng)內(nèi)光信號(hào)的發(fā)送端連接，所述第一保偏耦合器用于獲取所述通信系統(tǒng)內(nèi)的光信號(hào)，并將所述光信號(hào)分為第一光信號(hào)和第二光信號(hào)，所述第一光信號(hào)由所述第一保偏耦合器的第一輸出端射出，所述第二光信號(hào)由所述第一保偏耦合器的第二輸出端射出；

所述第一輸出端與所述法拉第旋轉(zhuǎn)器的一端連接，所述法拉第旋轉(zhuǎn)器的另一端與所述第二保偏耦合器的第一輸入端連接；所述法拉第旋轉(zhuǎn)器用于改變所述第二光信號(hào)的偏振態(tài)，以模擬所述通信系統(tǒng)受到竊聽；

所述第二輸出端與所述延遲線的一端連接，所述延遲線的另一端與所述第二保偏耦合器的第二輸入端連接；

所述第二保偏耦合器的輸出端與所述通信系統(tǒng)內(nèi)所述光信號(hào)的接收端連接。

第一次審查意見通知書中，審查員指出：1）主題名稱涉及“竊聽裝置”，其權(quán)利要求記載的方案包括在信息發(fā)送端和接收端之間實(shí)現(xiàn)對(duì)信息的截獲重發(fā)、竊聽功能的具體器件，竊聽的實(shí)施必然會(huì)影響國(guó)家和社會(huì)的正常秩序，妨害公共利益，違反社會(huì)公德。2）權(quán)利要求1實(shí)質(zhì)上請(qǐng)求保護(hù)一種插入信息發(fā)送端和接收端之間的竊聽裝置，其檢測(cè)僅僅是在確定存在竊聽前提下、若接收端發(fā)現(xiàn)了接收錯(cuò)誤、則判斷接收端發(fā)現(xiàn)存在竊聽、進(jìn)而證明了通信系統(tǒng)安全性，但該竊聽裝置本身并不能用于驗(yàn)證通信系統(tǒng)是否安全、也未公開如何利用特定裝置實(shí)現(xiàn)對(duì)竊聽是否存在的檢測(cè)。因此，運(yùn)用該竊聽裝置會(huì)妨害公共利益、違反社會(huì)公德。

從審查意見的具體內(nèi)容來(lái)看，1）從主題名稱出發(fā)，審查員認(rèn)為由于權(quán)利要求1主題名稱中出現(xiàn)的“竊聽”這一技術(shù)詞匯，因此其請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案是屬于妨害公共利益，違反社會(huì)公德的發(fā)明創(chuàng)造；2）從技術(shù)方案本身出發(fā)，審查員認(rèn)為權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的竊聽裝置，應(yīng)用于檢測(cè)通信系統(tǒng)安全性這一具體應(yīng)用場(chǎng)景時(shí)，其依據(jù)的檢測(cè)原理是判斷竊聽裝置的存在是否會(huì)導(dǎo)致接收端出現(xiàn)接收錯(cuò)誤，因此認(rèn)為竊聽裝置的作用并不是驗(yàn)證通信系統(tǒng)是否安全，而是置于發(fā)射端和接收端，用于干擾通信系統(tǒng)，產(chǎn)生實(shí)際的竊聽。而且沒(méi)有給出如何利用特定裝置實(shí)現(xiàn)對(duì)竊聽是否存在的檢測(cè)。因此，審查員認(rèn)為運(yùn)用該竊聽裝置會(huì)妨害公共利益、違反社會(huì)公德。

在答復(fù)第一次審查意見通知書時(shí)，申請(qǐng)人并未針對(duì)上述技術(shù)方案進(jìn)行修改，而是從竊聽裝置的作用進(jìn)行論述，由于在說(shuō)明書中已明確說(shuō)明竊聽裝置的作用是檢測(cè)通信系統(tǒng)安全性，原理是通過(guò)竊聽裝置模擬竊聽并通過(guò)判斷通信系統(tǒng)能否檢測(cè)出該竊聽實(shí)現(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)安全性的作用，因此申請(qǐng)人認(rèn)為竊聽裝置在實(shí)現(xiàn)檢測(cè)通信系統(tǒng)安全性的作用時(shí)，并未產(chǎn)生實(shí)際的竊聽，而是通過(guò)竊聽裝置模擬出一個(gè)虛擬的竊聽，是符合正當(dāng)?shù)?、并被接受的倫理道德觀念和行為準(zhǔn)則的，其實(shí)施或使用也不會(huì)給公眾或社會(huì)造成危害，不會(huì)使國(guó)家和社會(huì)的正常秩序受到影響。另外，申請(qǐng)人認(rèn)為通信系統(tǒng)是否具有安全性是通過(guò)能否識(shí)別出竊聽表現(xiàn)的，一個(gè)能夠識(shí)別出竊聽的通信系統(tǒng)必然是具有安全性的。因此若通信系統(tǒng)的接收端發(fā)現(xiàn)了竊聽裝置模擬出的竊聽，則可以證明通信系統(tǒng)安全性。

審查員在第二次審查意見中指出：只要通信網(wǎng)絡(luò)中存在竊聽裝置、則該通信網(wǎng)絡(luò)必然是不安全的，而通信系統(tǒng)中的竊聽裝置必然也會(huì)竊取相應(yīng)用戶數(shù)據(jù)，從而違反法律、社會(huì)公德、妨害公共利益。

從審查意見的具體內(nèi)容來(lái)看，審查員依然糾結(jié)于本申請(qǐng)中的竊聽裝置會(huì)對(duì)通信系統(tǒng)的安全性造成威脅，并必然會(huì)竊取相應(yīng)用戶數(shù)據(jù)，但是忽略了竊聽裝置實(shí)現(xiàn)的作用和原理，僅從主題名稱出發(fā)，繼續(xù)認(rèn)為只要主題名稱中出現(xiàn)了“竊聽”這一技術(shù)詞匯，其請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案就一定是屬于妨害公共利益，違反社會(huì)公德的發(fā)明創(chuàng)造。

在答復(fù)第二次審查意見通知書時(shí)，同樣未進(jìn)行修改，從竊聽裝置的應(yīng)用場(chǎng)景以及作用結(jié)合實(shí)際方案兩方面進(jìn)行論述：一方面說(shuō)明竊聽裝置的應(yīng)用場(chǎng)景保證了竊聽裝置不會(huì)獲取任何通信方試圖傳遞的信息，也不會(huì)竊取到用戶的數(shù)據(jù)。另一方面繼續(xù)說(shuō)明本申請(qǐng)中的竊聽裝置并不是實(shí)際的竊聽裝置，僅僅是模擬通信系統(tǒng)受到竊聽的狀態(tài)，通過(guò)通信系統(tǒng)是否能夠檢測(cè)出該模擬出的竊聽判斷通信系統(tǒng)的安全性。

審查員在第三次審查意見中指出：權(quán)利要求1實(shí)質(zhì)上請(qǐng)求保護(hù)一種檢測(cè)通信系統(tǒng)安全性的裝置，而非“竊聽裝置”，因此建議對(duì)權(quán)利要求1主題名稱進(jìn)行修改。

從審查意見的具體內(nèi)容來(lái)看，審查員初步同意了第二次的答復(fù)理由，但是依然認(rèn)為權(quán)利要求1的主題名稱因存在技術(shù)詞匯“竊聽”而容易使人產(chǎn)生誤解，需要將“竊聽”刪除，刪除后即可符合專利法第五條第一款關(guān)于“違反社會(huì)公德，妨害公共利益”的規(guī)定。

因此，申請(qǐng)人在答復(fù)第三次審查意見通知書時(shí)，依據(jù)審查意見中指出的修改方式對(duì)原權(quán)利要求1進(jìn)行修改，刪除了“竊聽”，以克服權(quán)利要求1不符合專利法第五條第一款關(guān)于“違反社會(huì)公德，妨害公共利益”的規(guī)定的缺陷。

從審查員下發(fā)的三次審查意見以及做出的三次答復(fù)可以看出，本申請(qǐng)的權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案其實(shí)質(zhì)上是符合專利法第五條第一款關(guān)于“違反社會(huì)公德，妨害公共利益”的規(guī)定，但是由于保護(hù)主題中引入了限定詞“竊聽”這一技術(shù)詞匯，導(dǎo)致了審查員起初認(rèn)為本申請(qǐng)的技術(shù)方案不符合專利法規(guī)定這一有誤的判斷，通過(guò)兩次解釋以及一次修改，最終說(shuō)服審查員。

但是，值得思考的是，審查意見中指出的缺陷真的值得通過(guò)答復(fù)三次審查意見得到克服嗎？答案是否定的，從第一次答復(fù)和第二次答復(fù)來(lái)看，其論述的內(nèi)容實(shí)質(zhì)是一樣的，主要是在說(shuō)明本申請(qǐng)中的竊聽裝置和現(xiàn)有不符合專利法規(guī)定的竊聽裝置不同，只是分別從兩種不同的角度來(lái)說(shuō)，每種角度均不全面，如此才會(huì)導(dǎo)致審查員不能很好的理解本申請(qǐng)的技術(shù)方案。最終，即使審查員理解了本申請(qǐng)的技術(shù)方案，但是由于權(quán)利要求的保護(hù)主題中存在“竊聽”，也必須修改刪除之才能克服缺陷。而且，這種車輪式的答復(fù)方式無(wú)疑會(huì)延長(zhǎng)專利的審查周期，給專利的審查帶來(lái)不便，這也暴露出審查意見的答復(fù)方式至關(guān)重要。

審查指南第二部分第一章第3.1.2-3.1.3節(jié)中具體給出了“違反社會(huì)公德的發(fā)明創(chuàng)造”以及“妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造”，并具體舉例。其中，違反社會(huì)公德的發(fā)明創(chuàng)造通常指與正當(dāng)?shù)?、并被接受的倫理道德觀念和行為準(zhǔn)則相違背的發(fā)明創(chuàng)造。妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造可以包括以致人傷殘或損害財(cái)物為手段的發(fā)明創(chuàng)造、發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施或使用會(huì)嚴(yán)重污染環(huán)境、嚴(yán)重浪費(fèi)能源或資源、破壞生態(tài)平衡、危害公眾健康的發(fā)明創(chuàng)造、專利申請(qǐng)的文字或者圖案涉及國(guó)家重大政治事件或宗教信仰、傷害人民感情或民族感情或者宣傳封建迷信的發(fā)明創(chuàng)造等。

在上述案例中，“竊聽”這一技術(shù)詞匯是屬于在特定使用場(chǎng)景下的常用技術(shù)習(xí)慣用語(yǔ)，從字面看，確實(shí)存在危害公共利益的嫌疑；但是從實(shí)質(zhì)方案看，不存在危害公共利益的動(dòng)機(jī)和內(nèi)容。結(jié)合上述案例，筆者認(rèn)為，對(duì)指出發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利要求不符合專利法第五條第一款中關(guān)于“違反社會(huì)公德、妨害公共利益”規(guī)定的審查意見進(jìn)行答復(fù)時(shí)，比較適用的答復(fù)方式應(yīng)該分兩步：第一步，明確發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利要求中請(qǐng)求保護(hù)的實(shí)質(zhì)方案是否確實(shí)違反社會(huì)公德或妨害公共利益，審查意見對(duì)方案的理解是否有誤。針對(duì)上述案例，其實(shí)質(zhì)方案并沒(méi)有違反社會(huì)公德或妨害公共利益，而只是保護(hù)主題中出現(xiàn)的“竊聽”成為了干擾審查員判斷的真兇，使審查員理解有誤。判斷審查意見對(duì)方案的理解是否有誤，一方面是判斷申請(qǐng)文件中是否出現(xiàn)了對(duì)理解方案產(chǎn)生不利影響的敏感詞，例如“竊聽”等；另一方面是判斷申請(qǐng)文件中是否出現(xiàn)了對(duì)理解方案產(chǎn)生不利影響的表述方式，即產(chǎn)生歧義的表述方式。無(wú)論是敏感詞的出現(xiàn)，還是表述方式出現(xiàn)偏差，都將會(huì)導(dǎo)致審查員對(duì)方案的理解有誤，進(jìn)而容易做出發(fā)明創(chuàng)造違反社會(huì)公德或妨害公共利益的結(jié)論。第二步，判斷能否通過(guò)修改的方式克服審查意見中指出的上述可能存在的缺陷，即是要判斷上述的敏感詞是能否替換為其他詞或刪除、上述的表述方式能否根據(jù)說(shuō)明書記載的內(nèi)容用其他表述方式替換。針對(duì)上述案例，“竊聽”的出現(xiàn)，僅僅是為了說(shuō)明裝置是模擬竊聽的，其有無(wú)對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)方案并不影響，但是其會(huì)使審查員或其他人員產(chǎn)生誤解，因此最好的修改方式就是將其刪除。

細(xì)細(xì)比對(duì)，上述案例的三次審查意見答復(fù)最終可以通過(guò)包含上述兩步的答復(fù)方式縮減到一次審查意見答復(fù)，答復(fù)的內(nèi)容更加全面，說(shuō)理也會(huì)更加充分。

進(jìn)一步地，筆者認(rèn)為，借鑒上述案例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在發(fā)明創(chuàng)造專利撰寫時(shí)，也可以有針對(duì)性的注意以下方面：

1）權(quán)利要求的保護(hù)主題避免選用敏感詞；

2）實(shí)際方案中盡量避免將敏感詞作為技術(shù)特征或用于限定技術(shù)特征，這類敏感詞可能是常用技術(shù)習(xí)慣用語(yǔ)，例如“竊聽”等；

3）在特定使用場(chǎng)景中，盡量避免使用敏感詞描述技術(shù)方案的應(yīng)用效果或作用，例如“使盜竊者雙目失明”等；

4）說(shuō)明書中盡量從原理上詳細(xì)的說(shuō)明實(shí)際方案，避免在后續(xù)答復(fù)審查意見時(shí)無(wú)說(shuō)理依據(jù)。

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作者：李文清北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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