敏感詞對于確認妨害公共利益發(fā)明創(chuàng)造的影響

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李文清北京路浩知識產(chǎn)權集團

原標題：敏感詞對于確認妨害公共利益發(fā)明創(chuàng)造的影響

在專利撰寫時，經(jīng)常會把特定使用場景或者常用技術習慣用語作為特征加入權利要求或者說明書中，導致技術方案被視為“違反社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造”，本文結合具體案例，提供答復方式，規(guī)避這一問題，并且指出撰寫中應該注意的事項。

關鍵詞：社會公德公共利益審查意見敏感詞

專利法第五條規(guī)定：對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權。其含義是，若發(fā)明創(chuàng)造的公開、使用、制造違反了法律、社會公德或者妨害了公共利益，則不能被授予專利權。這里的妨害公共利益，是指發(fā)明創(chuàng)造的實施或使用會給公眾或社會造成危害，或者會使國家和社會的正常秩序受到影響。

在對指出發(fā)明創(chuàng)造的權利要求不符合專利法第五條第一款中關于“違反社會公德、妨害公共利益”規(guī)定的審查意見進行答復時，首先，需要明確該發(fā)明創(chuàng)造的權利要求中請求保護的實質方案是否確實違反社會公德或妨害公共利益，審查意見對方案的理解是否有誤；其次，需要判斷能否通過修改的方式克服審查意見中指出的上述可能存在的缺陷。這里要注意，對于妨害公共利益，主要從該方案使用的結果或者使用的場景來判斷，判斷的前提是具體的技術詞匯出現(xiàn)了妨害公共利益的場景或者結果。

以申請?zhí)枮?018100967751、發(fā)明名稱為“用于檢測通信系統(tǒng)安全性的竊聽裝置及檢測方法”的發(fā)明創(chuàng)造為例，來分析審查意見中指出的“發(fā)明創(chuàng)造請求保護的權利要求不符合專利法第五條第一款的規(guī)定”的缺陷的答復方式。

其原權利要求1為：

1、一種用于檢測通信系統(tǒng)安全性的竊聽裝置，其特征在于，包括：

第一保偏耦合器、第二保偏耦合器、法拉第旋轉器和延遲線；

所述第一保偏耦合器的輸入端與所述通信系統(tǒng)內光信號的發(fā)送端連接，所述第一保偏耦合器用于獲取所述通信系統(tǒng)內的光信號，并將所述光信號分為第一光信號和第二光信號，所述第一光信號由所述第一保偏耦合器的第一輸出端射出，所述第二光信號由所述第一保偏耦合器的第二輸出端射出；

所述第一輸出端與所述法拉第旋轉器的一端連接，所述法拉第旋轉器的另一端與所述第二保偏耦合器的第一輸入端連接；所述法拉第旋轉器用于改變所述第二光信號的偏振態(tài)，以模擬所述通信系統(tǒng)受到竊聽；

所述第二輸出端與所述延遲線的一端連接，所述延遲線的另一端與所述第二保偏耦合器的第二輸入端連接；

所述第二保偏耦合器的輸出端與所述通信系統(tǒng)內所述光信號的接收端連接。

第一次審查意見通知書中，審查員指出：1）主題名稱涉及“竊聽裝置”，其權利要求記載的方案包括在信息發(fā)送端和接收端之間實現(xiàn)對信息的截獲重發(fā)、竊聽功能的具體器件，竊聽的實施必然會影響國家和社會的正常秩序，妨害公共利益，違反社會公德。2）權利要求1實質上請求保護一種插入信息發(fā)送端和接收端之間的竊聽裝置，其檢測僅僅是在確定存在竊聽前提下、若接收端發(fā)現(xiàn)了接收錯誤、則判斷接收端發(fā)現(xiàn)存在竊聽、進而證明了通信系統(tǒng)安全性，但該竊聽裝置本身并不能用于驗證通信系統(tǒng)是否安全、也未公開如何利用特定裝置實現(xiàn)對竊聽是否存在的檢測。因此，運用該竊聽裝置會妨害公共利益、違反社會公德。

從審查意見的具體內容來看，1）從主題名稱出發(fā)，審查員認為由于權利要求1主題名稱中出現(xiàn)的“竊聽”這一技術詞匯，因此其請求保護的技術方案是屬于妨害公共利益，違反社會公德的發(fā)明創(chuàng)造；2）從技術方案本身出發(fā)，審查員認為權利要求1請求保護的竊聽裝置，應用于檢測通信系統(tǒng)安全性這一具體應用場景時，其依據(jù)的檢測原理是判斷竊聽裝置的存在是否會導致接收端出現(xiàn)接收錯誤，因此認為竊聽裝置的作用并不是驗證通信系統(tǒng)是否安全，而是置于發(fā)射端和接收端，用于干擾通信系統(tǒng)，產(chǎn)生實際的竊聽。而且沒有給出如何利用特定裝置實現(xiàn)對竊聽是否存在的檢測。因此，審查員認為運用該竊聽裝置會妨害公共利益、違反社會公德。

在答復第一次審查意見通知書時，申請人并未針對上述技術方案進行修改，而是從竊聽裝置的作用進行論述，由于在說明書中已明確說明竊聽裝置的作用是檢測通信系統(tǒng)安全性，原理是通過竊聽裝置模擬竊聽并通過判斷通信系統(tǒng)能否檢測出該竊聽實現(xiàn)檢測系統(tǒng)安全性的作用，因此申請人認為竊聽裝置在實現(xiàn)檢測通信系統(tǒng)安全性的作用時，并未產(chǎn)生實際的竊聽，而是通過竊聽裝置模擬出一個虛擬的竊聽，是符合正當?shù)摹⒉⒈唤邮艿膫惱淼赖掠^念和行為準則的，其實施或使用也不會給公眾或社會造成危害，不會使國家和社會的正常秩序受到影響。另外，申請人認為通信系統(tǒng)是否具有安全性是通過能否識別出竊聽表現(xiàn)的，一個能夠識別出竊聽的通信系統(tǒng)必然是具有安全性的。因此若通信系統(tǒng)的接收端發(fā)現(xiàn)了竊聽裝置模擬出的竊聽，則可以證明通信系統(tǒng)安全性。

審查員在第二次審查意見中指出：只要通信網(wǎng)絡中存在竊聽裝置、則該通信網(wǎng)絡必然是不安全的，而通信系統(tǒng)中的竊聽裝置必然也會竊取相應用戶數(shù)據(jù)，從而違反法律、社會公德、妨害公共利益。

從審查意見的具體內容來看，審查員依然糾結于本申請中的竊聽裝置會對通信系統(tǒng)的安全性造成威脅，并必然會竊取相應用戶數(shù)據(jù)，但是忽略了竊聽裝置實現(xiàn)的作用和原理，僅從主題名稱出發(fā)，繼續(xù)認為只要主題名稱中出現(xiàn)了“竊聽”這一技術詞匯，其請求保護的技術方案就一定是屬于妨害公共利益，違反社會公德的發(fā)明創(chuàng)造。

在答復第二次審查意見通知書時，同樣未進行修改，從竊聽裝置的應用場景以及作用結合實際方案兩方面進行論述：一方面說明竊聽裝置的應用場景保證了竊聽裝置不會獲取任何通信方試圖傳遞的信息，也不會竊取到用戶的數(shù)據(jù)。另一方面繼續(xù)說明本申請中的竊聽裝置并不是實際的竊聽裝置，僅僅是模擬通信系統(tǒng)受到竊聽的狀態(tài)，通過通信系統(tǒng)是否能夠檢測出該模擬出的竊聽判斷通信系統(tǒng)的安全性。

審查員在第三次審查意見中指出：權利要求1實質上請求保護一種檢測通信系統(tǒng)安全性的裝置，而非“竊聽裝置”，因此建議對權利要求1主題名稱進行修改。

從審查意見的具體內容來看，審查員初步同意了第二次的答復理由，但是依然認為權利要求1的主題名稱因存在技術詞匯“竊聽”而容易使人產(chǎn)生誤解，需要將“竊聽”刪除，刪除后即可符合專利法第五條第一款關于“違反社會公德，妨害公共利益”的規(guī)定。

因此，申請人在答復第三次審查意見通知書時，依據(jù)審查意見中指出的修改方式對原權利要求1進行修改，刪除了“竊聽”，以克服權利要求1不符合專利法第五條第一款關于“違反社會公德，妨害公共利益”的規(guī)定的缺陷。

從審查員下發(fā)的三次審查意見以及做出的三次答復可以看出，本申請的權利要求1請求保護的技術方案其實質上是符合專利法第五條第一款關于“違反社會公德，妨害公共利益”的規(guī)定，但是由于保護主題中引入了限定詞“竊聽”這一技術詞匯，導致了審查員起初認為本申請的技術方案不符合專利法規(guī)定這一有誤的判斷，通過兩次解釋以及一次修改，最終說服審查員。

但是，值得思考的是，審查意見中指出的缺陷真的值得通過答復三次審查意見得到克服嗎？答案是否定的，從第一次答復和第二次答復來看，其論述的內容實質是一樣的，主要是在說明本申請中的竊聽裝置和現(xiàn)有不符合專利法規(guī)定的竊聽裝置不同，只是分別從兩種不同的角度來說，每種角度均不全面，如此才會導致審查員不能很好的理解本申請的技術方案。最終，即使審查員理解了本申請的技術方案，但是由于權利要求的保護主題中存在“竊聽”，也必須修改刪除之才能克服缺陷。而且，這種車輪式的答復方式無疑會延長專利的審查周期，給專利的審查帶來不便，這也暴露出審查意見的答復方式至關重要。

審查指南第二部分第一章第3.1.2-3.1.3節(jié)中具體給出了“違反社會公德的發(fā)明創(chuàng)造”以及“妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造”，并具體舉例。其中，違反社會公德的發(fā)明創(chuàng)造通常指與正當?shù)?、并被接受的倫理道德觀念和行為準則相違背的發(fā)明創(chuàng)造。妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造可以包括以致人傷殘或損害財物為手段的發(fā)明創(chuàng)造、發(fā)明創(chuàng)造的實施或使用會嚴重污染環(huán)境、嚴重浪費能源或資源、破壞生態(tài)平衡、危害公眾健康的發(fā)明創(chuàng)造、專利申請的文字或者圖案涉及國家重大政治事件或宗教信仰、傷害人民感情或民族感情或者宣傳封建迷信的發(fā)明創(chuàng)造等。

在上述案例中，“竊聽”這一技術詞匯是屬于在特定使用場景下的常用技術習慣用語，從字面看，確實存在危害公共利益的嫌疑；但是從實質方案看，不存在危害公共利益的動機和內容。結合上述案例，筆者認為，對指出發(fā)明創(chuàng)造的權利要求不符合專利法第五條第一款中關于“違反社會公德、妨害公共利益”規(guī)定的審查意見進行答復時，比較適用的答復方式應該分兩步：第一步，明確發(fā)明創(chuàng)造的權利要求中請求保護的實質方案是否確實違反社會公德或妨害公共利益，審查意見對方案的理解是否有誤。針對上述案例，其實質方案并沒有違反社會公德或妨害公共利益，而只是保護主題中出現(xiàn)的“竊聽”成為了干擾審查員判斷的真兇，使審查員理解有誤。判斷審查意見對方案的理解是否有誤，一方面是判斷申請文件中是否出現(xiàn)了對理解方案產(chǎn)生不利影響的敏感詞，例如“竊聽”等；另一方面是判斷申請文件中是否出現(xiàn)了對理解方案產(chǎn)生不利影響的表述方式，即產(chǎn)生歧義的表述方式。無論是敏感詞的出現(xiàn)，還是表述方式出現(xiàn)偏差，都將會導致審查員對方案的理解有誤，進而容易做出發(fā)明創(chuàng)造違反社會公德或妨害公共利益的結論。第二步，判斷能否通過修改的方式克服審查意見中指出的上述可能存在的缺陷，即是要判斷上述的敏感詞是能否替換為其他詞或刪除、上述的表述方式能否根據(jù)說明書記載的內容用其他表述方式替換。針對上述案例，“竊聽”的出現(xiàn)，僅僅是為了說明裝置是模擬竊聽的，其有無對發(fā)明創(chuàng)造的實質方案并不影響，但是其會使審查員或其他人員產(chǎn)生誤解，因此最好的修改方式就是將其刪除。

細細比對，上述案例的三次審查意見答復最終可以通過包含上述兩步的答復方式縮減到一次審查意見答復，答復的內容更加全面，說理也會更加充分。

進一步地，筆者認為，借鑒上述案例的經(jīng)驗教訓，在發(fā)明創(chuàng)造專利撰寫時，也可以有針對性的注意以下方面：

1）權利要求的保護主題避免選用敏感詞；

2）實際方案中盡量避免將敏感詞作為技術特征或用于限定技術特征，這類敏感詞可能是常用技術習慣用語，例如“竊聽”等；

3）在特定使用場景中，盡量避免使用敏感詞描述技術方案的應用效果或作用，例如“使盜竊者雙目失明”等；

4）說明書中盡量從原理上詳細的說明實際方案，避免在后續(xù)答復審查意見時無說理依據(jù)。

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作者：李文清北京路浩知識產(chǎn)權集團

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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