涉外定牌加工中的商標侵權(quán)風險及防范

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作者：許曉婷 中國貿(mào)促會專利商標事務所

原標題：涉外定牌加工中的商標侵權(quán)風險及防范

涉外定牌加工一直是我國商標侵權(quán)問題中的熱點和爭議焦點，近十年來，關于涉外定牌加工的侵權(quán)案件層出不窮，但全國各級法院的判決結(jié)果卻各有不同。本文將圍繞2019年HONDA案再審判決這一案例，對比最高法在涉外定牌加工侵權(quán)問題上的觀點變化，分析HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響，并以此為依據(jù)，結(jié)合在先案例，為涉外定牌加工行業(yè)的相關方提供一些建議。

涉外定牌加工一直是我國商標侵權(quán)問題中的熱點和爭議焦點，近十年來，關于涉外定牌加工的侵權(quán)案件層出不窮，但全國各級法院的判決結(jié)果卻各有不同。在此種亟需權(quán)威審理標準的情況下，每當最高法做出關于涉外定牌加工的判決時，都會在業(yè)內(nèi)掀起熱議。2019年HONDA案再審判決【1】橫空出世，最高法從一個新的角度對涉外定牌加工的本質(zhì)問題進行了定位，本文將圍繞這一判決，對比最高法在涉外定牌加工侵權(quán)問題上的觀點變化，分析HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響，并以此為依據(jù)，結(jié)合在先案例，為涉外定牌加工行業(yè)的相關方提供一些建議。
 

一、涉外定牌加工的定義以及侵權(quán)成因

涉外定牌加工，通常是指國內(nèi)加工企業(yè)接受境外商標權(quán)利人或商標使用權(quán)人的委托，按照其加工要求加工產(chǎn)品，貼附其提供的商標，并將加工的產(chǎn)品全部交付給境外委托人。境外委托人根據(jù)約定向國內(nèi)加工企業(yè)支付加工費，定牌加工的商品不在境內(nèi)銷售的一種國際貿(mào)易形式。

在涉外定牌加工中，由于沒有在中國境內(nèi)銷售產(chǎn)品的意圖，境外委托方往往會忽視在中國注冊商標的必要性，如果恰巧其他主體在國內(nèi)相同或類似商品上注冊了相同或近似商標（下文稱“國內(nèi)注冊商標”），便可能引發(fā)涉外定牌加工中最常見的侵權(quán)糾紛，即國內(nèi)加工方在生產(chǎn)定牌加工產(chǎn)品過程中，貼附境外委托人提供的境外注冊商標時，是否侵犯國內(nèi)商標注冊人的商標權(quán)。本文提及的侵權(quán)糾紛均為此類。

二、最高法在涉外定牌加工行為是否侵犯國內(nèi)商標權(quán)問題上的觀點變化

2015年以來，最高法在該問題上的觀點歷經(jīng)“不侵權(quán)”到“盡到合理注意義務后的不侵權(quán)”，再到“侵權(quán)”。代表案例如下：第一件為2015年PRETUL案【2】，案件要點為浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司依據(jù)墨西哥“PRETUL”商標的合法使用人的委托從事涉外定牌加工的行為是否侵犯國內(nèi)商標權(quán)注冊的商標權(quán)，最高法在該案中認為定牌加工產(chǎn)品不在中國市場上銷售,使用的商標不會在我國領域內(nèi)發(fā)揮識別功能,因此涉外定牌加工行為不侵權(quán)；第二件為2017年東風案【3】,案件要點為江蘇常佳金峰動力機械有限公司受印尼合法注冊的“東風”商標注冊人委托從事涉外定牌加工的行為是否侵犯國內(nèi)商標注冊人上海柴油機股份有限公司注冊的“東風”商標的商標權(quán)，最高法在該案中延續(xù)了PRETUL案不侵權(quán)的觀點，但增加了國內(nèi)加工方的注意義務，即除非有相反證據(jù)顯示國內(nèi)加工方未盡合理注意義務，其受托加工行為對國內(nèi)注冊商標權(quán)人的商標權(quán)造成了實質(zhì)性的損害，一般情況下涉外定牌加工行為不應認定為侵權(quán)；第三件為2019年HONDA案，案件要點為重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司、重慶恒勝集團有限公司受在緬甸合法備案的“HONDAKIT”商標的權(quán)利人委托從事的涉外定牌加工行為是否對本田技研工業(yè)株式會社在中國注冊的“HONDA”商標造成侵權(quán)，最高法在該案中認為涉案定牌加工案件的產(chǎn)品具有流入國內(nèi)市場的可能性，能夠發(fā)揮商標的識別功能，構(gòu)成商標法意義上的使用，且被訴商標與國內(nèi)注冊商標構(gòu)成近似商標，容易造成混淆，因此，涉外定牌加工行為侵權(quán)。為更直觀地對比最高法的觀點變化，且由于東風案中的觀點對PRETUL案中的觀點具有延續(xù)和包含的關系，筆者將HONDA案和東風案的再審判決進行了如下對比：

從上表可以看出，最高法在HONDA案中對涉外定牌加工中商標使用行為的本質(zhì)進行了新的定義，完全推翻日漸穩(wěn)定的“不侵權(quán)”的觀點。

三、HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響

HONDA案的侵權(quán)判決似乎沒有留出對定牌加工案件進行不侵權(quán)抗辯的余地，所以令人不禁想問：此類案件被判侵權(quán)是否會從此一錘定音？筆者認為，在HONDA案的影響下，涉外定牌加工被判侵權(quán)的比例應該會有所增長，但從以下幾方面來看，各級法院還是會遵循具體案件具體分析的原則。

2015年PRETUL案“不侵權(quán)”再審判決做出后，業(yè)界同樣擔憂此類案件是否會被固化為不侵權(quán)。對此，該案主審法官在2016年杭州市中級人民法院舉辦的研討會上發(fā)言稱：雖然最高法對PRETUL再審案所涉及的該類情形做出了判決，但并不意味著所有定牌加工案件的處理結(jié)果都是如此，這既是法律問題，也是經(jīng)濟問題。誠然，在此之后的判決雖被判不侵權(quán)的比例較高，但絕非一刀切地全部認定為不侵權(quán)。

與之相印證的是，最高法在HONDA案再審判決中寫到：隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,人們對于在涉外定牌加工中產(chǎn)生的商標侵權(quán)問題的認識和糾紛解決,也在不斷變化和深化……不能把某種貿(mào)易方式(如本案爭議的涉外定牌加工方式)簡單地固化為不侵犯商標權(quán)的除外情形……。筆者認為，言下之意，也不能簡單地固化為侵權(quán)。進一步言之，在本案中，OEM制造商對授權(quán)商標的不規(guī)范使用行為，對最終判決造成了毋庸置疑的影響。

為更充分地驗證這一觀點，筆者檢索到在HONDA案再審判決后（即2019年9月23日以后）做出的相關判決中，被訴行為被明確認定為涉外定牌加工并進行判決的案件共以下6件。筆者對判決結(jié)果和主要理由進行了歸納總結(jié)：

目前來看，涉外定牌加工案件的審理標準和判決結(jié)果雖然仍不盡相同，但受HONDA案再審判決影響的趨勢已有所體現(xiàn)，所以涉外定牌加工行業(yè)的相關企業(yè)應持更加審慎的態(tài)度。對此，筆者結(jié)合近年來的相關判例，為涉外定牌加工各方提供了以下參考建議。
 

四、對涉外定牌加工各方的建議

首先，涉外定牌加工各方無一例外地應該謹遵誠信原則。從我國近年來的各種判例以及《商標法》的修改中不難看出，惡意已經(jīng)成為各類侵權(quán)案件中重要考量因素，換言之，如果法官察覺到一方具有惡意，訴訟失敗的幾率將大大增加。因此，境外委托方和國內(nèi)商標注冊人應避免搶注他人商標，以攀附他人商譽為目的注冊與他人商標近似的商標以及惡意訴訟。對于國內(nèi)加工方而言，如果能夠明顯感知境外委托人的惡意，則應該慎重考慮是否接受訂單。例如，HONDA案再審被判侵權(quán)的理由之一是：國內(nèi)加工方在使用商標時，突出增大“HONDA”的文字部分,縮小“KIT”的文字部分,同時將H字母和類似羽翼形狀部分標以紅色，與引證商標構(gòu)成近似商標。筆者認為，本案國內(nèi)加工方作為同業(yè)經(jīng)營者，按照國外委托人的要求在產(chǎn)品上使用與境外注冊商標不符、且與同行業(yè)知名商標HONDA近似的商標圖樣，未進行合理避讓，難以自證完全沒有惡意，退一步講，如果本案中使用的商標與境外注冊商標完全一致，也許本案判決會有所不同。

除以上誠信原則外，筆者對各方的建議分別如下：

（一） 國內(nèi)加工方

首先，國內(nèi)加工方在接受訂單前，應檢索國內(nèi)相同或類似商品上的在先商標。如檢索到與境外注冊商標相同的商標，則侵權(quán)風險較大，應充分權(quán)衡風險利弊后再決定是否接受訂單；如果沒有相同商標，但境外注冊商標與國內(nèi)有一定影響力的商標尤其是馳名商標較為近似，應當予以合理避讓。

其次，如決定接受訂單，國內(nèi)定牌加工方必須確保自己的加工行為完全符合以下涉外定牌加工的要求，這樣才有機會在訴訟中以此進行抗辯。

1、確定委托方為境外企業(yè)。根據(jù)在先案例方爵案【4】，如委托方為境內(nèi)企業(yè)，即使其在國外有合法有效的注冊商標，一般不構(gòu)成涉外定牌加工，而只是單純委托生產(chǎn)和出口貿(mào)易，更容易被視為國內(nèi)商標使用行為而被判定侵權(quán)。

2、境外注冊商標應合法有效且已核準注冊。國內(nèi)加工方應要求境外委托方提供商標注冊證明及中文翻譯最好要求委托方對相關證明進行公證或認證，或者委托第三方查證，以確保其真實性。

3、定牌加工生產(chǎn)中貼附的商標、委托協(xié)議中的商標與境外注冊商標保持一致。

4、定牌加工產(chǎn)品必須屬于境外注冊商標指定的商品范圍。

5、境外委托人必須是境外注冊商標的合法使用人。如果境外委托方不是境外商標的注冊人，則必須查看并留存境外委托方使用該商標的許可協(xié)議或者授權(quán)書，并要求境外委托方對許可協(xié)議或授權(quán)書進行公證或認證，以確保其真實性。

6、所有定牌加工產(chǎn)品必須交付境外委托方，不允許流入國內(nèi)市場。第一、確保生產(chǎn)時貼附的商標及生產(chǎn)數(shù)量與協(xié)議約定一致，如果加工方生產(chǎn)的產(chǎn)品超出協(xié)議的約定的數(shù)量，多余的部分可能會被認定有流入國內(nèi)市場的可能性。第二、嚴格防止產(chǎn)品在國內(nèi)銷售或向內(nèi)部人員出售、贈與等。第三、交付時注意保存貨物購銷合同、海關出口貨物報關單、售貨確認書、裝箱單、發(fā)票等證據(jù)，備以證明所有產(chǎn)品均交付委托方。第四、如果不符合要求的產(chǎn)品被境外委托方拒收，建議國內(nèi)加工方進行銷毀，不可將其投入國內(nèi)市場。第五、避免在國內(nèi)進行類似交易的行為，如確實無法避免，建議簽署委托協(xié)議并保留相證明文件。例如，國內(nèi)加工方不具備報關資格，委托其他公司以受托公司的名義進行報關并向其支付費用，如被訴侵權(quán)，國內(nèi)商標注冊人可能主張此種行為為銷售行為，被訴產(chǎn)品已在國內(nèi)市場流通。

7、確保定牌加工生產(chǎn)在合同期限內(nèi)進行，且務必簽署協(xié)議后再開始生產(chǎn)，避免倒簽協(xié)議。

最后，定牌加工案件中的被訴人大多是國內(nèi)加工方，如被判侵權(quán)，賠償金額往往與境外委托人支付的加工費差距甚大，所以，筆者建議國內(nèi)加工方應與境外委托方在合同中事先約定如何分擔可能出現(xiàn)的賠償責任，以最大限度地降低自己的損失。
 

（二）境外委托方

雖然我國涉外定牌加工案件中的被訴人大多為國內(nèi)加工方，但如遇糾紛，境外委托方會受到不能及時收貨的影響，并且也有在先案例KWAY案【5】判定國內(nèi)加工方已盡到合理注意義務不侵權(quán)，并判定境外委托方侵權(quán)。所以境外委托方也應積極采取措施，減小侵權(quán)風險。具體建議如下：

1、境外委托方應提前在中國注冊相關商標，然后再進行定牌加工委托，以避免侵權(quán)風險。

2、如果在中國尚未注冊或無法注冊相關商標，境外委托方應與國內(nèi)加工方共同合作確保二者之間的委托加工符合涉外定牌加工的要求。其中，境外委托方應重點確保境外注冊商標權(quán)利無瑕疵，以及相關產(chǎn)品不會回流中國市場。值得注意的是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，定牌加工產(chǎn)品不可避免地會在網(wǎng)上出售，境外委托方應該避免在可以將產(chǎn)品直接寄到中國的境外網(wǎng)站上進行銷售，例如，在先案例PEAKSEAS0N案【6】中，被訴行為被判侵權(quán)的理由之一為，定牌加工產(chǎn)品雖然是在美國電商平臺（亞馬遜美國網(wǎng)站）上出售，但國內(nèi)消費者可以通過亞馬遜中國網(wǎng)站搜索到相關商品并且進行網(wǎng)購，所以該案法官認為存在通過“亞馬遜”網(wǎng)站購買到已出口至境外之商品的可能性,會引起國內(nèi)相關公眾混淆與誤認而判定侵權(quán)。

3、如果在中國發(fā)現(xiàn)惡意搶注行為，應盡早對相關商標提交異議、無效宣告或撤銷三年不使用等申請，積極維護自身權(quán)益。

 
（三）國內(nèi)商標注冊人

HONDA案再審判決明顯更有利于國內(nèi)商標注冊人，所以相比之下，在本文討論的涉外定牌加工侵權(quán)糾紛案件中，國內(nèi)商標注冊人的前景較為明朗。筆者認為國內(nèi)商標注冊人可以從以下幾方完善自己的權(quán)益保障。

1、對注冊商標進行海關備案和市場監(jiān)視。通過海關備案有助于發(fā)現(xiàn)和阻止通過涉外定牌加工方式侵權(quán)的行為，預防侵權(quán)產(chǎn)品流向海外市場。

2、積極使用注冊商標。國內(nèi)注冊人應積極使用注冊商標，穩(wěn)固商標權(quán)，提升知名度。如果注冊商標未實際使用，遭遇糾紛時，法院可能僅判侵權(quán)不判賠償，而且如果不使用滿三年，還會面臨被撤銷的風險。

3、對海外搶注商標積極維權(quán)。提前對海外市場開展布局，如果發(fā)現(xiàn)惡意搶注人，應盡早對相關商標提交異議、無效宣告或撤銷等申請。

除以上建議外，涉外定牌加工各方應密切關注我國經(jīng)濟策略動態(tài)以及相關知識產(chǎn)權(quán)案例，及時規(guī)避一些可預見的侵權(quán)風險。
 

涉外定牌加工早已不是單純的商標法適用問題，而是逐漸演變?yōu)檎邌栴}、經(jīng)濟問題。近年來，在“一帶一路”大戰(zhàn)略背景下，我國一直致力于推動創(chuàng)新戰(zhàn)略實施，促進國內(nèi)企業(yè)發(fā)展自主品牌，隨著我國出口商品的質(zhì)量不斷提升，打擊出口貿(mào)易中的侵權(quán)、假冒偽劣商品成為維護“中國制造”國際形象的重點。HONDA案判決應運而生之際，國內(nèi)企業(yè)可考慮創(chuàng)立自主品牌，弘揚民族精神。同時，國家機關也應重視法律的指引作用，在司法判定和執(zhí)法標準上采取統(tǒng)一標準，這樣國內(nèi)企業(yè)才可以明確自身定位，更好地維護“中國制造”的良好國際形象。

標注：

[1]: HONDA案再審判決：(2019)最高法民再138號

[2]: PRETUL案：(2014)民提字第38號

[3]: 東風案再審判決：（2016）最高法民再339號

[4]: 方爵案：（2017）蘇行終157號

[5]: KWAY案：(2017)閩02民初358號

[6]: PEAKSEAS0N案；(2016)滬73民終37號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：許曉婷 中國貿(mào)促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：涉外定牌加工中的商標侵權(quán)風險及防范（點擊標題查看原文）

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