涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)及防范

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作者：許曉婷 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)及防范

涉外定牌加工一直是我國商標(biāo)侵權(quán)問題中的熱點(diǎn)和爭議焦點(diǎn)，近十年來，關(guān)于涉外定牌加工的侵權(quán)案件層出不窮，但全國各級法院的判決結(jié)果卻各有不同。本文將圍繞2019年HONDA案再審判決這一案例，對比最高法在涉外定牌加工侵權(quán)問題上的觀點(diǎn)變化，分析HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響，并以此為依據(jù)，結(jié)合在先案例，為涉外定牌加工行業(yè)的相關(guān)方提供一些建議。

涉外定牌加工一直是我國商標(biāo)侵權(quán)問題中的熱點(diǎn)和爭議焦點(diǎn)，近十年來，關(guān)于涉外定牌加工的侵權(quán)案件層出不窮，但全國各級法院的判決結(jié)果卻各有不同。在此種亟需權(quán)威審理標(biāo)準(zhǔn)的情況下，每當(dāng)最高法做出關(guān)于涉外定牌加工的判決時(shí)，都會在業(yè)內(nèi)掀起熱議。2019年HONDA案再審判決【1】橫空出世，最高法從一個(gè)新的角度對涉外定牌加工的本質(zhì)問題進(jìn)行了定位，本文將圍繞這一判決，對比最高法在涉外定牌加工侵權(quán)問題上的觀點(diǎn)變化，分析HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響，并以此為依據(jù)，結(jié)合在先案例，為涉外定牌加工行業(yè)的相關(guān)方提供一些建議。
 

一、涉外定牌加工的定義以及侵權(quán)成因

涉外定牌加工，通常是指國內(nèi)加工企業(yè)接受境外商標(biāo)權(quán)利人或商標(biāo)使用權(quán)人的委托，按照其加工要求加工產(chǎn)品，貼附其提供的商標(biāo)，并將加工的產(chǎn)品全部交付給境外委托人。境外委托人根據(jù)約定向國內(nèi)加工企業(yè)支付加工費(fèi)，定牌加工的商品不在境內(nèi)銷售的一種國際貿(mào)易形式。

在涉外定牌加工中，由于沒有在中國境內(nèi)銷售產(chǎn)品的意圖，境外委托方往往會忽視在中國注冊商標(biāo)的必要性，如果恰巧其他主體在國內(nèi)相同或類似商品上注冊了相同或近似商標(biāo)（下文稱“國內(nèi)注冊商標(biāo)”），便可能引發(fā)涉外定牌加工中最常見的侵權(quán)糾紛，即國內(nèi)加工方在生產(chǎn)定牌加工產(chǎn)品過程中，貼附境外委托人提供的境外注冊商標(biāo)時(shí)，是否侵犯國內(nèi)商標(biāo)注冊人的商標(biāo)權(quán)。本文提及的侵權(quán)糾紛均為此類。

二、最高法在涉外定牌加工行為是否侵犯國內(nèi)商標(biāo)權(quán)問題上的觀點(diǎn)變化

2015年以來，最高法在該問題上的觀點(diǎn)歷經(jīng)“不侵權(quán)”到“盡到合理注意義務(wù)后的不侵權(quán)”，再到“侵權(quán)”。代表案例如下：第一件為2015年P(guān)RETUL案【2】，案件要點(diǎn)為浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司依據(jù)墨西哥“PRETUL”商標(biāo)的合法使用人的委托從事涉外定牌加工的行為是否侵犯國內(nèi)商標(biāo)權(quán)注冊的商標(biāo)權(quán)，最高法在該案中認(rèn)為定牌加工產(chǎn)品不在中國市場上銷售,使用的商標(biāo)不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮識別功能,因此涉外定牌加工行為不侵權(quán)；第二件為2017年東風(fēng)案【3】,案件要點(diǎn)為江蘇常佳金峰動力機(jī)械有限公司受印尼合法注冊的“東風(fēng)”商標(biāo)注冊人委托從事涉外定牌加工的行為是否侵犯國內(nèi)商標(biāo)注冊人上海柴油機(jī)股份有限公司注冊的“東風(fēng)”商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)，最高法在該案中延續(xù)了PRETUL案不侵權(quán)的觀點(diǎn)，但增加了國內(nèi)加工方的注意義務(wù)，即除非有相反證據(jù)顯示國內(nèi)加工方未盡合理注意義務(wù)，其受托加工行為對國內(nèi)注冊商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)造成了實(shí)質(zhì)性的損害，一般情況下涉外定牌加工行為不應(yīng)認(rèn)定為侵權(quán)；第三件為2019年HONDA案，案件要點(diǎn)為重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司、重慶恒勝集團(tuán)有限公司受在緬甸合法備案的“HONDAKIT”商標(biāo)的權(quán)利人委托從事的涉外定牌加工行為是否對本田技研工業(yè)株式會社在中國注冊的“HONDA”商標(biāo)造成侵權(quán)，最高法在該案中認(rèn)為涉案定牌加工案件的產(chǎn)品具有流入國內(nèi)市場的可能性，能夠發(fā)揮商標(biāo)的識別功能，構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用，且被訴商標(biāo)與國內(nèi)注冊商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，容易造成混淆，因此，涉外定牌加工行為侵權(quán)。為更直觀地對比最高法的觀點(diǎn)變化，且由于東風(fēng)案中的觀點(diǎn)對PRETUL案中的觀點(diǎn)具有延續(xù)和包含的關(guān)系，筆者將HONDA案和東風(fēng)案的再審判決進(jìn)行了如下對比：

從上表可以看出，最高法在HONDA案中對涉外定牌加工中商標(biāo)使用行為的本質(zhì)進(jìn)行了新的定義，完全推翻日漸穩(wěn)定的“不侵權(quán)”的觀點(diǎn)。

三、HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響

HONDA案的侵權(quán)判決似乎沒有留出對定牌加工案件進(jìn)行不侵權(quán)抗辯的余地，所以令人不禁想問：此類案件被判侵權(quán)是否會從此一錘定音？筆者認(rèn)為，在HONDA案的影響下，涉外定牌加工被判侵權(quán)的比例應(yīng)該會有所增長，但從以下幾方面來看，各級法院還是會遵循具體案件具體分析的原則。

2015年P(guān)RETUL案“不侵權(quán)”再審判決做出后，業(yè)界同樣擔(dān)憂此類案件是否會被固化為不侵權(quán)。對此，該案主審法官在2016年杭州市中級人民法院舉辦的研討會上發(fā)言稱：雖然最高法對PRETUL再審案所涉及的該類情形做出了判決，但并不意味著所有定牌加工案件的處理結(jié)果都是如此，這既是法律問題，也是經(jīng)濟(jì)問題。誠然，在此之后的判決雖被判不侵權(quán)的比例較高，但絕非一刀切地全部認(rèn)定為不侵權(quán)。

與之相印證的是，最高法在HONDA案再審判決中寫到：隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,人們對于在涉外定牌加工中產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)問題的認(rèn)識和糾紛解決,也在不斷變化和深化……不能把某種貿(mào)易方式(如本案爭議的涉外定牌加工方式)簡單地固化為不侵犯商標(biāo)權(quán)的除外情形……。筆者認(rèn)為，言下之意，也不能簡單地固化為侵權(quán)。進(jìn)一步言之，在本案中，OEM制造商對授權(quán)商標(biāo)的不規(guī)范使用行為，對最終判決造成了毋庸置疑的影響。

為更充分地驗(yàn)證這一觀點(diǎn)，筆者檢索到在HONDA案再審判決后（即2019年9月23日以后）做出的相關(guān)判決中，被訴行為被明確認(rèn)定為涉外定牌加工并進(jìn)行判決的案件共以下6件。筆者對判決結(jié)果和主要理由進(jìn)行了歸納總結(jié)：

目前來看，涉外定牌加工案件的審理標(biāo)準(zhǔn)和判決結(jié)果雖然仍不盡相同，但受HONDA案再審判決影響的趨勢已有所體現(xiàn)，所以涉外定牌加工行業(yè)的相關(guān)企業(yè)應(yīng)持更加審慎的態(tài)度。對此，筆者結(jié)合近年來的相關(guān)判例，為涉外定牌加工各方提供了以下參考建議。
 

四、對涉外定牌加工各方的建議

首先，涉外定牌加工各方無一例外地應(yīng)該謹(jǐn)遵誠信原則。從我國近年來的各種判例以及《商標(biāo)法》的修改中不難看出，惡意已經(jīng)成為各類侵權(quán)案件中重要考量因素，換言之，如果法官察覺到一方具有惡意，訴訟失敗的幾率將大大增加。因此，境外委托方和國內(nèi)商標(biāo)注冊人應(yīng)避免搶注他人商標(biāo)，以攀附他人商譽(yù)為目的注冊與他人商標(biāo)近似的商標(biāo)以及惡意訴訟。對于國內(nèi)加工方而言，如果能夠明顯感知境外委托人的惡意，則應(yīng)該慎重考慮是否接受訂單。例如，HONDA案再審被判侵權(quán)的理由之一是：國內(nèi)加工方在使用商標(biāo)時(shí)，突出增大“HONDA”的文字部分,縮小“KIT”的文字部分,同時(shí)將H字母和類似羽翼形狀部分標(biāo)以紅色，與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)。筆者認(rèn)為，本案國內(nèi)加工方作為同業(yè)經(jīng)營者，按照國外委托人的要求在產(chǎn)品上使用與境外注冊商標(biāo)不符、且與同行業(yè)知名商標(biāo)HONDA近似的商標(biāo)圖樣，未進(jìn)行合理避讓，難以自證完全沒有惡意，退一步講，如果本案中使用的商標(biāo)與境外注冊商標(biāo)完全一致，也許本案判決會有所不同。

除以上誠信原則外，筆者對各方的建議分別如下：

（一） 國內(nèi)加工方

首先，國內(nèi)加工方在接受訂單前，應(yīng)檢索國內(nèi)相同或類似商品上的在先商標(biāo)。如檢索到與境外注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，則侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較大，應(yīng)充分權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利弊后再決定是否接受訂單；如果沒有相同商標(biāo)，但境外注冊商標(biāo)與國內(nèi)有一定影響力的商標(biāo)尤其是馳名商標(biāo)較為近似，應(yīng)當(dāng)予以合理避讓。

其次，如決定接受訂單，國內(nèi)定牌加工方必須確保自己的加工行為完全符合以下涉外定牌加工的要求，這樣才有機(jī)會在訴訟中以此進(jìn)行抗辯。

1、確定委托方為境外企業(yè)。根據(jù)在先案例方爵案【4】，如委托方為境內(nèi)企業(yè)，即使其在國外有合法有效的注冊商標(biāo)，一般不構(gòu)成涉外定牌加工，而只是單純委托生產(chǎn)和出口貿(mào)易，更容易被視為國內(nèi)商標(biāo)使用行為而被判定侵權(quán)。

2、境外注冊商標(biāo)應(yīng)合法有效且已核準(zhǔn)注冊。國內(nèi)加工方應(yīng)要求境外委托方提供商標(biāo)注冊證明及中文翻譯最好要求委托方對相關(guān)證明進(jìn)行公證或認(rèn)證，或者委托第三方查證，以確保其真實(shí)性。

3、定牌加工生產(chǎn)中貼附的商標(biāo)、委托協(xié)議中的商標(biāo)與境外注冊商標(biāo)保持一致。

4、定牌加工產(chǎn)品必須屬于境外注冊商標(biāo)指定的商品范圍。

5、境外委托人必須是境外注冊商標(biāo)的合法使用人。如果境外委托方不是境外商標(biāo)的注冊人，則必須查看并留存境外委托方使用該商標(biāo)的許可協(xié)議或者授權(quán)書，并要求境外委托方對許可協(xié)議或授權(quán)書進(jìn)行公證或認(rèn)證，以確保其真實(shí)性。

6、所有定牌加工產(chǎn)品必須交付境外委托方，不允許流入國內(nèi)市場。第一、確保生產(chǎn)時(shí)貼附的商標(biāo)及生產(chǎn)數(shù)量與協(xié)議約定一致，如果加工方生產(chǎn)的產(chǎn)品超出協(xié)議的約定的數(shù)量，多余的部分可能會被認(rèn)定有流入國內(nèi)市場的可能性。第二、嚴(yán)格防止產(chǎn)品在國內(nèi)銷售或向內(nèi)部人員出售、贈與等。第三、交付時(shí)注意保存貨物購銷合同、海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單、售貨確認(rèn)書、裝箱單、發(fā)票等證據(jù)，備以證明所有產(chǎn)品均交付委托方。第四、如果不符合要求的產(chǎn)品被境外委托方拒收，建議國內(nèi)加工方進(jìn)行銷毀，不可將其投入國內(nèi)市場。第五、避免在國內(nèi)進(jìn)行類似交易的行為，如確實(shí)無法避免，建議簽署委托協(xié)議并保留相證明文件。例如，國內(nèi)加工方不具備報(bào)關(guān)資格，委托其他公司以受托公司的名義進(jìn)行報(bào)關(guān)并向其支付費(fèi)用，如被訴侵權(quán)，國內(nèi)商標(biāo)注冊人可能主張此種行為為銷售行為，被訴產(chǎn)品已在國內(nèi)市場流通。

7、確保定牌加工生產(chǎn)在合同期限內(nèi)進(jìn)行，且務(wù)必簽署協(xié)議后再開始生產(chǎn)，避免倒簽協(xié)議。

最后，定牌加工案件中的被訴人大多是國內(nèi)加工方，如被判侵權(quán)，賠償金額往往與境外委托人支付的加工費(fèi)差距甚大，所以，筆者建議國內(nèi)加工方應(yīng)與境外委托方在合同中事先約定如何分擔(dān)可能出現(xiàn)的賠償責(zé)任，以最大限度地降低自己的損失。
 

（二）境外委托方

雖然我國涉外定牌加工案件中的被訴人大多為國內(nèi)加工方，但如遇糾紛，境外委托方會受到不能及時(shí)收貨的影響，并且也有在先案例KWAY案【5】判定國內(nèi)加工方已盡到合理注意義務(wù)不侵權(quán)，并判定境外委托方侵權(quán)。所以境外委托方也應(yīng)積極采取措施，減小侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。具體建議如下：

1、境外委托方應(yīng)提前在中國注冊相關(guān)商標(biāo)，然后再進(jìn)行定牌加工委托，以避免侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

2、如果在中國尚未注冊或無法注冊相關(guān)商標(biāo)，境外委托方應(yīng)與國內(nèi)加工方共同合作確保二者之間的委托加工符合涉外定牌加工的要求。其中，境外委托方應(yīng)重點(diǎn)確保境外注冊商標(biāo)權(quán)利無瑕疵，以及相關(guān)產(chǎn)品不會回流中國市場。值得注意的是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，定牌加工產(chǎn)品不可避免地會在網(wǎng)上出售，境外委托方應(yīng)該避免在可以將產(chǎn)品直接寄到中國的境外網(wǎng)站上進(jìn)行銷售，例如，在先案例PEAKSEAS0N案【6】中，被訴行為被判侵權(quán)的理由之一為，定牌加工產(chǎn)品雖然是在美國電商平臺（亞馬遜美國網(wǎng)站）上出售，但國內(nèi)消費(fèi)者可以通過亞馬遜中國網(wǎng)站搜索到相關(guān)商品并且進(jìn)行網(wǎng)購，所以該案法官認(rèn)為存在通過“亞馬遜”網(wǎng)站購買到已出口至境外之商品的可能性,會引起國內(nèi)相關(guān)公眾混淆與誤認(rèn)而判定侵權(quán)。

3、如果在中國發(fā)現(xiàn)惡意搶注行為，應(yīng)盡早對相關(guān)商標(biāo)提交異議、無效宣告或撤銷三年不使用等申請，積極維護(hù)自身權(quán)益。

 
（三）國內(nèi)商標(biāo)注冊人

HONDA案再審判決明顯更有利于國內(nèi)商標(biāo)注冊人，所以相比之下，在本文討論的涉外定牌加工侵權(quán)糾紛案件中，國內(nèi)商標(biāo)注冊人的前景較為明朗。筆者認(rèn)為國內(nèi)商標(biāo)注冊人可以從以下幾方完善自己的權(quán)益保障。

1、對注冊商標(biāo)進(jìn)行海關(guān)備案和市場監(jiān)視。通過海關(guān)備案有助于發(fā)現(xiàn)和阻止通過涉外定牌加工方式侵權(quán)的行為，預(yù)防侵權(quán)產(chǎn)品流向海外市場。

2、積極使用注冊商標(biāo)。國內(nèi)注冊人應(yīng)積極使用注冊商標(biāo)，穩(wěn)固商標(biāo)權(quán)，提升知名度。如果注冊商標(biāo)未實(shí)際使用，遭遇糾紛時(shí)，法院可能僅判侵權(quán)不判賠償，而且如果不使用滿三年，還會面臨被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。

3、對海外搶注商標(biāo)積極維權(quán)。提前對海外市場開展布局，如果發(fā)現(xiàn)惡意搶注人，應(yīng)盡早對相關(guān)商標(biāo)提交異議、無效宣告或撤銷等申請。

除以上建議外，涉外定牌加工各方應(yīng)密切關(guān)注我國經(jīng)濟(jì)策略動態(tài)以及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)案例，及時(shí)規(guī)避一些可預(yù)見的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
 

涉外定牌加工早已不是單純的商標(biāo)法適用問題，而是逐漸演變?yōu)檎邌栴}、經(jīng)濟(jì)問題。近年來，在“一帶一路”大戰(zhàn)略背景下，我國一直致力于推動創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)施，促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)發(fā)展自主品牌，隨著我國出口商品的質(zhì)量不斷提升，打擊出口貿(mào)易中的侵權(quán)、假冒偽劣商品成為維護(hù)“中國制造”國際形象的重點(diǎn)。HONDA案判決應(yīng)運(yùn)而生之際，國內(nèi)企業(yè)可考慮創(chuàng)立自主品牌，弘揚(yáng)民族精神。同時(shí)，國家機(jī)關(guān)也應(yīng)重視法律的指引作用，在司法判定和執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)上采取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這樣國內(nèi)企業(yè)才可以明確自身定位，更好地維護(hù)“中國制造”的良好國際形象。

標(biāo)注：

[1]: HONDA案再審判決：(2019)最高法民再138號

[2]: PRETUL案：(2014)民提字第38號

[3]: 東風(fēng)案再審判決：（2016）最高法民再339號

[4]: 方爵案：（2017）蘇行終157號

[5]: KWAY案：(2017)閩02民初358號

[6]: PEAKSEAS0N案；(2016)滬73民終37號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：許曉婷 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)及防范（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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