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專利篇(二) │ 發(fā)明專利臨時保護的判斷規(guī)則

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灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)4年前
專利篇(二) │ 發(fā)明專利臨時保護的判斷規(guī)則

專利篇(二) │ 發(fā)明專利臨時保護的判斷規(guī)則

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily(iprdaily.cn)

作者:陳勇 北京知識產(chǎn)權(quán)法院 法官

原標(biāo)題:發(fā)明專利臨時保護的判斷規(guī)則——LG公司訴日本電產(chǎn)、中南雙綠公司發(fā)明專利臨時保護期使用費和侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案


專利臨時保護事實上是對《專利法》第十一條第一款規(guī)定的禁止權(quán)的補充,是對在臨時保護期內(nèi)實施專利行為的事后追責(zé),因此,獲得臨時保護應(yīng)當(dāng)以專利最終被授權(quán)為基礎(chǔ)。


在實質(zhì)審查過程中如果存在對權(quán)利要求的修改,則只有在被訴技術(shù)方案既落入發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍,亦落入授權(quán)權(quán)利要求的保護范圍的情況下,才能認定被告在臨時保護期內(nèi)實施了該發(fā)明。


由于獨立權(quán)利要求通常限定了較大的保護范圍,因此,在判斷被訴技術(shù)方案是否落入發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍時,即使原告同時主張獨立權(quán)利要求及其從屬權(quán)利要求,也僅需審查被訴技術(shù)方案是否落入申請公布文本的獨立權(quán)利要求所限定的保護范圍,而無須分析是否落入其從屬權(quán)利要求所限定的保護范圍。


【案號及審判人員】


一審:北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知民初字第338號 審判長宋魚水、審判員陳勇、審判員張曉麗


二審:北京市高級人民法院(2017)京民終55號 審判長劉曉軍、代理審判員樊雪、審判員陳曦


【相關(guān)條款】


2009年《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第十三條、第五十九條第一款、第六十五條,《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十四條第一款、第二十條、第二十二條,《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第十八條第一款、第二款、第二十七條


裁判情況


LG伊諾特有限公司(簡稱“LG公司”)為ZL201110369508.5號、名稱為“主軸電機”的發(fā)明專利的專利權(quán)人,該專利權(quán)現(xiàn)為有效專利。本案涉及J130、K160、K070、G210四種型號主軸電機的被控侵權(quán)產(chǎn)品。LG公司主張對日本電產(chǎn)(東莞)有限公司(簡稱“日本電產(chǎn)公司”)在涉案專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售J130型號主軸電機的行為屬于實施涉案專利的行為;在涉案專利授權(quán)公告后,制造、銷售上述四種型號主軸電機的行為,構(gòu)成專利侵權(quán)。LG公司還主張北京中南雙綠科技有限公司(簡稱“中南雙綠公司”)銷售帶有J130型號主軸電機的DVD刻錄機,構(gòu)成專利侵權(quán)。綜上,LG公司請求法院判令:(1)日本電產(chǎn)公司立即停止生產(chǎn)、銷售侵犯涉案專利權(quán)的被控侵權(quán)產(chǎn)品;(2)中南雙綠公司立即停止銷售使用被控侵權(quán)產(chǎn)品的DVD刻錄機產(chǎn)品;(3)日本電產(chǎn)公司銷毀庫存的被控侵權(quán)產(chǎn)品、制造上述被控侵權(quán)產(chǎn)品的專用模具和其他工具以及產(chǎn)品包裝、說明書、相關(guān)產(chǎn)品推廣資料、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品型錄等;(4)日本電產(chǎn)公司賠償LG公司經(jīng)濟損失人民幣1439123元,并支付在涉案專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售J130型號主軸電機的費用人民幣2426834元,共計人民幣3865957元,并承擔(dān)LG公司為調(diào)查和制止其侵權(quán)行為支付的合理調(diào)查費和律師費人民幣30萬元。


北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審認為:


第一,關(guān)于日本電產(chǎn)公司在涉案專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售J130型號主軸電機是否屬于實施涉案專利的行為。由于J130型號主軸電機的技術(shù)方案同時落入涉案專利申請公布時請求保護的獨立權(quán)利要求1的保護范圍,以及經(jīng)涉案無效決定確認有效的前述除權(quán)利要求4、權(quán)利要求20、權(quán)利要求40、權(quán)利要求50、權(quán)利要求65外的部分權(quán)利要求的保護范圍,且根據(jù)法院向日立樂金光公司調(diào)查取證的材料來看,日本電產(chǎn)公司至少自2013年5月始開始制造、銷售該型號主軸電機,早于涉案專利授權(quán)公告日,故在日本電產(chǎn)公司未按法院要求提交相應(yīng)證據(jù)的情況下,法院認定被告日本電產(chǎn)公司在涉案專利的臨時保護期內(nèi)實施了該發(fā)明,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。第二,關(guān)于日本電產(chǎn)公司制造、銷售主軸電機的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)。對于J130型號主軸電機,由于日本電產(chǎn)公司在涉案專利公告授權(quán)后繼續(xù)制造、銷售的J130型號主軸電機的技術(shù)方案落入經(jīng)涉案無效決定確認有效的前述除權(quán)利要求4、權(quán)利要求20、權(quán)利要求40、權(quán)利要求50、權(quán)利要求65外的部分權(quán)利要求的保護范圍,因此,日本電產(chǎn)公司未經(jīng)LG公司許可,制造、銷售J130型號主軸電機,構(gòu)成專利侵權(quán),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等民事責(zé)任。對于K160、K070、G210型號主軸電機,上述型號主軸電機的技術(shù)方案落入LG公司所主張的權(quán)利要求的保護范圍,日本電產(chǎn)公司亦應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。第三,中南雙綠公司未經(jīng)許可,銷售帶有構(gòu)成侵權(quán)的J130型號主軸電機的DVD刻錄機,其行為同樣屬于實施涉案專利的行為,構(gòu)成專利侵權(quán),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)LG公司所訴請的停止侵權(quán)的民事責(zé)任。綜上,一審法院判決:(1)日本電產(chǎn)公司立即停止制造、銷售涉案24C293K160、24C293K070、24C293J130和24C293G210型號主軸電機;(2)中南雙綠公司立即停止銷售含有24C293J130型號主軸電機的產(chǎn)品;(3)日本電產(chǎn)公司支付LG公司發(fā)明專利臨時保護期使用費共計人民幣2426834元;(4)日本電產(chǎn)公司賠償LG公司經(jīng)濟損失共計人民幣1202048元;(5)日本電產(chǎn)公司賠償LG公司合理支出共計人民幣207240元;(6)駁回LG公司的其他訴訟請求。


一審判決后,日本電產(chǎn)公司提出上訴。二審法院最終判決駁回上訴,維持原判。


法官說法


一、臨時保護的性質(zhì)


《專利法》第十三條規(guī)定:“發(fā)明專利申請公布后,申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用?!边@是我國對發(fā)明專利申請進行臨時保護的直接法律依據(jù)。


設(shè)立臨時保護期的理論基礎(chǔ)在于,當(dāng)發(fā)明專利申請公布后,申請人擬追求獲得的專利權(quán)保護范圍就已確定,社會公眾應(yīng)當(dāng)負有避讓注意義務(wù),但由于彼時該專利申請并未獲得授權(quán),故上述避讓義務(wù)并非強制性的,而如果該專利申請最終獲得授權(quán),公眾因違反避讓注意義務(wù)而實施了該專利,則應(yīng)當(dāng)支付適當(dāng)?shù)馁M用。因此,對他人在發(fā)明專利申請文本公布后至專利權(quán)生效日之間的臨時保護期內(nèi)未經(jīng)許可而實施該專利的,在性質(zhì)上并不是“侵犯專利權(quán)”的行為。對這樣的行為,實施者負有“支付適當(dāng)?shù)馁M用”的義務(wù),而非承擔(dān)侵犯專利權(quán)的停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。


法理上,發(fā)明專利申請人獲得的臨時保護并非一種權(quán)利,而是一種期待性權(quán)益。臨時保護事實上是對《專利法》第十一條第一款規(guī)定的禁止權(quán)的補充,是對在臨時保護期內(nèi)實施專利行為的事后追責(zé)。也就是說,獲得臨時保護應(yīng)當(dāng)以專利最終被授權(quán)為基礎(chǔ),如果發(fā)明專利申請在公布后因被駁回、撤回、視為撤回、視為放棄等緣故未最終授予專利權(quán),則喪失了臨時保護期內(nèi)的“使用費給付請求權(quán)”。


二、臨時保護期實施發(fā)明專利的判斷規(guī)則


《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(簡稱《司法解釋(二)》)第十八條第二款規(guī)定:“發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與發(fā)明專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍不一致,被訴技術(shù)方案均落入上述兩種范圍的,人民法院應(yīng)當(dāng)認定被告在前款所稱期間內(nèi)實施了該發(fā)明;被訴技術(shù)方案僅落入其中一種范圍的,人民法院應(yīng)當(dāng)認定被告在前款所稱期間內(nèi)未實施該發(fā)明?!?br/>


上述規(guī)定是認定在臨時保護期內(nèi)是否實施發(fā)明專利的基本判斷原則。


(一)臨時保護的保護范圍


根據(jù)《專利法》第五十九條的規(guī)定,發(fā)明專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準,說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。這是對已經(jīng)授權(quán)的發(fā)明專利權(quán)的保護范圍的規(guī)定。通??梢該?jù)此根據(jù)授權(quán)公告文本(或在無效宣告等程序中經(jīng)修改確定有效的)權(quán)利要求的內(nèi)容來界定《司法解釋(二)》所述“發(fā)明專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍”。


但是,由于發(fā)明專利申請公布后,須通過實質(zhì)審查后才能最終獲得專利權(quán),而在臨時保護期內(nèi)的公布文本與被授權(quán)的文本可能會有差異,故準確地說,臨時保護的保護范圍應(yīng)為原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,而非僅由發(fā)明專利公布文本的權(quán)利要求內(nèi)容確定。實踐中,《司法解釋(二)》所述“發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍”通常僅涉及公布文本權(quán)利要求的內(nèi)容所確定的保護范圍。


由于發(fā)明專利權(quán)人在實質(zhì)審查階段可以對其專利申請文件進行修改,因此,專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍相對于發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍,在發(fā)明專利申請人在上述行政程序中有效修改相應(yīng)的文本后,事實上可能存在保護范圍相同、縮小、擴大或者交叉四種情形。


(二)臨時保護的一般判斷規(guī)則


實踐中,權(quán)利要求的解釋或保護范圍的界定通常并不絕對清晰明確,甚至是個較為復(fù)雜且充斥爭議的過程,故如果按照“先確定專利申請公布時與公告授權(quán)時的保護范圍孰大孰小,再判斷被訴技術(shù)方案是否落入其中相對更小的保護范圍,進而確定是否應(yīng)當(dāng)獲得臨時保護”,并不具有現(xiàn)實操作意義。也正因為此,《司法解釋(二)》確定了“被訴技術(shù)方案是否均落入上述兩種范圍”的判斷方法,具體而言:


1.當(dāng)發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍一致時,被訴技術(shù)方案落入前述保護范圍,就可以認定實施了該發(fā)明。是否落入前述保護范圍的認定,應(yīng)參考專利侵權(quán)判定中的全面覆蓋原則和等同原則。(見圖1所示情形1)


2.當(dāng)發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍不一致時,即公布文本權(quán)利要求所確定的保護范圍與授權(quán)文本權(quán)利要求所確定的保護范圍不一致時,則被訴技術(shù)方案存在以下兩種情況。


第一種情況,被訴技術(shù)方案同時落入上述兩個保護范圍。此時包含三種情形,即當(dāng)授權(quán)文本權(quán)利要求所確定的保護范圍相對公布文本權(quán)利要求所確定的保護范圍更小時,落入前者則必然落入后者;當(dāng)前者相對后者保護范圍更大時,落入后者則必然落入前者;當(dāng)前者和后者保護范圍有交叉時,同時落入則能夠符合臨時保護的性質(zhì)和概念要求。上述三種情形,均應(yīng)當(dāng)認定被告在臨時保護期內(nèi)實施了該發(fā)明。(見圖1所示情形2及情形3陰影部分)


第二種情況,被訴技術(shù)方案僅落入其中一個保護范圍,則均應(yīng)當(dāng)認定未實施該發(fā)明。理由是:首先,當(dāng)授權(quán)文本權(quán)利要求所確定的保護范圍相對公布文本權(quán)利要求所確定的保護范圍更小時,如果落入后者但未落入前者,如前所述,獲得臨時保護應(yīng)當(dāng)以專利最終被授權(quán)為基礎(chǔ),無論專利申請人基于何種原因進行修改并客觀上縮小了保護范圍,那么被授予專利權(quán)的保護范圍之外的部分,應(yīng)當(dāng)視為自始即不存在,也即是,被放棄的那部分技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)視為自始被放棄,顯然也不應(yīng)該獲得臨時保護。實踐中,縮小保護范圍的修改一般都是因為相應(yīng)的權(quán)利要求不符合專利法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,屬于專利申請人被迫放棄的部分,是典型的禁止權(quán)利人反悔的情形。其次,當(dāng)授權(quán)文本權(quán)利要求所確定的保護范圍相對公布文本權(quán)利要求所確定的保護范圍更大時,如果落入前者但未落入后者,此時因社會公眾只能通過公布文本中的權(quán)利要求來判斷自己實施的技術(shù)方案是否落入該發(fā)明專利申請的臨時保護范圍,而不可能預(yù)判該專利申請被授權(quán)后的保護范圍,公眾應(yīng)當(dāng)有權(quán)根據(jù)公布文本的權(quán)利要求的內(nèi)容來決定采取何種實施行為,故為維護社會公眾的信賴利益,此時亦不應(yīng)認定在臨時保護期內(nèi)實施了該發(fā)明。(見圖1所示情形4)

 
專利篇(二) │ 發(fā)明專利臨時保護的判斷規(guī)則

圖1

 
(三)臨時保護的實踐判斷規(guī)則


如上所述,對于是否在臨時保護期內(nèi)實施了涉案發(fā)明專利的認定,《司法解釋(二)》第十八條第二款確定了“被訴技術(shù)方案是否均落入上述兩種范圍”的判斷方法。此時,首先需要確定的是該條規(guī)定所述“發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍”和“發(fā)明專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍”。


1.對于發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍,實踐中,權(quán)利人通常僅提出對公布文本權(quán)利要求的主張,即僅就其認為與訴訟案件有關(guān)的公布文本中的權(quán)利要求提出審查請求。并且,根據(jù)臨時保護的理論基礎(chǔ),需要確定的是公眾避讓注意義務(wù)的邊界,因此,如果權(quán)利人同時主張獨立權(quán)利要求及其從屬權(quán)利要求,則僅需審查被訴技術(shù)方案是否落入申請公布文本的獨立權(quán)利要求所限定的保護范圍。


2.對于發(fā)明專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍,法院通常依據(jù)權(quán)利人主張的授權(quán)公告文本中的權(quán)利要求進行審查。需要注意的是,如果權(quán)利人在無效宣告程序中對專利授權(quán)公告文本進行過有效修改,則權(quán)利人提出相應(yīng)主張應(yīng)以無效宣告請求審查決定最終確認有效的權(quán)利要求為準。


3.被訴技術(shù)方案是否均落入上述兩種范圍的判斷。在判斷被訴技術(shù)是否均落入上述兩種范圍前,還應(yīng)當(dāng)確定權(quán)利人所主張的公布文本權(quán)利要求與授權(quán)公告文本權(quán)利要求的關(guān)聯(lián)性,即上述兩類權(quán)利要求是否存在對應(yīng)關(guān)系。


如圖2所示,A、B、C為專利申請公布文本中分別由一個獨立權(quán)利要求及其從屬權(quán)利要求組成的三組權(quán)利要求的保護范圍,A′為專利授權(quán)公告文本中的一個權(quán)利要求的保護范圍。①如果權(quán)利人主張具有關(guān)聯(lián)或?qū)?yīng)關(guān)系的A、A′,且被訴技術(shù)方案均落入該兩個保護范圍,則可以認定在臨時保護期內(nèi)實施了專利。②如果權(quán)利人主張不具有關(guān)聯(lián)或?qū)?yīng)關(guān)系的B、C和A′,則即使被訴技術(shù)方案分別同時落入A′,以及B或C,也不能認定在臨時保護期內(nèi)實施了專利。


專利篇(二) │ 發(fā)明專利臨時保護的判斷規(guī)則

圖2


專家評析


發(fā)明專利采“早期公開,延遲審查”制,故存在專利申請公開日與授權(quán)公告日之間的臨時保護期,因《專利法》第十一條規(guī)定的侵權(quán)行為均在專利權(quán)被授予后,故臨時保護期內(nèi)實施發(fā)明在性質(zhì)上不屬于侵權(quán)行為。但臨時保護事實上是對《專利法》第十一條第一款規(guī)定的禁止權(quán)的補充,是對在臨時保護期內(nèi)實施專利行為的事后追責(zé),故其應(yīng)當(dāng)以獲得有效的專利權(quán)作為前提。由于發(fā)明專利申請公開后經(jīng)過實質(zhì)審查獲得授權(quán)的權(quán)利要求保護范圍往往不同于其公開的請求保護范圍,且在授權(quán)后還可能經(jīng)歷無效程序這樣的專利挑戰(zhàn),從而使得權(quán)利要求的保護范圍進一步發(fā)生改變,所以需要明晰臨時保護期實施發(fā)明專利的判斷規(guī)則。2016年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第十八條第二款規(guī)定了臨時保護期內(nèi)是否實施發(fā)明專利的基本判斷原則,即以“被訴技術(shù)方案是否均落入上述兩種范圍”的方式來加以判斷,這種判斷方式避免了對公布文本請求保護范圍和授權(quán)后保護范圍(包括經(jīng)過無效程序后被確定有效的保護范圍)之間的比較,而直接著眼于被控侵權(quán)物分別與兩個范圍進行比較,使得在實踐中具有可操作性,且公眾對于判斷的結(jié)果也更具有預(yù)期性。而該案恰是通過具體的案例詮釋了這種判斷方式,對于業(yè)界能夠更好地理解該判斷原則具有實踐意義。


(評析專家:姚云,國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心 化學(xué)部副主任)


文摘自《北京知識產(chǎn)權(quán)法院典型案例評析(2014—2019)》


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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaiy.cn)

作者:陳勇 北京知識產(chǎn)權(quán)法院 法官

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君



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