專利權(quán)利要求的“合并式修改”與“禁止反悔”原則的適用

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作者：劉文廣律師

原標(biāo)題：專利權(quán)利要求的“合并式修改”與“禁止反悔”原則的適用

為了克服專利存在的缺陷，在專利申請(qǐng)或者無(wú)效程序中，專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人會(huì)選擇以合并權(quán)利要求的方式來(lái)修改專利權(quán)利要求。然而，這一權(quán)利要求的修改方式是否意味著專利權(quán)人放棄了與“被合并從權(quán)”不同的技術(shù)方案呢？帶著這一疑問(wèn)，不妨在實(shí)務(wù)案例中尋找答案。

一、權(quán)利要求的“合并式修改”是否觸發(fā)“禁止反悔”原則的適用

專利侵權(quán)是指被控侵權(quán)產(chǎn)品完整地包含了專利權(quán)利要求全部相同或者等同的技術(shù)特征，也即全面覆蓋原則。然而全面覆蓋原則在判斷專利侵權(quán)是否成立時(shí)的適用，還受到“捐獻(xiàn)原則”和“禁止反悔原則”的限制。這一規(guī)則確立于《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第6條。根據(jù)《專利侵權(quán)判定指南》（2017版）第61條的規(guī)定，所謂的“禁止反悔原則”是指在專利授權(quán)或者無(wú)效程序中，專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的限縮性修改或者意見(jiàn)陳述的方式放棄的保護(hù)范圍，在侵犯專利權(quán)訴訟中確定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時(shí)，禁止權(quán)利人將已放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍?？梢?jiàn)，“禁止反悔”原則適用的前置條件是被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的技術(shù)方案存在差別，不構(gòu)成等同侵權(quán)，專利權(quán)人主張二者構(gòu)成相同侵權(quán)。若專利權(quán)人已經(jīng)通過(guò)對(duì)權(quán)利要求的修改或者解釋放棄了相應(yīng)的技術(shù)方案，則該被放棄的技術(shù)方案則不在權(quán)利要求的保護(hù)范圍中。

權(quán)利要求的合并式修改，一般是指將權(quán)利要求的從權(quán)合并到獨(dú)權(quán)中。這一修改對(duì)于專利的直接影響是限縮了專利權(quán)的保護(hù)范圍，也即根據(jù)全面覆蓋原則的要求，被控侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)除了需要包含獨(dú)立權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征還需要包含被合并的從屬權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征。本文所提出的問(wèn)題即是對(duì)權(quán)利要求的合并修改，是否意味著專利權(quán)對(duì)與被合并從權(quán)不相同的技術(shù)特征的放棄。與被合并從權(quán)不相同的技術(shù)特征，有完全不同和等同兩類，因此從邏輯上來(lái)看仍然要進(jìn)一步分析被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征是否與被合并從權(quán)的技術(shù)特征構(gòu)成等同。因此不能僅依據(jù)權(quán)利要求存在合并修改，就徑直推定專利放棄了與被合并從權(quán)不同的技術(shù)方案，仍然需要以專利權(quán)申請(qǐng)人或者專利權(quán)人在相應(yīng)程序中的陳述為依據(jù)，其是否明確、無(wú)疑義地放棄了相應(yīng)的技術(shù)方案。對(duì)此《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》第13條規(guī)定：“權(quán)利人證明專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對(duì)權(quán)利要求書、說(shuō)明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄?！笨梢?jiàn)在專利侵權(quán)實(shí)務(wù)中，被控侵權(quán)人若要主張“禁止反悔”原則的抗辯，需要以專利權(quán)人在專利申請(qǐng)及無(wú)效程序中的專利審查文檔為研究對(duì)象，從中找到專利權(quán)人明確放棄了相關(guān)技術(shù)方案的陳述。

二、“禁止反悔”原則在司法實(shí)務(wù)中的適用

在前文中已經(jīng)明確了只有在專利權(quán)人明確、無(wú)異議地放棄了相關(guān)技術(shù)方案的情況下，才會(huì)觸發(fā)“禁止反悔”原則的適用，下面不妨來(lái)看看在實(shí)務(wù)中，何種情形屬于專利權(quán)人明確地放棄了技術(shù)方案。

（一）重慶望江三輪摩托車專利案（案號(hào)：【2020】最高法知民終384號(hào)）

1. 基本案情

樹民公司擁有一項(xiàng)名為“一種增強(qiáng)型三輪車車架”（專利號(hào)：201220223946.0）的專利（以下簡(jiǎn)稱“涉案專利”）。涉案專利權(quán)利要求1包含的技術(shù)特征有：A.前保險(xiǎn)梁，B.設(shè)置在前保險(xiǎn)梁上的主縱梁，C.與主縱梁相連接的立管，D.與立管相連接的車架，E.在車架上設(shè)置有橫梁，F(xiàn).與橫梁和前保險(xiǎn)梁連接的第一龍骨和第二龍骨，G.所述的第一龍骨外側(cè)設(shè)置有右側(cè)龍骨，第二龍骨外側(cè)設(shè)置有左側(cè)龍骨，H.所述的右側(cè)龍骨和左側(cè)龍骨兩端均與橫梁和前保險(xiǎn)梁相連接。

樹民公司經(jīng)調(diào)查認(rèn)為重慶望江公司制造、銷售的望江牌正三輪摩托車侵犯了其前述專利權(quán)，樹民公司遂向法院提起訴訟（一審案號(hào)：【2018】贛09民初151號(hào)），一審法院經(jīng)審理認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利的技術(shù)方案，判斷望江公司構(gòu)成侵權(quán)。望江公司不服一審判決，遂向最高人民法院提起上訴。

在二審程序中，最高人民法院查明原告樹民公司在涉案專利的三次無(wú)效案件中，分別作出了如下陳述：

在5W115750號(hào)專利無(wú)效案件中，面對(duì)無(wú)效請(qǐng)求人提交的證據(jù)2（該證據(jù)公開了在三輪車車架上設(shè)置“四根龍骨”的技術(shù)手段），樹民動(dòng)力公司在2018年12月14日的口頭審理中明確了“本權(quán)利要求書中所有‘連接’均指直接連接”，四個(gè)龍骨的兩端均與前保險(xiǎn)梁和橫梁直接連接能夠增強(qiáng)車輛的抗沖擊性能。同時(shí)，樹民動(dòng)力公司又主張證據(jù)2沒(méi)有公開，四個(gè)龍骨與前保險(xiǎn)梁相連，而證據(jù)2中是兩根龍骨與保險(xiǎn)梁相連。

在5W116569號(hào)專利無(wú)效案件中，面對(duì)無(wú)效請(qǐng)求人提交的證據(jù)1（該證據(jù)公開了在三輪車車架上設(shè)置“四根龍骨”的技術(shù)手段）樹民動(dòng)力公司在2019年3月27日的口頭審理中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了證據(jù)1“沒(méi)有公開四條龍骨與前保險(xiǎn)梁與后橫梁相連接”這一技術(shù)特征。在該案的第4079號(hào)無(wú)效請(qǐng)求審查決定書中，亦明確載明“證據(jù)1與權(quán)利要求1的龍骨連接技術(shù)手段不同”。

經(jīng)比對(duì)，被控侵權(quán)產(chǎn)品的右側(cè)龍骨和左側(cè)龍骨后端分別與對(duì)應(yīng)的車架右縱梁和左縱梁相連接，其與涉案專利的區(qū)別在于，二者右側(cè)龍骨和左側(cè)龍骨的前端和后端連接方式與權(quán)利要求的H項(xiàng)技術(shù)特征是否構(gòu)成等同。

2. 最高院觀點(diǎn)：

本案最高院認(rèn)為：“根據(jù)禁止反悔原則，由于樹民動(dòng)力公司在無(wú)效行政程序中已經(jīng)明確放棄了“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術(shù)方案，其權(quán)利要求1中關(guān)于四根龍骨連接方式的技術(shù)方案應(yīng)該認(rèn)定為“四根龍骨的前端直接連接在同一根前保險(xiǎn)梁上，四根龍骨的后端直接連接在同一根橫梁上”。因此，其在本案侵權(quán)訴訟中又將“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術(shù)方案納入到專利權(quán)保護(hù)范圍不應(yīng)得到支持?！?/p>

在重慶望江三輪摩托車專利案可以明確看到，專利權(quán)人在專利無(wú)效程序中對(duì)其技術(shù)方案作出了明確地限定，因此這一陳述可以視為專利權(quán)人對(duì)與專利技術(shù)方案不同的技術(shù)方案的放棄。

（二）海源全自動(dòng)液壓墻體磚壓磚機(jī)專利案（案號(hào)：【2020】最高法知民終541號(hào)）

1. 基本案情

洛陽(yáng)中冶公司擁有一種名為“磚的全自動(dòng)液壓成型和智能碼垛裝置”（專利號(hào)：200810130824.5）發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱“涉案專利”）的排他使用許可權(quán)。洛陽(yáng)中冶公司經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)海源材料公司、海源裝備公司制造的“磚的全自動(dòng)液壓成型和智能碼垛裝置”侵犯了其涉案專利，遂向鄭州市中級(jí)人民法院提起訴訟（一審案號(hào)：【2018】豫01民初3678號(hào)）。該案一審法院認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，從而駁回了原告的全部訴請(qǐng)。洛陽(yáng)中冶公司不服遂向最高人民法院提起上訴。

一審法院查明，涉案專利在申請(qǐng)過(guò)程中專利權(quán)人為了克服國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出的問(wèn)題“本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)見(jiàn)除說(shuō)明書所述的方式外的所有方式均能解決其技術(shù)問(wèn)題并達(dá)到相同的技術(shù)效果，因此該權(quán)利要求沒(méi)有以說(shuō)明書為依據(jù)，將專利公布文件中的權(quán)利要求3整體合并到了權(quán)利要求1中，內(nèi)容并未做修改，最終獲得授權(quán)的權(quán)利要求1中包含了原權(quán)利要求3中的“自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）安裝在壓磚機(jī)（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”這一技術(shù)特征。

二審中經(jīng)過(guò)比對(duì)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是將“自動(dòng)進(jìn)給機(jī)安裝在液壓站的不同側(cè)”，因此被訴侵權(quán)產(chǎn)品關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入了涉案專利的保護(hù)范圍，其中爭(zhēng)議技術(shù)問(wèn)題之一是：被訴侵權(quán)技術(shù)方案中“自動(dòng)進(jìn)給機(jī)安裝在壓磚機(jī)中液壓站的對(duì)側(cè)”與爭(zhēng)議特征一是否為相同或等同的技術(shù)特征。

2. 最高院觀點(diǎn)：

本案最高院認(rèn)為：首先，專利權(quán)人通過(guò)對(duì)涉案專利權(quán)利要求1的修改，限定了自動(dòng)進(jìn)給機(jī)與壓磚機(jī)中液壓站的位置關(guān)系為“相同的一側(cè)”。專利權(quán)人為獲得授權(quán)，依照國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的審查意見(jiàn)，將原屬于權(quán)利要求3的內(nèi)容，包括自動(dòng)進(jìn)給機(jī)的安裝位置在內(nèi)的技術(shù)特征并入了權(quán)利要求1，屬限制性修改。該并入后的權(quán)利要求1明確自動(dòng)進(jìn)給機(jī)安裝在壓磚機(jī)中液壓站的“相同的一側(cè)”，應(yīng)視為放棄能夠且已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到的“不同的一側(cè)”技術(shù)方案，根據(jù)禁止反悔原則，對(duì)自動(dòng)進(jìn)給機(jī)和壓磚機(jī)中液壓站的位置關(guān)系“不同的一側(cè)”不應(yīng)納入涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，也不宜將其擴(kuò)大解釋為與“相同的一側(cè)”等同的技術(shù)特征。

其次，根據(jù)說(shuō)明書的記載“相同一側(cè)”的設(shè)置解決的技術(shù)問(wèn)題便是使得磚的全自動(dòng)液壓成型和智能碼垛裝置能夠結(jié)構(gòu)緊湊，縮減設(shè)備占用的空間。最后，這二者是完全不同的技術(shù)特征。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的“不同一側(cè)”的設(shè)置與之對(duì)比，因?yàn)榘惭b在對(duì)側(cè)，進(jìn)給機(jī)進(jìn)入下一道工序與液壓站無(wú)交集，液壓站無(wú)需抬高預(yù)留下行通道，但現(xiàn)場(chǎng)需要另外設(shè)置一條與液壓站所在方向平行的軌道，使得整體布局占地面積更大，結(jié)構(gòu)不夠緊湊，故從技術(shù)手段、實(shí)現(xiàn)的功能和效果看，都與涉案專利不同。

在該案中，不難發(fā)現(xiàn)將專利權(quán)利要求進(jìn)行合并式修改，通常為了克服專利存在的缺陷，要判斷這一修改方式是否意味著權(quán)利人放棄了與被合并技術(shù)特征不同的技術(shù)方案，需要從兩個(gè)方面進(jìn)行分析，其一、被合并的技術(shù)特征是否與發(fā)明目實(shí)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)；其二、若不采用被合并的技術(shù)特征完全相同的技術(shù)方案是否意味著無(wú)法實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的。若前述兩個(gè)問(wèn)題的答案都是肯定的，那么在這一技術(shù)特征已經(jīng)在說(shuō)明書中被清晰界定的情況下，這一修改方式即意味著專利權(quán)人放棄了與之不相同的技術(shù)方案。

三、被控侵權(quán)人如何主張“禁止反悔原則”抗辯

如前文所述，將權(quán)利要求進(jìn)行合并式的修改并不必然導(dǎo)致“禁止反悔”原則的適用。對(duì)于“禁止反悔”原則的適用，需要有專利權(quán)人對(duì)技術(shù)方案明確地放棄。誠(chéng)如最高人民法院在深圳倍輕松科技公司與未來(lái)穿戴技術(shù)公司侵害發(fā)明專利權(quán)一案（案號(hào)：【2020】最高法知民終1577號(hào)）中所提出的：“本院認(rèn)為，當(dāng)專利申請(qǐng)人所作的修改或陳述屬于通過(guò)增加或變更權(quán)利要求的技術(shù)特征改變請(qǐng)求保護(hù)的范圍，或者增加或刪除一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求，或者把權(quán)利要求附加的技術(shù)特征予以合并時(shí)，如果增加的技術(shù)特征已經(jīng)清楚記載在原說(shuō)明書和權(quán)利要求書中，在專利獲得授權(quán)后，專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張技術(shù)特征等同時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)審查其所作出的修改和陳述與授權(quán)后的技術(shù)方案是否有實(shí)質(zhì)聯(lián)系，是否存在對(duì)該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實(shí)，而不能僅因?yàn)闄?quán)利要求增加了技術(shù)特征，就認(rèn)定專利申請(qǐng)人放棄了該增加的技術(shù)特征的等同特征”。

被控侵權(quán)人如何主張“禁止反悔原則”的抗辯呢？首先、需要確定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利不同的技術(shù)特征；其次、判斷涉案專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品不同的技術(shù)特征（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)別技術(shù)特征”）是否系在專利申請(qǐng)或者無(wú)效程序中被合并入獨(dú)權(quán)的技術(shù)特征。若是，則進(jìn)一步審查專利審查文檔中專利權(quán)人是否對(duì)區(qū)別技術(shù)特征作出了特別的界定，所謂的特別的界定主要是這一技術(shù)特征是否與專利發(fā)明目的的實(shí)現(xiàn)有實(shí)質(zhì)性的聯(lián)系，這一技術(shù)特征的保護(hù)范圍是清楚。若前一問(wèn)題的答案是肯定的，一般而言專利權(quán)人通過(guò)合并式修改權(quán)利要求時(shí)即放棄了與區(qū)別技術(shù)特征不同的技術(shù)方案。最后，依據(jù)等同侵權(quán)判斷的標(biāo)準(zhǔn)（也即“三基本+一普通”）來(lái)做進(jìn)一步的驗(yàn)證，如果基于區(qū)別技術(shù)特征的存在，二者的技術(shù)效果、作用不同，則二者必然不構(gòu)成等同侵權(quán)。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉文廣律師

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利權(quán)利要求的“合并式修改”與“禁止反悔”原則的適用（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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