專利權(quán)利要求的“合并式修改”與“禁止反悔”原則的適用

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉文廣律師

原標題：專利權(quán)利要求的“合并式修改”與“禁止反悔”原則的適用

為了克服專利存在的缺陷，在專利申請或者無效程序中，專利申請人或者專利權(quán)人會選擇以合并權(quán)利要求的方式來修改專利權(quán)利要求。然而，這一權(quán)利要求的修改方式是否意味著專利權(quán)人放棄了與“被合并從權(quán)”不同的技術(shù)方案呢？帶著這一疑問，不妨在實務(wù)案例中尋找答案。

一、權(quán)利要求的“合并式修改”是否觸發(fā)“禁止反悔”原則的適用

專利侵權(quán)是指被控侵權(quán)產(chǎn)品完整地包含了專利權(quán)利要求全部相同或者等同的技術(shù)特征，也即全面覆蓋原則。然而全面覆蓋原則在判斷專利侵權(quán)是否成立時的適用，還受到“捐獻原則”和“禁止反悔原則”的限制。這一規(guī)則確立于《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條。根據(jù)《專利侵權(quán)判定指南》（2017版）第61條的規(guī)定，所謂的“禁止反悔原則”是指在專利授權(quán)或者無效程序中，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人通過對權(quán)利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護范圍，在侵犯專利權(quán)訴訟中確定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時，禁止權(quán)利人將已放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)的保護范圍?？梢?，“禁止反悔”原則適用的前置條件是被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的技術(shù)方案存在差別，不構(gòu)成等同侵權(quán)，專利權(quán)人主張二者構(gòu)成相同侵權(quán)。若專利權(quán)人已經(jīng)通過對權(quán)利要求的修改或者解釋放棄了相應(yīng)的技術(shù)方案，則該被放棄的技術(shù)方案則不在權(quán)利要求的保護范圍中。

權(quán)利要求的合并式修改，一般是指將權(quán)利要求的從權(quán)合并到獨權(quán)中。這一修改對于專利的直接影響是限縮了專利權(quán)的保護范圍，也即根據(jù)全面覆蓋原則的要求，被控侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)除了需要包含獨立權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征還需要包含被合并的從屬權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征。本文所提出的問題即是對權(quán)利要求的合并修改，是否意味著專利權(quán)對與被合并從權(quán)不相同的技術(shù)特征的放棄。與被合并從權(quán)不相同的技術(shù)特征，有完全不同和等同兩類，因此從邏輯上來看仍然要進一步分析被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征是否與被合并從權(quán)的技術(shù)特征構(gòu)成等同。因此不能僅依據(jù)權(quán)利要求存在合并修改，就徑直推定專利放棄了與被合并從權(quán)不同的技術(shù)方案，仍然需要以專利權(quán)申請人或者專利權(quán)人在相應(yīng)程序中的陳述為依據(jù)，其是否明確、無疑義地放棄了相應(yīng)的技術(shù)方案。對此《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第13條規(guī)定：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當認定該修改或者陳述未導致技術(shù)方案的放棄?！笨梢娫?a href='http://globalwellnesspartner.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利侵權(quán)實務(wù)中，被控侵權(quán)人若要主張“禁止反悔”原則的抗辯，需要以專利權(quán)人在專利申請及無效程序中的專利審查文檔為研究對象，從中找到專利權(quán)人明確放棄了相關(guān)技術(shù)方案的陳述。

二、“禁止反悔”原則在司法實務(wù)中的適用

在前文中已經(jīng)明確了只有在專利權(quán)人明確、無異議地放棄了相關(guān)技術(shù)方案的情況下，才會觸發(fā)“禁止反悔”原則的適用，下面不妨來看看在實務(wù)中，何種情形屬于專利權(quán)人明確地放棄了技術(shù)方案。

（一）重慶望江三輪摩托車專利案（案號：【2020】最高法知民終384號）

1. 基本案情

樹民公司擁有一項名為“一種增強型三輪車車架”（專利號：201220223946.0）的專利（以下簡稱“涉案專利”）。涉案專利權(quán)利要求1包含的技術(shù)特征有：A.前保險梁，B.設(shè)置在前保險梁上的主縱梁，C.與主縱梁相連接的立管，D.與立管相連接的車架，E.在車架上設(shè)置有橫梁，F(xiàn).與橫梁和前保險梁連接的第一龍骨和第二龍骨，G.所述的第一龍骨外側(cè)設(shè)置有右側(cè)龍骨，第二龍骨外側(cè)設(shè)置有左側(cè)龍骨，H.所述的右側(cè)龍骨和左側(cè)龍骨兩端均與橫梁和前保險梁相連接。

樹民公司經(jīng)調(diào)查認為重慶望江公司制造、銷售的望江牌正三輪摩托車侵犯了其前述專利權(quán)，樹民公司遂向法院提起訴訟（一審案號：【2018】贛09民初151號），一審法院經(jīng)審理認為被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利的技術(shù)方案，判斷望江公司構(gòu)成侵權(quán)。望江公司不服一審判決，遂向最高人民法院提起上訴。

在二審程序中，最高人民法院查明原告樹民公司在涉案專利的三次無效案件中，分別作出了如下陳述：

在5W115750號專利無效案件中，面對無效請求人提交的證據(jù)2（該證據(jù)公開了在三輪車車架上設(shè)置“四根龍骨”的技術(shù)手段），樹民動力公司在2018年12月14日的口頭審理中明確了“本權(quán)利要求書中所有‘連接’均指直接連接”，四個龍骨的兩端均與前保險梁和橫梁直接連接能夠增強車輛的抗沖擊性能。同時，樹民動力公司又主張證據(jù)2沒有公開，四個龍骨與前保險梁相連，而證據(jù)2中是兩根龍骨與保險梁相連。

在5W116569號專利無效案件中，面對無效請求人提交的證據(jù)1（該證據(jù)公開了在三輪車車架上設(shè)置“四根龍骨”的技術(shù)手段）樹民動力公司在2019年3月27日的口頭審理中重點強調(diào)了證據(jù)1“沒有公開四條龍骨與前保險梁與后橫梁相連接”這一技術(shù)特征。在該案的第4079號無效請求審查決定書中，亦明確載明“證據(jù)1與權(quán)利要求1的龍骨連接技術(shù)手段不同”。

經(jīng)比對，被控侵權(quán)產(chǎn)品的右側(cè)龍骨和左側(cè)龍骨后端分別與對應(yīng)的車架右縱梁和左縱梁相連接，其與涉案專利的區(qū)別在于，二者右側(cè)龍骨和左側(cè)龍骨的前端和后端連接方式與權(quán)利要求的H項技術(shù)特征是否構(gòu)成等同。

2. 最高院觀點：

本案最高院認為：“根據(jù)禁止反悔原則，由于樹民動力公司在無效行政程序中已經(jīng)明確放棄了“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術(shù)方案，其權(quán)利要求1中關(guān)于四根龍骨連接方式的技術(shù)方案應(yīng)該認定為“四根龍骨的前端直接連接在同一根前保險梁上，四根龍骨的后端直接連接在同一根橫梁上”。因此，其在本案侵權(quán)訴訟中又將“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術(shù)方案納入到專利權(quán)保護范圍不應(yīng)得到支持。”

在重慶望江三輪摩托車專利案可以明確看到，專利權(quán)人在專利無效程序中對其技術(shù)方案作出了明確地限定，因此這一陳述可以視為專利權(quán)人對與專利技術(shù)方案不同的技術(shù)方案的放棄。

（二）海源全自動液壓墻體磚壓磚機專利案（案號：【2020】最高法知民終541號）

1. 基本案情

洛陽中冶公司擁有一種名為“磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置”（專利號：200810130824.5）發(fā)明專利（以下簡稱“涉案專利”）的排他使用許可權(quán)。洛陽中冶公司經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)海源材料公司、海源裝備公司制造的“磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置”侵犯了其涉案專利，遂向鄭州市中級人民法院提起訴訟（一審案號：【2018】豫01民初3678號）。該案一審法院認為被控侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，從而駁回了原告的全部訴請。洛陽中冶公司不服遂向最高人民法院提起上訴。

一審法院查明，涉案專利在申請過程中專利權(quán)人為了克服國家知識產(chǎn)權(quán)局提出的問題“本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)見除說明書所述的方式外的所有方式均能解決其技術(shù)問題并達到相同的技術(shù)效果，因此該權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，將專利公布文件中的權(quán)利要求3整體合并到了權(quán)利要求1中，內(nèi)容并未做修改，最終獲得授權(quán)的權(quán)利要求1中包含了原權(quán)利要求3中的“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”這一技術(shù)特征。

二審中經(jīng)過比對，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是將“自動進給機安裝在液壓站的不同側(cè)”，因此被訴侵權(quán)產(chǎn)品關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入了涉案專利的保護范圍，其中爭議技術(shù)問題之一是：被訴侵權(quán)技術(shù)方案中“自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的對側(cè)”與爭議特征一是否為相同或等同的技術(shù)特征。

2. 最高院觀點：

本案最高院認為：首先，專利權(quán)人通過對涉案專利權(quán)利要求1的修改，限定了自動進給機與壓磚機中液壓站的位置關(guān)系為“相同的一側(cè)”。專利權(quán)人為獲得授權(quán)，依照國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的審查意見，將原屬于權(quán)利要求3的內(nèi)容，包括自動進給機的安裝位置在內(nèi)的技術(shù)特征并入了權(quán)利要求1，屬限制性修改。該并入后的權(quán)利要求1明確自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的“相同的一側(cè)”，應(yīng)視為放棄能夠且已經(jīng)預(yù)見到的“不同的一側(cè)”技術(shù)方案，根據(jù)禁止反悔原則，對自動進給機和壓磚機中液壓站的位置關(guān)系“不同的一側(cè)”不應(yīng)納入涉案專利權(quán)利要求的保護范圍，也不宜將其擴大解釋為與“相同的一側(cè)”等同的技術(shù)特征。

其次，根據(jù)說明書的記載“相同一側(cè)”的設(shè)置解決的技術(shù)問題便是使得磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置能夠結(jié)構(gòu)緊湊，縮減設(shè)備占用的空間。最后，這二者是完全不同的技術(shù)特征。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的“不同一側(cè)”的設(shè)置與之對比，因為安裝在對側(cè)，進給機進入下一道工序與液壓站無交集，液壓站無需抬高預(yù)留下行通道，但現(xiàn)場需要另外設(shè)置一條與液壓站所在方向平行的軌道，使得整體布局占地面積更大，結(jié)構(gòu)不夠緊湊，故從技術(shù)手段、實現(xiàn)的功能和效果看，都與涉案專利不同。

在該案中，不難發(fā)現(xiàn)將專利權(quán)利要求進行合并式修改，通常為了克服專利存在的缺陷，要判斷這一修改方式是否意味著權(quán)利人放棄了與被合并技術(shù)特征不同的技術(shù)方案，需要從兩個方面進行分析，其一、被合并的技術(shù)特征是否與發(fā)明目實現(xiàn)相關(guān)聯(lián)；其二、若不采用被合并的技術(shù)特征完全相同的技術(shù)方案是否意味著無法實現(xiàn)發(fā)明目的。若前述兩個問題的答案都是肯定的，那么在這一技術(shù)特征已經(jīng)在說明書中被清晰界定的情況下，這一修改方式即意味著專利權(quán)人放棄了與之不相同的技術(shù)方案。

三、被控侵權(quán)人如何主張“禁止反悔原則”抗辯

如前文所述，將權(quán)利要求進行合并式的修改并不必然導致“禁止反悔”原則的適用。對于“禁止反悔”原則的適用，需要有專利權(quán)人對技術(shù)方案明確地放棄。誠如最高人民法院在深圳倍輕松科技公司與未來穿戴技術(shù)公司侵害發(fā)明專利權(quán)一案（案號：【2020】最高法知民終1577號）中所提出的：“本院認為，當專利申請人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權(quán)利要求的技術(shù)特征改變請求保護的范圍，或者增加或刪除一項或多項權(quán)利要求，或者把權(quán)利要求附加的技術(shù)特征予以合并時，如果增加的技術(shù)特征已經(jīng)清楚記載在原說明書和權(quán)利要求書中，在專利獲得授權(quán)后，專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張技術(shù)特征等同時，人民法院應(yīng)當審查其所作出的修改和陳述與授權(quán)后的技術(shù)方案是否有實質(zhì)聯(lián)系，是否存在對該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權(quán)利要求增加了技術(shù)特征，就認定專利申請人放棄了該增加的技術(shù)特征的等同特征”。

被控侵權(quán)人如何主張“禁止反悔原則”的抗辯呢？首先、需要確定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利不同的技術(shù)特征；其次、判斷涉案專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品不同的技術(shù)特征（以下簡稱“區(qū)別技術(shù)特征”）是否系在專利申請或者無效程序中被合并入獨權(quán)的技術(shù)特征。若是，則進一步審查專利審查文檔中專利權(quán)人是否對區(qū)別技術(shù)特征作出了特別的界定，所謂的特別的界定主要是這一技術(shù)特征是否與專利發(fā)明目的的實現(xiàn)有實質(zhì)性的聯(lián)系，這一技術(shù)特征的保護范圍是清楚。若前一問題的答案是肯定的，一般而言專利權(quán)人通過合并式修改權(quán)利要求時即放棄了與區(qū)別技術(shù)特征不同的技術(shù)方案。最后，依據(jù)等同侵權(quán)判斷的標準（也即“三基本+一普通”）來做進一步的驗證，如果基于區(qū)別技術(shù)特征的存在，二者的技術(shù)效果、作用不同，則二者必然不構(gòu)成等同侵權(quán)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉文廣律師

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利權(quán)利要求的“合并式修改”與“禁止反悔”原則的適用（點擊標題查看原文）

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