從復(fù)審決定和駁回復(fù)審行政糾紛案淺談公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“從本文案例1和案例2可以看出，我國(guó)目前的實(shí)踐對(duì)公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定持審慎態(tài)度，以確鑿無(wú)疑為標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)發(fā)明人是有利的?！?/strong>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn

作者：楊立芳中國(guó)貿(mào)促會(huì)專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所

相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域公知常識(shí)的認(rèn)定，直接決定了該領(lǐng)域普通技術(shù)人員所應(yīng)具備的技術(shù)知識(shí)和認(rèn)知能力，進(jìn)而對(duì)創(chuàng)造性判斷具有重要影響。

一、公知常識(shí)的概念

中國(guó)的專(zhuān)利法并沒(méi)有對(duì)公知常識(shí)給出一個(gè)明確的定義，而僅僅在《審查指南》中以列舉的形式定義了公知常識(shí)。

公知常識(shí)的概念：《審查指南》第二部分第四章創(chuàng)造性第3節(jié)中在判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)時(shí)提及了認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示的一種情況，即：所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段，或教科書(shū)或者工具書(shū)等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段。

二、公知常識(shí)的舉證

《審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2節(jié)審查意見(jiàn)通知書(shū)正文中規(guī)定：審查員在審查意見(jiàn)通知書(shū)中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說(shuō)明理由。在審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問(wèn)題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明。

三、公知常識(shí)性證據(jù)

公知常識(shí)性證據(jù)是指技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)等記載本領(lǐng)域基本技術(shù)知識(shí)的文獻(xiàn)。如無(wú)相反證據(jù)，技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)記載的技術(shù)知識(shí)可以推定為公知常識(shí)。

歐洲專(zhuān)利局一些判例認(rèn)為，公知常識(shí)通常是指百科全書(shū)、教科書(shū)、詞典和手冊(cè)中包含的信息；當(dāng)一研究領(lǐng)域太新以至于技術(shù)知識(shí)還無(wú)法從教科書(shū)中獲得時(shí)，也可以是指專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)和科學(xué)出版物中包含的信息。同時(shí)某些判例中規(guī)定：公知常識(shí)不僅是通過(guò)文字在教科書(shū)或類(lèi)似的刊物中，也可以是普通技術(shù)人員頭腦中的知識(shí)?？梢?jiàn)，一項(xiàng)技術(shù)問(wèn)世后能否成為“公知常識(shí)”，并非主要參考其時(shí)間，也不僅僅限于特定的載體類(lèi)型，而是參考其為所屬領(lǐng)域技術(shù)人員所利用的廣泛程度。換言之，公知常識(shí)性證據(jù)并非僅以時(shí)間、或者公開(kāi)出版物的特定類(lèi)型作為判斷因素，同時(shí)還要證明在其特定的技術(shù)領(lǐng)域中是否達(dá)到為所屬領(lǐng)域技術(shù)人員廣泛接受的程度。

筆者認(rèn)為，我國(guó)《審查指南》對(duì)于公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)單明了，便于操作。同時(shí)，筆者認(rèn)為，盡管我國(guó)《審查指南》對(duì)公知常識(shí)性證據(jù)進(jìn)行了有限列舉，僅提及三種形式：技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)，但與歐洲專(zhuān)利局相類(lèi)似，上述有限列舉也可以從“公知化程度”的角度進(jìn)行理解。除了時(shí)間、出版物的類(lèi)型之外，“公知化程度”要參考其為所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員所接受的程度。

下文結(jié)合具體案例，對(duì)公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定進(jìn)行討論。

案例1

該案例涉及一項(xiàng)復(fù)審決定，該復(fù)審決定維持了在先的駁回決定。該復(fù)審決定針對(duì)的獨(dú)立權(quán)利要求涉及一種涂布陶瓷基材的方法。

合議組對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行分析時(shí)，首先確定權(quán)利要求1與最接近現(xiàn)有技術(shù)相比的區(qū)別技術(shù)特征在于：通過(guò)烘烤固化另外的層，并限定了液體涂料的組成及固化條件，且限定了粉末涂料組合物的種類(lèi)及構(gòu)成液體涂料組合物的丙烯酸樹(shù)脂和/或聚酯樹(shù)脂的種類(lèi)。

然后，合議組根據(jù)公知常識(shí)性證據(jù)《涂料工藝（第三版)，上冊(cè)》(涂料工藝編委會(huì)編，化學(xué)工業(yè)出版社，2002年2月第4次印刷)認(rèn)定上述區(qū)別技術(shù)特征都屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，最終得出權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

《涂料工藝（第三版)，上冊(cè)》全面、細(xì)致地介紹了所屬領(lǐng)域的各種常規(guī)技術(shù)手段，對(duì)于該案例的區(qū)別技術(shù)特征都有公開(kāi)或涉及。案例1是一個(gè)利用工具書(shū)中的技術(shù)手冊(cè)來(lái)證明某些技術(shù)特征是公知常識(shí)的典型案例。

從舉證的角度來(lái)說(shuō)，之所以公知常識(shí)性證據(jù)中，“技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)等”是首當(dāng)其沖被認(rèn)可的證據(jù)載體，也是由于一項(xiàng)技術(shù)若為教科書(shū)或工具書(shū)等書(shū)籍記載，供本領(lǐng)域技術(shù)人員研究學(xué)習(xí)，某種程度上足以證明該項(xiàng)技術(shù)在所述領(lǐng)域的“公知化程度”。

案例2

發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)201110187700.2，名稱(chēng)為“一種腫瘤靶向性腫瘤壞死因子相關(guān)凋亡配體變體及其應(yīng)用”，上訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與被上訴人江蘇靶標(biāo)生物醫(yī)藥研究所有限公司、常州南京大學(xué)高新技術(shù)研究院發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案。

該案件的爭(zhēng)議點(diǎn)之一在于，合議組在復(fù)審程序中將《腫瘤研究前沿》（第8卷，第四軍醫(yī)大學(xué)出版社，公開(kāi)日：2008年12月，第310頁(yè)最后一段到第311頁(yè)第一段，第314頁(yè)）作為公知常識(shí)性證據(jù)引用是否違反審查規(guī)則。

最終，二審法院認(rèn)定國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于《腫瘤研究前沿》第8卷可以作為所述技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識(shí)性證據(jù)的上訴理由不能成立，不予支持。

二審法院認(rèn)定《腫瘤研究前沿》第8卷不屬于公知常識(shí)性證據(jù)的理由如下：

（1）從載體形式看，《腫瘤研究前沿》第8卷屬于圖書(shū)，不屬于期刊雜志。

（2）《腫瘤研究前沿》第8卷雖然屬于圖書(shū)，卻不屬于一般性教科書(shū)。

(i)該書(shū)序言指出，“盡力以最通俗的語(yǔ)言將目前世界上腫瘤研究的最新進(jìn)展介紹給同行及相關(guān)研究人員，具有專(zhuān)著、綜述、述評(píng)、科普讀物等諸種文獻(xiàn)的特點(diǎn)，以包容性、先進(jìn)性、焦點(diǎn)爭(zhēng)論為特色”。

這表明，該書(shū)旨在介紹世界腫瘤研究的最新進(jìn)展，其包容性的特色使得該書(shū)記載的內(nèi)容可能涉及該領(lǐng)域的不同觀點(diǎn)，并非講述腫瘤研究領(lǐng)域一般性技術(shù)知識(shí)，不屬于通常意義上的教科書(shū)。

(ii)該書(shū)版權(quán)頁(yè)“內(nèi)容簡(jiǎn)介”記載，“本書(shū)可作為相關(guān)專(zhuān)業(yè)研究人員的參考用書(shū)，也可供高校、醫(yī)院的相關(guān)人員閱讀使用”。這同樣表明該書(shū)并非通常意義上的教科書(shū)，而是專(zhuān)業(yè)研究人員的參考用書(shū)。

所以，從受眾、傳播范圍方面看，也難以認(rèn)定《腫瘤研究前沿》第8卷屬于教科書(shū)。

(iii)本案也沒(méi)有其它證據(jù)表明，該書(shū)在相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)成為研究人員的普遍參考用書(shū)。

案例2說(shuō)明

對(duì)于技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)之外的文獻(xiàn)，判斷其是否屬于記載本領(lǐng)域基本技術(shù)知識(shí)的公知常識(shí)性證據(jù)，則需要結(jié)合該文獻(xiàn)的載體形式、內(nèi)容及其特點(diǎn)、受眾、傳播范圍等具體認(rèn)定。

從二審法院的上述理由可以看出，《腫瘤研究前沿》最終判定為不屬于教科書(shū)，也不屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的普遍參考用書(shū)；換言之，《腫瘤研究前沿》沒(méi)有被所屬領(lǐng)域技術(shù)人員廣泛研究和學(xué)習(xí)，其中記載的技術(shù)知識(shí)并非腫瘤研究領(lǐng)域一般性技術(shù)知識(shí)，在所屬領(lǐng)域沒(méi)有達(dá)到“公知化的程度”，從而無(wú)法成為公知常識(shí)性證據(jù)。

從以上案例1和案例2可以看出，我國(guó)目前的實(shí)踐對(duì)公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定持審慎態(tài)度，以確鑿無(wú)疑為標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)發(fā)明人是有利的。

此外，雖然我國(guó)《審查指南》目前對(duì)于公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)單明了，便于操作，但是對(duì)于技術(shù)更新比較快速的領(lǐng)域，目前的認(rèn)定也存在一些局限。比如，對(duì)于技術(shù)迭代快速的領(lǐng)域，相關(guān)技術(shù)可能還來(lái)不及寫(xiě)入教科書(shū)就已經(jīng)被淘汰，因此尋找教科書(shū)等作為公知常識(shí)性證據(jù)幾乎沒(méi)有可能，那么是否可以將專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)和科學(xué)出版物等也認(rèn)定為公知常識(shí)性證據(jù)？從而盡可能客觀公證地對(duì)公知常識(shí)進(jìn)行判斷和認(rèn)定，兼顧專(zhuān)利確權(quán)程序的公平與效率。

參考文獻(xiàn)：

1.（2020）最高法知行終35號(hào)行政判決書(shū)

2.中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.《專(zhuān)利審查指南》[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2019修訂

3.國(guó)知局學(xué)術(shù)委員會(huì)2009年度一般課題研究報(bào)告《公知常識(shí)的舉證和聽(tīng)證》

（原標(biāo)題：從復(fù)審決定和駁回復(fù)審行政糾紛案淺談公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：楊立芳中國(guó)貿(mào)促會(huì)專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從復(fù)審決定和駁回復(fù)審行政糾紛案淺談公知常識(shí)性證據(jù)的認(rèn)定（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來(lái)自于中國(guó)、美國(guó)、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高科技公司及成長(zhǎng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬(wàn)用戶(hù)（國(guó)內(nèi)70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://globalwellnesspartner.com