馳名商標司法認定的現(xiàn)狀分析

【小D導讀】

馳名商標司法認定的現(xiàn)狀分析

一、馳名商標司法認定的基本情況和特點

(一)管轄：地區(qū)選擇的利益權衡 根據(jù)我國管轄制度的規(guī)定，侵權案件一般由侵權行為地或者被告所在地法院管轄。由于我國各地方法院對馳名商標認定的標準不同，并且地方法院對外省涉案商標也往往缺少了解，故當事人選擇管轄法院的過程不僅是程序法的適用結果，更多是對認定結果的利益權衡。這就出現(xiàn)了馳名商標認定比例分布不均衡的現(xiàn)象。根據(jù)馳名商標網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2010年9月，全國馳名商標多集中于浙、粵、蘇等經(jīng)濟較為發(fā)達的省市，中西部地區(qū)所占比例極少(見圖表一)，這就出現(xiàn)了審理法院與馳名商標分布相互顛倒的差異現(xiàn)象。例如“判決認定浙江數(shù)百家馳名商標的法院，80％以上集中在中西部，通過浙江本省法院做出的認定并不多”。[1]實踐中常見的情形是東部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的企業(yè)，通過以中西部經(jīng)營規(guī)模小的企業(yè)或個體工商戶為被告，通過異地訴訟的方式，以達到規(guī)避法院相對嚴格的認定標準的目的。為此，受理法院需嚴格審查案件的真實性，對涉案商標作全面的了解。

(二)評估：馳名商標的實際價值 雖然馳名商標并不是商標法上的特殊商標，但因其在經(jīng)濟上對相關產(chǎn)品及服務有促銷作用，并且具有一定的法律地位優(yōu)勢，因此在一定程度上增加了馳名商標的價值。但近幾年隨著馳名商標的司法認定數(shù)量上升快速，政府以及消費者對馳名商標“榮譽性”的信賴熱情開始減退，加之通過虛假訴訟獲取司法認定的案例也被不斷報道，這些都在拷問馳名商標的實際價值。商標評估中有一種較為有效的方法，即“超額收入計算法”，它是以同一個企業(yè)在產(chǎn)銷同一種產(chǎn)品時，使用某個商標與不使用該商標在實際收入上的差額，作為該商標的價值。如馳名商標在市場上的影響力并不能帶給企業(yè)預期中的利益，那么企業(yè)獲得的所謂馳名商標的價值所剩幾何？

(三)設訴：虛假訴訟的異化泛濫 馳名商標司法認定是法院對當事人提請的權利請求予以確認的制度，但實踐中許多企業(yè)通過制造假案獲得馳名商標認定情形的出現(xiàn)，使得案件的處理與制度設計初衷相違背。從汕頭“康王”案到寧波“史翠英”案，都是在全國影響較大的典型虛假訴訟案件。馳名商標虛假訴訟的泛濫其中有企業(yè)追求經(jīng)濟效益、地方政府盲目引導的原因，當然也有法律制度本身的原因。根據(jù)我國法律關于級別管轄的規(guī)定，商標民事糾紛一審案件由中級以上人民法院管轄，部分基層法院也有級別管轄權。我國現(xiàn)有高級法院30余個，中級法院330余個，以及在較大城市指定的1至2個基層法院，有資格認定馳名商標的法院將近400個，“如此龐大的認定主體，客觀上又存在地域差別，很難保證司法認定行為的統(tǒng)一性和合法性”。[2]司法認定標準的不統(tǒng)一就為企業(yè)規(guī)避嚴格審查提供了空間。此外，相較行政認定程序，司法認定更為方便、快捷，即使因為虛假訴訟被撤銷已生效的馳名商標，企業(yè)所承擔的風險也要遠遠低于所獲取的效益。虛假訴訟動搖了馳名商標司法認定的公信力，也在影響著馳名商標在公眾及市場上的價值。

二、馳名商標司法認定的實務困惑 ? (一)認定情形的張弛維度

1．跨類保護的范圍界定 基于馳名商標在市場上的優(yōu)勢聲譽，對在不相同或不類似的商品上使用相同或近似的商標也會引起誤導，從而減輕商標的聲譽和價值?？珙惐Ｗo制度實質上是在通常的商標保護基礎上作一延伸，彌補注冊商標保護的局限性。但在實務中有些案例對跨類保護的范圍認識過于寬泛，將跨類保護盲目擴大不作限制，只要認定為馳名就構成跨類保護，或者未全面考慮商標的顯著性、所跨的類別以及誤導致?lián)p的后果等因素，這就可能出現(xiàn)跨類保護權利濫用的問題。跨類保護并非是絕對保護，我國商標法第十三條對此作出了限制條件，須是“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。

2．對未注冊商標的馳名認定 依據(jù)商標法和相關司法解釋，我國對馳名商標的司法認定不僅針對已注冊商標，還包括未注冊商標。[3]對未注冊商標進行馳名商標的司法認定涉及到以下幾個問題：第一，該未注冊的商業(yè)標記或者商品名稱是否可以構成商標；第二，未注冊商標進行馳名認定的條件；第三，未注冊的馳名商標與注冊的商標權利相沖突如何處理。

企業(yè)所使用的商業(yè)標記或者商品名稱在未被認定為商標之前，只是一種產(chǎn)品的標志。我國《商標法》第10條以及《商標法實施條例》第49條都從限制性角度規(guī)范了不能成為商標的情形，當事一方要認定未注冊商標成為馳名商標，法院首先要審查該未注冊商標本身在法律上可以成為商標，然后在此基礎上作進一步認定。而在實務中有些案例存在著直接以當事人主張的“未注冊商標”申請馳名司法認定的情形。例如蒙牛乳業(yè)訴董建軍和白雪公主乳業(yè)公司一案[4]，依據(jù)我國衛(wèi)生部《酸乳衛(wèi)生標準》的規(guī)定，酸乳是以牛羊奶為原料經(jīng)過一定加工工藝制作而成的酸度(T)≥70的乳品。生產(chǎn)者可以在衛(wèi)生標準范圍內添加配方，生產(chǎn)出不同口味的酸乳，可以是“苦酸乳”，當然也可以是“酸酸乳”，因此酸酸乳只是商品的通用名稱。且蒙牛乳業(yè)在銷售酸酸乳產(chǎn)品時，使用“蒙牛酸酸乳”的標識，說明酸酸乳只是產(chǎn)品的名稱而已，在尚不能成為商標的情形下，就沒必要再進行馳名的認定。認定未注冊商品標記在法律上枸成“商標”后，再進行商標馳名的認定，我國商標馳名的認定因素主要規(guī)定在《商標法》第14條和之后施行的最高人民法院《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第5條，但在實際認定的審理中存在著法院對馳名認定的條件把握不夠嚴謹，裁判文書說理不是很充分的情況。未注冊商標相較于注冊商標，是基于使用而馳名，該商標使用的持續(xù)時間應有更高要求，對于其他認定要素，法院也應全面審查，考慮相關要素間的關系，不能簡單機械套用。在處理未注冊商標與注冊商標權利沖突時不應一刀切，錯誤認為一旦認定為馳名就構成侵權。

(二)認定要素的“模糊區(qū)”

1、“顯著性”的認定 司法實踐中的判例以及相關司法解釋都未對商標的顯著性作出正面認定的要求，許多情形下是逆向邏輯思考，即因為該商標具有較高知名度，所以該商標具有絕對或相對的顯著性。[5]通常商標的顯著性必須包涵識別和區(qū)分兩方面要素，通過該標識可以辨認出它是來自哪個特定產(chǎn)品或經(jīng)營者，并且該標識能與其他相同或類似產(chǎn)品上使用的商標進行區(qū)分。從顯著性作用的范圍來看，馳名商標應當是具有絕對顯著性的商標，消費者能夠將馳名商標與其商品或服務之間產(chǎn)生相當程度的聯(lián)系。

法院對馳名商標顯著性的認定，首先關涉到該商標是否達到馳名商標的門檻，其次馳名商標的顯著性影響到商標的馳名程度，知名度高并不一定代表具有絕對顯著性，但具有絕對顯著性的商標通常是具有高知名度，商標的顯著性標尺了法律給予保護的范圍大小。理論上，按照顯著性強弱劃分，臆造商標是最具有顯著性，任意性商標次之，暗示性商標顯著性較弱，敘述性商標最弱。法院在認定商標顯著性時，如果一個商標的顯著性越強，那么對相關公眾造成誤導的可能就越大。例如“Exxon”(?？松?，是由英文字母杜撰臆造形成，該詞匯沒有任何含義，與其標示的商品或服務不存在任何聯(lián)系，這類商標在所有的商品或服務上都具有顯著性。因此，臆造商標、任意商標與暗示性商標注冊后成為馳名商標的可能性更大，而敘述性商標通常只是公共領域的通用詞匯，對商品和服務也只是描述性的，因此往往只有通過長期使用后才能達到馳名的可能。當然因為商標標識顯著性的強弱，成為馳名商標后受法律保護的范圍也有區(qū)分。

2、“相關公眾”的界定 依據(jù)我國商標法與相關司法解釋的規(guī)定，我國確認馳名商標采納的是“相關公眾的知曉程度”，相關公眾包括有關商品或服務的消費者和與此商品或服務的營銷有密切關系的其他經(jīng)營者。而像國外的一些國家則是以一般公眾為標準，例如“比荷盧就要求在一般公眾中知名，法國過去的司法實踐中也支持這一看法?！盵7]相較“一般公眾”，“相關公眾”的標準更為寬松，因為要在一般公眾范圍內馳名，對于多數(shù)商家來說較難實現(xiàn)。法院對相關公眾的界定應該結合涉案商標項下商品或服務的類別，通?？梢詤^(qū)分為普通行業(yè)消費公眾與特殊行業(yè)消費公眾。

第一類情形，涉案商標項下商品或服務類似，且都是普通行業(yè)，原被告兩者的消費群體或經(jīng)營者范圍相重合。例如牛奶與巧克力，原告與被告的消費群體或經(jīng)營者對涉案商品的接觸可能是相當?shù)?，法院在界定“相關公眾”時考慮原告或被告的消費群體或經(jīng)營者都是可以的。

第二類情形，涉案商標項下商品或服務類似，且都是特殊行業(yè)的消費公眾，原理與前者相同，兩者的群體范圍也大致相同。例如打樁機與塔吊，兩者相關公眾都是建筑行業(yè)。

第三類情形，涉案商標項下商品或服務不相同或不類似，原告的產(chǎn)品或服務屬普通行業(yè)，被告的產(chǎn)品或服務屬特殊行業(yè)，此類情形下原告的消費群體或經(jīng)營者，必然覆蓋了被告的消費群體或經(jīng)營者，例如餅干和電焊槍。

第四類情形，涉案商標項下商品或服務不相同或不類似，原告的產(chǎn)品或服務屬特殊行業(yè)，被告的產(chǎn)品或服務屬普通行業(yè)，此類情形下卻是被告的消費群體或經(jīng)營者覆蓋了原告的消費群體或經(jīng)營者，這就涉及到跨類保護的問題。

第五類情形，涉案商標項下商品或服務不相同或不類似，原告與被告的產(chǎn)品或服務均屬特殊行業(yè)，兩者不存在交叉關系。

上述前三類情形被告的相關公眾也是原告的相關公眾，為證明原告商標的馳名程度，法院應認定原告的商標至少在被告的相關公眾中是馳名的。而第四類情形，原告的消費公眾僅在特殊行業(yè)內，通常只需考慮在該特殊行業(yè)內相關消費公眾的知曉程度，與被告的普通消費群體或經(jīng)營者難以存在誤導的可能性，但如果原告的商標馳名程度較高，確有跨類保護的必要時，法院對相關公眾的界定就需跨越行業(yè)界限，認定原告商標在被告產(chǎn)品相關公眾中知曉程度，依據(jù)相關司法解釋，需要綜合考慮該商標顯著程度、原告商品與被告商品之間的關聯(lián)程度等因素。第五類情形，原告與被告的產(chǎn)品分屬不同特殊行業(yè)，不存在交叉關系，法院在界定相關公眾時只需考慮原被告在各自行業(yè)內消費群體或經(jīng)營者。

三、馳名商標司法認定制度的完善 為了規(guī)范司法認定馳名商標工作，回歸馳名商標司法保護的立法意旨，最高人民法院總結審判經(jīng)驗，于2009年公布了《解釋》，在理論與實務上對馳名商標司法認定作了進一步的完善。

(一)明確了馳名認定的案件糞型 為了避免單純追求馳名商標認定的情形，法院在實踐中須嚴格遵循按需認定的原則。法院之所以對商標馳名進行審查認定，是因為商標是否馳名構成了侵犯商標權或者不正當競爭的法律事實要件。《解釋》第2條與第3條從正反兩個方面規(guī)定了商標馳名認定的案件類型，這就有助于司法實踐中更為嚴格地把握馳名認定的案件類型。依據(jù)第2條的規(guī)定，只有在審理涉及注冊馳名商標跨類保護、請求停止侵害未注冊馳名商標以及有關企業(yè)名稱與馳名商標沖突的侵犯商標權和不正當競爭民事糾紛案件中，才可以認定馳名商標。依據(jù)第3條的規(guī)定，對馳名不予審查的情形主要包括被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為的成立不以商標馳名為事實根據(jù)，或者侵犯商標權或者不正當競爭行為本身不成立。

《解釋》第3條第2款還單獨規(guī)定，域名侵權引發(fā)的認定馳名商標案件不作為馳名認定的情形。原告以被告注冊、使用的域名與其注冊商標相同或者近似，并通過該域名進行相關商品交易的電子商務，足以造成相關公眾誤認，對此情形認定為侵犯商標權或構成不正當競爭，原告可以此為由訴請法律保護，無需對涉案商標再作馳名認定。這類案件只作為侵犯商標專用權案。域名的注冊相對較為容易，實踐中存在當事人自行注冊，通過設計訴訟的方式達到認定馳名商標的目的。

(二)規(guī)范了馳名認定的審查要素 我國《商標法》第14條對馳名商標的認定要素作了概括性的規(guī)定，一直是法院對商標馳名認定的重要依據(jù)?！督忉尅吩诳偨Y實踐經(jīng)驗的基礎上第一次對各要素之間的相互關系作了規(guī)定。以往有些法院在認定商標馳名時會機械地套用《商標法》第14條關于認定要素的規(guī)定，逐一核查涉案商標是否滿足條件?！督忉尅返?條對認定是否馳名作了更為靈活的規(guī)定，認定馳名需綜合各類因素，但如果根據(jù)案件具體情況無需考慮全部因素即足以認定商標馳名的，則準許法院靈活考慮認定因素。

《解釋》第5條從舉證的角度，細化了馳名認定的要素，例如持續(xù)使用時間的要求、市場方面的要求(市場份額、銷售區(qū)域、利稅、市場聲譽等)、宣傳方面的要求(宣傳或者促銷活動的方式、持續(xù)時間、程度、資金投入和地域范圍)、受保護的記錄等事實。法院在對商標使用時間長短、行業(yè)排名、市場調查報告、市場價值評估報告等證據(jù)審查的過程中，應該以個案認定、全面審查為原則，充分考慮案件事實和具體情形，而不是簡單化地羅列這些證椐材料和認定因素。

(三)引入了馳名商標淡化理論 《解釋》改變了原來草稿中將混淆作為誤導情形的規(guī)定，采用了與《商標法》第13條規(guī)定相統(tǒng)一的模式，針對未注冊馳名商標采用混淆要件，對于已注冊馳名商標采誤導要件，并且在《解釋》中細化了混淆與誤導的情形?；煜藢ι唐穪碓吹恼`認以及對商業(yè)標識許可使用、參股控股、關聯(lián)企業(yè)等特定聯(lián)系的誤認。對于誤導包含了對商標的弱化與丑化，修正性地引入了淡化理論，但同時考慮到我國馳名商標司法保護的實際，《解釋》附加了限制條件，須是“使相關公眾對商品或者其經(jīng)營者產(chǎn)生相當程度的聯(lián)系”，而不能是程度不高的“聯(lián)想”，這就較為客觀地限定了制止淡化的范圍。事實上對于一些在一般公眾中廣為知曉的馳名商標，法院在認定的過程中可以適當放寬條件借鑒外國的淡化理論。

注釋： [1]陶喜年：《司法認定“馳名”商標疑似灰幕重重》，載http：//www．senjor-rm．com／News_View．a(chǎn)sp?NewslD-3379于2012年5月29日訪問。 [2]劉奇：《馳名商標司法認定的實證分析》，載《中華商標》2009年第6期，第66頁。 [3]《商標法》第13條：“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用?！薄恶Y名商標認定和保護規(guī)定》在馳名商標認定和保護的條款中亦未限定為注冊商標。最高人民法院《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條規(guī)定“在先未注冊馳名商標”的保護情形。 [4]內蒙古呼和浩特市中級人民法院(2006)呼民四初字第12號民事判決書。 [5]相對顯著性是指結合具體的商品或服務，一商標能夠起到區(qū)別作用。絕對顯著性是指即使在沒有指出具體商品或服務的情況下，也能使人與特定的出處相聯(lián)系。參見黃暉：《馳名商標和著名商標的法律保護》，法律出版社2001年版，第17-18頁。 [6]黃暉：《商標法》，法律出版社2004年第1版，第255頁。

來源：中華商標 ? ?作者：方帥 ? 浙江省衢州市中圾人民法院整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：globalwellnesspartner.com

IPRdaily的個人微信號已經(jīng)開通！ 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構+姓名），關注小D可獲更多的實務干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細分專業(yè)，接地氣的知識產(chǎn)權圈實務社區(qū)交流群。

? “IPRdaily”是全球視野的知識產(chǎn)權科技媒體，我們報道國內外最新知識產(chǎn)權動態(tài)，最新創(chuàng)業(yè)公司知識產(chǎn)權部分情報分析，更關注知識產(chǎn)權領域創(chuàng)新商業(yè)模式，以及資本對本行業(yè)投融資信息，我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產(chǎn)權行業(yè)的每一天，我們努力利用互聯(lián)網(wǎng)連接知識產(chǎn)權&未來！ ? ? 微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識產(chǎn)權&未來