專利法第四次修訂中的兩個重要問題（二）

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專利法第四次修訂中的兩個重要問題（二）

二、對《專利法》第四次修訂中兩個重要問題的看法

本文認為，《專利法》第四次修訂涉及很多重要問題，前面概述的送審稿亮點都沒有大的需要重新考慮和討論的內(nèi)容，但是，在修法的總體思路方面，有兩個重要問題建議進一步討論并盡快形成比較一致的方案以推動立法進程。

（一）將外觀設(shè)計從《專利法》中分離出來，制定《外觀設(shè)計保護法》

1.外觀設(shè)計是知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的特殊保護對象

外觀設(shè)計與發(fā)明、實用新型有所不同，盡管其要考慮產(chǎn)品的技術(shù)和功能，但更多的是針對產(chǎn)品的外觀做出的新穎、別致、有美感的裝飾性設(shè)計，而且外觀設(shè)計的侵權(quán)判定也不像發(fā)明、實用新型專利侵權(quán)判定那樣要涉及復(fù)雜的技術(shù)特征比對，而是更多考慮是否實質(zhì)性相似、是否容易導(dǎo)致混淆。因此，將外觀設(shè)計與發(fā)明同時放在《專利法》中，不能體現(xiàn)外觀設(shè)計的本質(zhì)，也不利于我國的外觀設(shè)計與國外主要國家和國際申請體系相融合，可能會給我國外觀設(shè)計權(quán)利人“走出去”帶來不必要的程序性繁雜事務(wù)。比如，在世界各國，“專利國際申請”都僅指發(fā)明專利的國際申請、不包括外觀設(shè)計的國際申請，這也是此次送審稿第20條將“專利國際申請”修改為“國際申請”的原因。

2.現(xiàn)階段加強外觀設(shè)計行政執(zhí)法具有可行性

判斷外觀設(shè)計是否侵權(quán)的標(biāo)準，與商標(biāo)、版權(quán)保護對象十分相似，即是否相同或?qū)嵸|(zhì)性相似以至于造成誤認、混淆，這一判斷由裁判者基于普通的、理性的消費者角度即可比較容易地做出。因此，與發(fā)明和實用新型的侵權(quán)判定者需要有一定技術(shù)背景、或者至少有技術(shù)人員的輔助有所不同，履行市場監(jiān)管的普通行政執(zhí)法人員即可以做出是否侵權(quán)的初步判斷和查處，這一點與商標(biāo)、版權(quán)的侵權(quán)判定和查處相類似。

當(dāng)前《專利法》第四次修訂中的一個焦點問題是：相關(guān)修改是否不恰當(dāng)?shù)貜娀藢＠姓C關(guān)執(zhí)法權(quán)？這個問題的爭議會隨著外觀設(shè)計保護的單獨立法迎刃而解；換言之，為加強對外觀設(shè)計的保護，在侵權(quán)現(xiàn)象仍十分嚴重、司法渠道仍難以全面救濟、行政執(zhí)法并不需要高深的專業(yè)技術(shù)技能的情形下，現(xiàn)階段強化行政執(zhí)法機關(guān)對外觀設(shè)計的執(zhí)法權(quán)順理成章。

從全國人大常委會的執(zhí)法檢查結(jié)果看，反映專利行政執(zhí)法力度不足、不能有效制裁和震懾專利侵權(quán)行為、不能充分發(fā)揮快速解決糾紛和維護市場公平競爭作用的創(chuàng)新主體主要是中小企業(yè)，尤其是展會中侵權(quán)仿冒品輪番上場搶單、地區(qū)性大規(guī)模的對新式外觀設(shè)計的跟風(fēng)模仿等現(xiàn)象，都需要行政執(zhí)法提供有效快捷的打擊手段來制止對外觀設(shè)計權(quán)利人潛在經(jīng)濟利益的侵占。中小企業(yè)是目前我國經(jīng)濟進入新常態(tài)后國家倡導(dǎo)的“萬眾創(chuàng)新”的主體，外觀設(shè)計是現(xiàn)階段這類創(chuàng)新主體在市場中能夠生存和發(fā)展最需要得到有力保護的智力成果；同時，對于正處在萌發(fā)期的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)來說，外觀設(shè)計是獲得競爭優(yōu)勢的重要武器。將外觀設(shè)計保護單獨立法之后，可以設(shè)定司法保護與行政執(zhí)法保護并重的規(guī)則，符合我國當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。

當(dāng)然，因為注冊商標(biāo)、正規(guī)出版或傳播均經(jīng)過主管機關(guān)一定程序的審查和核準，對持有商標(biāo)注冊證書和出版、表演、上映等各類傳播許可證的人，行政執(zhí)法者有理由推定其請求具有合法性；換言之，商標(biāo)、版權(quán)行政執(zhí)法都有其形式要件上的合法依據(jù)，采取相應(yīng)執(zhí)法行為不需要執(zhí)法者結(jié)合其他復(fù)雜的證據(jù)作出到底是否侵權(quán)的判定②，執(zhí)法相對簡單。另一方面，對于未經(jīng)實質(zhì)性審查的外觀設(shè)計來說，如果擬通過的立法要賦予行政執(zhí)法機構(gòu)采取超出現(xiàn)行專利法規(guī)定的“責(zé)令停止侵權(quán)”之外的行政處罰措施來查處侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)要求權(quán)利人出具權(quán)利實質(zhì)有效的初步證明，即現(xiàn)行專利法中所稱的外觀設(shè)計“專利權(quán)評價報告”。這就要求做出創(chuàng)新外觀設(shè)計的權(quán)利人事先獲得外觀設(shè)計權(quán)評價報告，據(jù)此獲得行政執(zhí)法的及時保護。

3.外觀設(shè)計的保護范圍和力度可以得到加強

此次《專利法》修訂，涉及延長保護期、增加對部分外觀設(shè)計的保護和增加國內(nèi)申請優(yōu)先權(quán)，這些都是有利于國內(nèi)外觀設(shè)計權(quán)利人的值得肯定的修訂，也有利于與國際外觀設(shè)計保護制度接軌。當(dāng)然，具體加強保護的方式還可以探討，比如保護期的延長問題，為了加入外觀設(shè)計國際申請體系之《海牙協(xié)定》、為我國企業(yè)“走出去”提供便利條件，外觀設(shè)計的保護期須達到該協(xié)定15年的要求；不過，結(jié)合我國具體情況，充分考慮不能獲得著作權(quán)法保護的實用藝術(shù)品保護的需求，可以設(shè)定相對靈活的保護期以滿足不同權(quán)利人的需要，比如可以規(guī)定“15+5+5”的保護期制度，對那些市場效益良好、設(shè)計精美、有生命力的外觀設(shè)計提供最長為25年的外觀設(shè)計保護期。另外，外觀設(shè)計單獨立法保護并不排除著作權(quán)法對構(gòu)成作品的內(nèi)容進行保護，不影響外觀設(shè)計經(jīng)過長期使用獲得顯著性后獲得商標(biāo)法對未注冊商標(biāo)的保護，不排除在反不正當(dāng)競爭法中增加對生命周期極短的設(shè)計一定期間的禁止仿冒產(chǎn)品外觀之規(guī)定的可能性。

總之，加強外觀設(shè)計保護對鼓勵創(chuàng)意設(shè)計、促進產(chǎn)品更新?lián)Q代、提升產(chǎn)品和企業(yè)形象均有重要作用，鑒于外觀設(shè)計與發(fā)明的明顯差別，將外觀設(shè)計保護制度獨立出專利法十分必要，這將避免外觀設(shè)計保護制度的完善進度因為整部專利法修訂涉及諸多程序和實體的復(fù)雜爭議造成的拖沓而受到影響。

4.外觀設(shè)計單獨立法可以率先引進權(quán)利無效抗辯制度

現(xiàn)有外觀設(shè)計專利制度存在著一定弊端。2008年的《專利法》修訂雖然對提高外觀設(shè)計專利的質(zhì)量起到一定作用，比如增加專利權(quán)評價報告、現(xiàn)有設(shè)計抗辯等，但仍未消除各界對外觀設(shè)計專利質(zhì)量低的印象。很多明顯的、無創(chuàng)新的設(shè)計因非實質(zhì)性審查的因素獲得外觀設(shè)計專利證書，之后在實施中產(chǎn)生糾紛的，按照現(xiàn)行專利法設(shè)定的程序，仍然與牽涉復(fù)雜技術(shù)因素的發(fā)明專利一樣，理論上可以進入侵權(quán)—無效宣告民事、行政程序的糾纏或循環(huán)，無謂地耗費公共資源。事實上，即使是發(fā)明專利，在侵權(quán)訴訟中引進無效抗辯、使得法院可以在個案中否定明顯無效的權(quán)利，從而拒絕對其提供救濟，也是符合公平和效率原則的，而且因為法官不支持此類權(quán)利人的主張并不等于宣告權(quán)利無效，因此也并不違背司法與行政職能劃分。當(dāng)然，針對發(fā)明專利建立權(quán)利無效抗辯制度牽涉到審理法院在技術(shù)性判斷職能方面的完善，牽涉到我國知識產(chǎn)權(quán)專門法院建設(shè)的規(guī)劃和進展，對于知識產(chǎn)權(quán)專門法院建設(shè)的進一步規(guī)劃應(yīng)當(dāng)盡快制定，限于篇幅，本文不再展開論述。

簡言之，鑒于專利法的再次修訂牽涉面廣、主要修改內(nèi)容爭議較大，發(fā)明專利的侵權(quán)與無效確權(quán)程序的優(yōu)化事關(guān)司法改革的整體部署，要一步到位在《專利法》第四次修訂中引進無效抗辯制度可能性不大；相對而言，如果外觀設(shè)計單獨立法，則由于外觀設(shè)計所涉及的技術(shù)因素并不那么復(fù)雜，法官對外觀設(shè)計是否明顯不符合授權(quán)要件之判斷并不那么困難，因此在外觀設(shè)計保護單獨立法中率先設(shè)立權(quán)利無效抗辯制度不會引起太多爭議。

（二）專利行政部門的職能定位需要結(jié)合國務(wù)院機構(gòu)改革規(guī)劃考慮

現(xiàn)行專利法規(guī)定國務(wù)院專利行政部門負責(zé)管理全國的專利工作，統(tǒng)一受理和審查專利申請，依法授予專利權(quán)，這是符合建立專利制度的各國通例的。

送審稿增加了國務(wù)院專利行政部門“負責(zé)涉及專利的市場監(jiān)督管理，查處有重大影響的專利侵權(quán)和假冒專利行為，建設(shè)專利信息公共服務(wù)體系，促進專利信息傳播與利用”的職能。其中，“建設(shè)專利信息公共服務(wù)、促進專利信息傳播與利用”突出了政府部門與時俱進的服務(wù)意識，此項增改并無不妥；但是，“負責(zé)涉及專利的市場監(jiān)督管理，查處有重大影響的專利侵權(quán)和假冒專利行為”卻明確賦予了國務(wù)院專利行政部門進行市場監(jiān)管和行政執(zhí)法的職能，而這項職能與現(xiàn)有的或?qū)砜赡軇澏ńo其他政府部門的職能交叉或重合。

1.專利行政部門的管理職能

專利行政部門行使專利行政管理職能理所當(dāng)然。從其他國家的實踐看，中央級的專利行政管理機構(gòu)并無市場監(jiān)管和行政執(zhí)法職能，而中央級以下的政府部門也并未設(shè)立專門的專利行政管理或執(zhí)法機構(gòu)。依照國際通例，專利行政管理機構(gòu)的職能通常包括：

（1）統(tǒng)一受理和審查專利申請，依法授予專利權(quán)；

（2）就國內(nèi)外專利申請的授權(quán)、權(quán)利保護、注冊登記等方面的事務(wù)做出決定，對已經(jīng)授權(quán)的專利及其文件等出具證明文件；

（3）依照法律的具體規(guī)定和條款做出決定和參加相關(guān)訴訟程序；

（4）建立專利數(shù)據(jù)庫并提供摘要查詢、出版相關(guān)的公報；

（5）與相關(guān)政府部門合作起草關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的法律等規(guī)范性文件；

（6）參與國際相關(guān)機構(gòu)活動，與他國知識產(chǎn)權(quán)主管部門商討合作、推廣關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護的議題討論并推動本領(lǐng)域研究工作、宣傳教育培訓(xùn)等事項。

根據(jù)我國國情，以上這些職能可以歸屬于國務(wù)院專利行政部門；另外，鑒于目前國家知識產(chǎn)權(quán)局被確定為負責(zé)國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施的協(xié)調(diào)工作，而且目前省及省以下的政府部門也陸續(xù)設(shè)立了一些對接機構(gòu)，可以考慮維持現(xiàn)狀保留這些機構(gòu)的人員以協(xié)助當(dāng)?shù)卣y(tǒng)籌安排知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施，但不宜再增加其他職能和相應(yīng)的編制。

2.專利行政部門的市場監(jiān)管和執(zhí)法職能

市場監(jiān)管是指國家依法對市場交易活動進行監(jiān)督管理，旨在維護合法經(jīng)營和正當(dāng)競爭的市場秩序、保障消費者權(quán)益；市場監(jiān)管的內(nèi)容是綜合性的，涵蓋了市場主體注冊登記管理、城鄉(xiāng)交易市場管理，商品質(zhì)量、計量、價格管理，知識產(chǎn)權(quán)管理，廣告管理，等等。行政執(zhí)法是指國家行政機關(guān)和法律委托的組織及其公職人員依照法定職權(quán)和程序行使行政管理權(quán)，貫徹實施國家立法機關(guān)所制定的法律的活動。從市場經(jīng)濟發(fā)展的歷史看，國家的市場監(jiān)管與行政執(zhí)法職能往往是一體的，也即有監(jiān)管權(quán)的行政機關(guān)也有相應(yīng)的執(zhí)法權(quán)。

現(xiàn)行專利法并未明確賦予國務(wù)院專利行政部門執(zhí)法權(quán)，因此，送審稿增加“負責(zé)涉及專利的市場監(jiān)督管理，查處有重大影響的專利侵權(quán)和假冒專利行為”的職能大大突破了現(xiàn)行法律框架。同時，現(xiàn)行專利法雖然規(guī)定了省級以下地方政府“管理專利工作的部門”負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的專利管理工作，但并未明確該部門指向某一具體的行政機關(guān)、從而保留了專利行政執(zhí)法職能根據(jù)國家機構(gòu)改革需要來配置的靈活性；而送審稿第3條則明確賦予“地方人民政府專利行政部門”在本轄區(qū)“依法開展專利行政執(zhí)法，提供專利公共服務(wù)”的職能。這一修訂的實質(zhì)是設(shè)立地方各級專利行政部門并賦予其執(zhí)法權(quán)，將原先地方政府單純的“專利管理工作”職能大大擴張、且指定由地方各級“專利行政部門”行使。

3.增加專利市場監(jiān)管、擴張專利行政執(zhí)法職權(quán)的利弊

廣義上說，行使專利權(quán)、侵害專利權(quán)或者假冒專利等都是進行市場競爭的手段；如果這些行為違反誠信等基本市場經(jīng)濟法律規(guī)則，構(gòu)成非法經(jīng)營、破壞正當(dāng)競爭秩序，或者損害消費者權(quán)益的，在現(xiàn)有法律框架下，除了民事權(quán)益受損害者尋求司法救濟，市場監(jiān)管部門和行政執(zhí)法人員為了維護社會主義市場經(jīng)濟秩序的目的也可主動介入查處。當(dāng)然，由于發(fā)明專利往往帶有技術(shù)因素，一般的監(jiān)管和執(zhí)法人員難以快速準確地做出侵權(quán)判定，現(xiàn)行專利法規(guī)定的行政執(zhí)法僅針對假冒專利而擾亂市場秩序、欺騙消費者的行為是恰當(dāng)?shù)?，法律如果明確授予行政執(zhí)法部門查處發(fā)明專利侵權(quán)案件可能帶來新的問題（外觀設(shè)計侵權(quán)則不同，前面已述及；實用新型也宜適用單獨的規(guī)定）。

申言之，由于發(fā)明專利的技術(shù)性和復(fù)雜性，除了明目張膽的侵權(quán)者被舉報查處后主動承認的情形（在此情形下被控侵權(quán)人停止侵權(quán)和依照調(diào)解協(xié)議賠償往往也無爭議），行政執(zhí)法人員均不宜對那些對專利權(quán)本身有質(zhì)疑的被控侵權(quán)者直接采取行政強制措施；如果為保護一項具有不確定性的民事權(quán)利而采用對該權(quán)利有效性并無判斷能力的公權(quán)力進行干預(yù)、查處另一平等民事主體的正常經(jīng)營活動，可能會造成被控侵權(quán)人不可挽回的損失。

因此，針對發(fā)明和實用新型專利侵權(quán)，我國現(xiàn)行專利法規(guī)定管理專利工作的部門只有“責(zé)令停止侵權(quán)”的職權(quán)是恰當(dāng)?shù)?。而針對外觀設(shè)計專利，則其侵權(quán)假冒并不難判定；而且越是獲得市場成功的外觀設(shè)計，其是否被侵權(quán)假冒的判定越容易。實踐中，侵權(quán)的外觀設(shè)計產(chǎn)品往往會造成消費者誤認混淆，因此外觀設(shè)計侵權(quán)必然不僅損害權(quán)利人的利益，也會侵害消費者利益，賦予行政機關(guān)主動查處外觀設(shè)計侵權(quán)行為并賦予其采取相應(yīng)的行政強制措施并無不妥。從這個意義上說，送審稿所涉及的加強行政執(zhí)法權(quán)的規(guī)定應(yīng)用到外觀設(shè)計保護上是可行的，但這一目的通過外觀設(shè)計保護專門立法來實現(xiàn)更為理想。

4.與我國市場監(jiān)管和行政執(zhí)法體系改革的銜接

在我國知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進過程中，雖然現(xiàn)階段知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法仍需要加強，但應(yīng)當(dāng)結(jié)合整個國家依法治國藍圖頂層設(shè)計的思路考慮。在黨和國家依法治國方略的最新部署中，在“深入推進依法行政，加快建設(shè)法治政府”的框架下對行政執(zhí)法提出的改革措施包括：減少層次、整合隊伍、提高效率的原則，合理配置執(zhí)法力量，推行跨部門綜合執(zhí)法③?？梢?，在知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法領(lǐng)域，將來的改革方向也應(yīng)當(dāng)是綜合執(zhí)法資源，提高執(zhí)法效率。

事實上，這一思路早在沿海經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū)以機制改革、經(jīng)濟新區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)等試點方式得到體現(xiàn)。比如，2009年8月通過的《深圳市人民政府機構(gòu)改革方案》組建了“市場監(jiān)督管理局”，統(tǒng)一承擔(dān)原工商局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、知識產(chǎn)權(quán)局以及衛(wèi)生局餐飲環(huán)節(jié)的食品安全監(jiān)管職責(zé)。在2013年底黨和國家明確市場監(jiān)管體制改革的方向后，上海自貿(mào)區(qū)開展了綜合執(zhí)法體制改革，由自貿(mào)區(qū)管委會統(tǒng)一執(zhí)行專利、著作權(quán)的行政執(zhí)法工作。2014年7月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進市場公平競爭維護市場正常秩序的若干意見》，提出“不同部門下設(shè)的職責(zé)任務(wù)相近或相似的執(zhí)法隊伍，逐步整合為一支隊伍”的目標(biāo)；近年來，廣東、福建、天津等自貿(mào)區(qū)借鑒上海經(jīng)驗，陸續(xù)整合了試驗區(qū)內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)管理和行政執(zhí)法功能。

由于歷史原因，我國的知識產(chǎn)權(quán)主管行政機關(guān)的管理和執(zhí)法職能目前是合二為一的，但這并不意味著要進一步強化這種綁定。知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法的職能從本質(zhì)上說是政府依法承擔(dān)的知識產(chǎn)權(quán)保護職責(zé)，具體由哪一個機構(gòu)來執(zhí)行可以由政府統(tǒng)籌安排。整合知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法職能會起到強化知識產(chǎn)權(quán)行政保護、提高執(zhí)法效率和水平的作用，因為建立一支擁有統(tǒng)一執(zhí)法權(quán)的專門知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法隊伍可以集中原有的執(zhí)法力量，有效打擊侵權(quán)盜版和假冒等違法活動。對于目前的知識產(chǎn)權(quán)主管行政機關(guān)，則應(yīng)當(dāng)強調(diào)其提供專業(yè)化公共服務(wù)的職能，即通過優(yōu)化申請及授權(quán)、確權(quán)、備案等專業(yè)性活動的程序為創(chuàng)新者提供便利，提高知識產(chǎn)權(quán)審查質(zhì)量以促進創(chuàng)新；其他的管理、服務(wù)性職能也可以進一步拓展，比如與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的競爭秩序監(jiān)管、專題研究指南的制定、政策宣傳、信息集散與提供、公眾教育、配合相關(guān)部門的執(zhí)法和司法活動、對涉及公共秩序和公共利益的知識產(chǎn)權(quán)事項進行決策，等等。

簡言之，送審稿需要謹慎考慮增設(shè)省級以下專利行政部門的必要性，并將加強專利行政執(zhí)法的具體改進措施放到更宏觀的知識產(chǎn)權(quán)體制機制改革大局中考慮。（作者：管育鷹，中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所研究員，中國社會科學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)中心執(zhí)行主任。原文刊登在《知識產(chǎn)權(quán)》（京）2016年第20163期第45-51頁）

注釋：

②《商標(biāo)法》中工商行政管理部門有權(quán)查處的侵權(quán)行為都是第57條所列的“侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)”行為，可以查處的其他行為如冒充注冊商標(biāo)、濫用馳名商標(biāo)字樣、不按規(guī)定使用注冊商標(biāo)等，均不涉及復(fù)雜的商標(biāo)侵權(quán)判定或注冊使用糾紛；《著作權(quán)法》第48條明確的版權(quán)行政執(zhí)法的對象，無論是出版發(fā)行、表演上映，還是網(wǎng)絡(luò)傳播，都是需要相關(guān)主管部門批準的行為，單純的著作權(quán)民事侵權(quán)行為（比如瓊瑤訴于正案所涉及的抄襲、或不經(jīng)許可的改編、不支付相關(guān)報酬等）均不是版權(quán)行政執(zhí)法的對象。

③參見2014年10月23日《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》第三部分。

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來源：中國社會科學(xué)網(wǎng)

編輯：IPRdaily王夢婷