「捐獻原則」在侵害專利權糾紛案件中的適用

原標題：典型案例丨捐獻原則在侵害專利權糾紛案件中的適用

編者按：2010年1月1日施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第五條規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。上述規(guī)定通過司法解釋的方式，明確了在專利侵權案件審判中適用捐獻原則。設立捐獻原則的目的是防止專利權人“兩頭獲利”，即不允許專利權人為了獲得授權，在申請時采用范圍較窄的權利要求，而在之后的侵權訴訟中，又以說明書中披露的其他等同方案為由，試圖通過適用等同原則，擴大專利權的保護范圍。因此，捐獻原則是對等同原則的一種限制，體現(xiàn)了專利制度平衡專利權人和社會公眾利益的價值取向，在對專利權人利益保護的同時,也要維護權利要求的公示作用。

本案中，專利權人在說明書中公開了三種擋土塊的卡固結構，即設置于擋土塊前端并突出擋土塊上表面的前凸緣（說明書附圖2）,設置于擋土塊后端并突出擋土塊下表面的后凸緣（說明書附圖3）以及設置于擋土塊上表面的凸起及其下表面設置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小相匹配并且在擋土塊前后及左右方向上相互錯位（說明書附圖4）。因權利要求中僅記載了第一、三種卡固結構，對于第二種卡固結構未記載在權利要求中，而被訴侵權技術方案采用的恰恰就是該種卡固結構。法院適用捐獻原則，認定被訴侵權方案未落入涉案專利權的保護范圍。

捐獻原則在侵害專利權糾紛案件中的適用

——江蘇優(yōu)凝舒布洛克建材有限公司訴常州市航務工程有限責任公司、靖江市紅星水泥構件廠侵害專利權糾紛案

裁判要旨

侵害專利權糾紛案件中，確定發(fā)明專利權的保護范圍應以其權利要求的內容為準。專利權人在說明書中公開了三種擋土塊的卡固結構，因權利要求中僅記載了第一、三種卡固結構，第二種卡固結構未記載在權利要求中，故專利權人在專利侵權訴訟中不能再通過等同原則將第二種卡固結構納入專利權利要求的保護范圍。

案件信息

一審：南通中院（2013）通中知民初字第0084號民事判決書

二審：江蘇高院（2013）蘇知民終字第0209號民事判決書

案情摘要

江蘇優(yōu)凝舒布洛克建材有限公司（以下簡稱優(yōu)凝公司）系200510117473.0號“一種建造擋土墻的方法及該方法所用擋土塊”發(fā)明專利（以下簡稱涉案發(fā)明專利）及200430016647.0號“擋土塊（一）”外觀設計專利（以下簡稱涉案外觀設計專利）的獨占實施許可人。

涉案發(fā)明專利權利要求1為：一種建造擋土墻的方法，其特征在于：該方法包括以下步驟：（一）在需壘制墻體的位置打好地基；（二）碼放擋土塊：擋土塊上設有卡固結構，將第一層擋土塊直接放置在地基上，然后將第二層擋土塊碼放在第一層擋土塊上，在擋土塊上設置的卡固結構的作用下，上層擋土塊自然向所擋土體一側錯位并與下層擋土塊相互卡固，同時上下相鄰兩層擋土塊沿擋土墻長度方向相互錯位碼放；（三）設置濾水骨料層及回填土：隨著擋土墻的碼放，根據擋土墻的高度隨時向擋土墻里側回填土形成回填土體，并在該回填土體與擋土墻之間設置一層濾水骨料層，壓實回填土體及濾水骨料層；（四）設置拉接網片：在碼放擋土塊并向擋土墻里側回填土的過程中，根據需要分別在回填土及擋土墻的不同高度位置處設置拉接網片，該拉接網片一端壓固在擋土墻的上下兩層擋土塊之間，另一端水平深入回填土體，并使拉接網片平鋪在回填土體中；其中，（步驟二）所述卡固結構為設置于所述擋土塊前端并突出所述擋土塊上表面的前凸緣，或者所述卡固結構為所述擋土塊上表面設置的凸起及其下表面設置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述擋土塊前后及左右方向上相互錯位。

涉案發(fā)明專利說明書記載，“進一步，所述卡固結構為設置于所述擋土塊前端并突出所述擋土塊上表面的前凸緣。進一步，所述卡固結構為設置于所述擋土塊后端并突出所述擋土塊下表面的后凸緣。進一步，所述卡固結構為所述擋土塊上表面設置的凸起及其下表面設置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述擋土塊前后及左右方向上相互錯位”。上述三種對卡固機構的描述在實施例中分別以圖2、圖3、圖4顯示。在權利要求1對卡固結構的表述中，無“所述卡固結構為設置于所述擋土塊后端并突出所述擋土塊下表面的后凸緣”的記載。

2012年9月，常州市航務工程有限責任公司（以下簡稱航務公司）從靖江市紅星水泥構件廠（以下簡稱紅星水泥廠）購得被訴擋土塊，并在如皋市的連申線如皋段航道整治工程LSX-SG-HD8標段工程中使用。優(yōu)凝公司認為被控侵權擋土塊的卡固結構與涉案發(fā)明專利實施例二（圖3）記載的技術特征相同，與權利要求1中的卡固結構構成等同技術特征，故航務公司的行為構成專利侵權。請求判令：航務公司、紅星水泥廠停止侵權，并賠償經濟損失。

法院認為

本案爭議的焦點在于，航務公司涉案施工行為中所使用的擋土塊是否與涉案發(fā)明專利權權利要求1的擋土塊技術特征構成等同?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”，即在確定發(fā)明專利權的保護范圍時，應以其權利要求的內容為準，若專利權人在專利說明書或者附圖中公開了某個技術方案，而未將其記載入權利要求，專利權人在專利侵權訴訟中則不能再通過等同原則將其重新納入權利要求的保護范圍。

法律作出如此規(guī)定的原因在于：專利侵權判斷中之所以考慮等同原則，是因為事實上不可能要求專利權人在撰寫權利要求時能夠預見到侵權者以后可能采取的所有侵權方式，故對權利要求的文字所表達的保護范圍作出適度擴展，而將對專利技術方案作出非實質性變動的情形認定為侵權，以保護專利權人的合法利益；如果專利權人在專利說明書或者附圖中公開了某個技術方案而未寫入權利要求，則表明專利權人在撰寫專利權利要求時，已經預見到了該技術方案，但其并不要求將該技術方案納入專利保護范圍，人民法院不能再通過等同原則的適用將其重新納入專利的保護范圍，從而有利于維護專利的公示性，平衡專利權人與社會公眾的利益關系。

涉案發(fā)明專利權利要求1中有一個技術特征為“所述卡固結構為設置于所述擋土塊前端并突出所述擋土塊上表面的前凸緣，或者所述卡固結構為所述擋土塊上表面設置的凸起及其下表面設置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述擋土塊前后及左右方向上相互錯位”，所描述的卡固結構為擋土塊前端設置突出上表面的前凸緣，或者是擋土塊上表面設置的凸起并在下表面設置與之相匹配的凹槽，而在說明書中既公開了擋土塊前端設置突出上表面的前凸緣的實施例（對應說明書附圖2），以及擋土塊上表面設置的凸起并在下表面設置與之相匹配的凹槽的實施例（對應說明書附圖4），又公開了在擋土塊后端設置突出下表面的后凸緣的實施例（對應說明書附圖3），其中未在權利要求中載明的“擋土塊后端設置突出下表面的后凸緣”技術方案不屬于等同特征限定的專利權保護范圍，而航務公司使用的擋土塊采用的是在后端設置突出下表面的后凸緣的技術方案，因此，航務公司施工行為中的該項技術特征與涉案發(fā)明專利權利要求1中的該項技術特征不構成等同。綜上，被控侵權產品的技術特征與涉案發(fā)明專利權利要求1記載的全部技術特征相比，至少有一個技術特征不同，沒有落入涉案發(fā)明專利權利要求1的保護范圍。

一審判決駁回優(yōu)凝公司的訴訟請求；二審判決駁回上訴，維持原判決。

一審合議庭成員：袁紹云　黃中華　姜安安

二審合議庭成員：施國偉　張長琦　張曉陽

專利說明書附圖2

「捐獻原則」在侵害專利權糾紛案件中的適用

專利說明書附圖3

「捐獻原則」在侵害專利權糾紛案件中的適用

專利說明書附圖4

「捐獻原則」在侵害專利權糾紛案件中的適用

來源：江蘇知產視野

作者：張長琦

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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