專利OA答復所引發(fā)的思考

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：逯恒  超凡知識產(chǎn)權服務股份有限公司

原標題：OA答復所引發(fā)的思考

對于代理人而言，OA答復早已是家常便飯。本文將從一個專利的OA答復過程入手，講述該過程中所引發(fā)的思考。

本文所提及的專利的名稱為“公私混合分布式的云存儲系統(tǒng)”，該案在申請過程中共歷經(jīng)了3次OA答復，這3次OA均是全部創(chuàng)造性的OA，并在第三次答復之后得到了通過。

首先提供一下本申請的原始權利要求，具體如下（本方案中的方法權利要求與裝置權利要求基本相同，此處僅給出前5條裝置權利要求）：

1. 一種公私混合分布式的云存儲系統(tǒng)，其特征在于：包括應用系統(tǒng)、分割聚合系統(tǒng)、公有存儲系統(tǒng)和私有存儲系統(tǒng)；

所述應用系統(tǒng)，其與所述分割聚合系統(tǒng)連接，用于向所述分割聚合系統(tǒng)提供原完整數(shù)據(jù)，并通過分割聚合系統(tǒng)向公有存儲系統(tǒng)或私有存儲系統(tǒng)發(fā)起訪問請求及提供用戶注冊信息；其還與所述私有存儲系統(tǒng)連接，用于控制所述私有存儲系統(tǒng)；

所述分割聚合系統(tǒng)，其與所述公有存儲系統(tǒng)和私有存儲系統(tǒng)連接，用于將原完整數(shù)據(jù)拆分成若干數(shù)據(jù)碎片，并按設定的存儲比例將所述數(shù)據(jù)碎片分發(fā)給所述公有存儲系統(tǒng)和所述私有存儲系統(tǒng)；其與所述應用系統(tǒng)連接，用于根據(jù)所述應用系統(tǒng)的訪問請求接收所述公有存儲系統(tǒng)和所述私有存儲系統(tǒng)返回的數(shù)據(jù)碎片，并將所述公有存儲系統(tǒng)和所述私有存儲系統(tǒng)返回的數(shù)據(jù)碎片聚合成完整數(shù)據(jù)，再將聚合后的完整數(shù)據(jù)傳輸至所述應用系統(tǒng)；

所述公有存儲系統(tǒng)，其用于管理、認證和儲存所述分割聚合系統(tǒng)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)碎片；

所述私有存儲系統(tǒng)，其用于管理、認證、儲存、控制和統(tǒng)計所述分割聚合系統(tǒng)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)碎片。

2. 根據(jù)權利要求1所述的云存儲系統(tǒng)，其特征在于，所述分割聚合系統(tǒng)中設置了一個分發(fā)表單模塊，用于記錄關鍵分發(fā)信息，所述關鍵分發(fā)信息包括分發(fā)方式、分發(fā)地址和數(shù)據(jù)組合規(guī)律。

3. 根據(jù)權利要求1所述的云存儲系統(tǒng)，其特征在于，所述云存儲系統(tǒng)中包括一個或一個以上的公有存儲系統(tǒng)，且各公有存儲系統(tǒng)包括分布在不同地區(qū)的若干個存儲單元。

4. 根據(jù)權利要求1所述的云存儲系統(tǒng)，其特征在于，所述公有存儲系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)碎片管理模塊、數(shù)據(jù)碎片認證模塊和數(shù)據(jù)碎片儲存模塊；

所述數(shù)據(jù)碎片管理模塊，其用于將用戶注冊信息同步到所述數(shù)據(jù)碎片認證模塊中，并根據(jù)用戶注冊信息自動分配對數(shù)據(jù)碎片的管理權、存儲權和調用權；

所述數(shù)據(jù)碎片認證模塊，其用于執(zhí)行用戶與公有存儲系統(tǒng)的認證；

所述數(shù)據(jù)碎片存儲模塊，其用于存儲數(shù)據(jù)碎片。

5. 根據(jù)權利要求1所述的云存儲系統(tǒng)，其特征在于，所述私有存儲系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)碎片管理模塊、數(shù)據(jù)碎片認證模塊、數(shù)據(jù)碎片儲存模塊、數(shù)據(jù)碎片控制模塊和數(shù)據(jù)碎片統(tǒng)計模塊；

所述數(shù)據(jù)碎片管理模塊，其用于將用戶注冊信息同步到所述數(shù)據(jù)碎片認證模塊中，并根據(jù)用戶注冊信息自動分配對數(shù)據(jù)碎片的管理權、存儲權和調用權；

所述數(shù)據(jù)碎片認證模塊，其用于執(zhí)行用戶與私有存儲系統(tǒng)的認證；

所述數(shù)據(jù)碎片存儲模塊，其用于存儲數(shù)據(jù)碎片；

所述數(shù)據(jù)碎片控制模塊，其用于向數(shù)據(jù)擁有者反饋訪問信息，在得到數(shù)據(jù)擁有者確認后，以響應數(shù)據(jù)訪問者的方式控制數(shù)據(jù)讀取進程；

所述數(shù)據(jù)碎片統(tǒng)計模塊，其用于統(tǒng)計數(shù)據(jù)訪問記錄。

第一次審查意見中，審查員引用了公開號為CN102664928A的專利文獻作為對比文件1，來對權利要求1的創(chuàng)造性進行評述。簡而言之，審查員認為對比文件1公開了這種將數(shù)據(jù)分開存儲的方案，并且對比文件1中的云存儲系統(tǒng)相當于本申請的公有存儲系統(tǒng)，用戶端本地相當于本申請的私有存儲系統(tǒng)。本申請其他各個特征也基本均在對比文件中找到的對應的特征，未公開的特征（如注冊、認證和統(tǒng)計等功能）均屬于本領域慣用手段。

代理人進行第一次OA答復時，以本申請的公有存儲系統(tǒng)為“公有云”，私有存儲系統(tǒng)為“私有云”為主要區(qū)別特征進行答復（代理人認為本案的發(fā)明名稱公開了這一特征）。而后，審查員在OA2（第二次審查意見中），針對這一區(qū)別進行了相應的回復，回復的主要內容有如下幾點：

1，專利的保護范圍應當以權利要求書中的文字記載為準，雖然該案主題為“一種公司混合分布式云存儲系統(tǒng)”，但并不能得到上一段所論述的區(qū)別特征；并且，依據(jù)主題，只能確定本申請存在云存儲；

2，本申請權利要求1中并未對其余系統(tǒng)（如分割聚合系統(tǒng)）的特征沒有進行足夠與對比文件1產(chǎn)生區(qū)別的描述，同時，對比文件1也公開了與本申請相似的技術效果（如私密性保護、提高還原速度），因此，OA1答復中的其他論述內容也無法被采納。

可見，審查員并不認同代理人第一次答復的內容，主要原因是“專利的保護范圍應當以權利要求書中的文字記載為準”，而權利要求書中并沒有明確的進行限定。

之后，代理人進行了第二次審查意見的答復，將原說明書和原權利要求2中的技術特征補充到權利要求1中，補充的內容如下“所述分割聚合系統(tǒng)中設置了一個分發(fā)表單模塊，用于記錄關鍵分發(fā)信息，所述關鍵分發(fā)信息包括分發(fā)方式、分發(fā)地址和數(shù)據(jù)組合規(guī)律；

所述分割聚合系統(tǒng)只有緩存；

當不能獲取數(shù)據(jù)組合規(guī)律時，無法組合成有效完整的可用數(shù)據(jù)”

第二次審查意見答復的正文中，代理人著重說明了新補充的技術特征所帶來的價值，即“當不能獲取數(shù)據(jù)組合規(guī)律時，無法組合成有效完整的可用數(shù)據(jù)”能夠提高數(shù)據(jù)的安全性（保證了只竊取一部分數(shù)據(jù)時，無法了解到數(shù)據(jù)的含義）；通過設置表單分發(fā)模塊，提高了表單的安全，這兩部分從不同的側面共同加強了整體的安全性。

針對代理人的上述答復，審查員又下達了第三次的審查意見，第三次審查意見中，審查員針對代理人在第二次審查意見的答復內容進行了回復，回復的簡要內容如下：

1，對比文件1的說明書25-26段公開了多種數(shù)據(jù)分割方式，即公開了本申請中各模塊存儲數(shù)據(jù)組合規(guī)律和關鍵分發(fā)信息；

2，將對比文件2中的私有云替代對比文件1的本地存儲模塊，來形成本申請的方案是公知常識；

3，將數(shù)據(jù)按照某種比例分別存放在公有云和私有云中是人為設定，不會使方案具有創(chuàng)造性。

而后，在第三次審查意見的答復中，代理人從說明書中增加了如下技術特征：

“公有存儲系統(tǒng)包括分布在不同地區(qū)的若干個存儲單元；

私有存儲系統(tǒng)是另外一個獨立于公有存儲系統(tǒng)的其它可信任機構，該私有存儲系統(tǒng)通過用戶向私有區(qū)域的硬件系統(tǒng)或可信任機構注冊”。

并且，代理人進行如下闡述：

“修改后的權利要求1增加了原說明書中對公有存儲系統(tǒng)、私有存儲系統(tǒng)的具體限定內容。其中，公有存儲系統(tǒng)是分布在不同地區(qū)的若干個存儲單元，也就是公有存儲系統(tǒng)是由分布在不同地區(qū)的存儲設備組成，且這些存儲設備均可以通過互聯(lián)網(wǎng)與分割聚合系統(tǒng)連接（大部分情況下，由于公有存儲系統(tǒng)分布在各個地區(qū)，只能夠通過互聯(lián)網(wǎng)與分割聚合系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互），此時，公有存儲系統(tǒng)便類似于公有云存儲系統(tǒng)。

同時，本申請權1中的私有存儲系統(tǒng)指的是獨立于公有存儲系統(tǒng)的其它可信任機構，請參照本申請說明書第60段中的記載，該段落中列舉出了私有存儲系統(tǒng)的兩種具體體現(xiàn)形式，分別是“放置于用戶私有區(qū)域的硬件系統(tǒng)”和修改后的權1中所記載的“獨立于已選公有存儲系統(tǒng)的其它可信任機構”。當前權1中私有存儲系統(tǒng)的含義“獨立于已選公有存儲系統(tǒng)的其它可信任機構”，其表達了私有存儲系統(tǒng)是一個第三方存儲機構（除用戶自己的本地存儲系統(tǒng)和公有存儲系統(tǒng)以外的第三方存儲機構）。該第三方存儲機構類似于私有云存儲系統(tǒng)，主要是該第三方存儲機構可以通過互聯(lián)網(wǎng)與用戶進行通訊，也可以采用其他的手段與用戶進行通訊，并且“所述私有存儲系統(tǒng)，其用于管理、認證、儲存、控制和統(tǒng)計所述分割聚合系統(tǒng)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)碎片”，可見該第三方存儲機構是有權限對數(shù)據(jù)進行“管理、認證、儲存、控制和統(tǒng)計”等操作的，這與對比文件1中，執(zhí)行分割操作的主體不同（對比文件1中是本地，即用戶進行分割操作；本申請是由私有存儲系統(tǒng)進行分割操作、并存儲相應的數(shù)據(jù)和信息）。

并且，從字面含義上理解，“放置于用戶私有區(qū)域的硬件系統(tǒng)”類似于對比文件1中的位于“本地”的文件存儲模塊。申請人將“獨立于已選公有存儲系統(tǒng)的其它可信任機構”與“放置于用戶私有區(qū)域的硬件系統(tǒng)”分別進行了說明，可見這兩個結構是有足夠差異的。

簡單來看本申請與對比文件1，本申請共有三端進行互動，分別是本地、公有存儲系統(tǒng)和私有存儲系統(tǒng)；而對比文件1則只有兩端，即云端和本地。并且，本申請與對比文件1還有上述大量的區(qū)別，因此申請人認為，對比文件1與本申請的技術方案相差較多，對比文件1并未公開上述區(qū)別技術特征。

對比文件2公開了一種可以將數(shù)據(jù)按照重要程度，將重要數(shù)據(jù)存儲在本地云，將不重要的數(shù)據(jù)存儲在公共云的技術方案。但，與前一段類似的，對比文件2并未說明由哪個部分執(zhí)行“管理、認證、儲存、控制和統(tǒng)計”的工作（即本申請中私有存儲系統(tǒng)的工作），并且，對比文件2中僅僅提及了公有云，并未公開上述區(qū)別特征中“公有存儲系統(tǒng)包括分布在不同地區(qū)的若干個存儲單元”（通常，公有云是采用集中存儲的一個服務器，并且該服務器位于一個特定的地點，如公有云的公司中），上述區(qū)別技術特征中，公有存儲系統(tǒng)分為了多個“位于不同地區(qū)”的存儲單元，這必然強化了安全性（如數(shù)據(jù)被異地調取，很容易被發(fā)現(xiàn)，并且如果想組成完整數(shù)據(jù)，則需要從多個不同的地區(qū)分別調取數(shù)據(jù)，這必然增加了黑客獲取完整數(shù)據(jù)的難度）。

類似的，僅提及私有云，并不相當于本申請中“私有存儲系統(tǒng)是另外一個獨立于公有存儲系統(tǒng)的其它可信任機構”這一特征?！?br/>

進而，在第三次審查意見答復結束之后，該案最終得到了通過。

下面，筆者以歷次OA答復內容為引，來對OA答復策略和申請文件的撰寫這兩方面進行簡單的論述。

該案是一個關于網(wǎng)絡存儲技術的專利，具體涉及到了復合（混合）式云存儲技術。從權利要求的撰寫方式來看，負責撰寫的代理人從整體系統(tǒng)的角度進行了撰寫，一般情況下，該種方式并無不適之處，但仔細觀察其撰寫內容則有一定的問題，撰寫方面的問題，本文中不多做討論，下面僅對答復過程進行說明。

第一次答復的過程中，答復人員想通過“偷換概念”的方式來對方案進行解釋，即答復人員想通過說明公有存儲系統(tǒng)為“公有云”，私有存儲系統(tǒng)為“私有云”來使得權利要求1的方案與對比文件1相比產(chǎn)生差別，進而使未修改的權利要求1具備創(chuàng)造性，但此種方式?jīng)]有被審查員所接受。

事實上，本申請權利要求1的確沒有明文記載這兩個存儲系統(tǒng)是云存儲系統(tǒng)的特征，權利要求1的技術方案中僅僅是在題目中提及了期望保護的系統(tǒng)是“公私混合分布式的云存儲系統(tǒng)”。可見題目與內容之間有一定的脫節(jié)，經(jīng)過閱讀說明書的內容、交底書的內容，本申請中的公有存儲系統(tǒng)應為“公有云”，私有存儲系統(tǒng)應為“私有云”。某種程度上，由于撰寫方面的小失誤，導致了第一次答復審查意見的失敗。

在第一答復的過程中，答復人員的整體思路尚可，本著盡量保證保護范圍的原則，沒有在第一次答復的時候直接進行修改，而是在未修改的情況下與審查員進行爭辯。但爭辯的出發(fā)點（公有存儲系統(tǒng)為“公有云”，私有存儲系統(tǒng)為“私有云”）沒有站住腳，導致答復失敗。

實際上，對于此類申請文件（發(fā)明點并不十分明確，并且，方案特征較多的申請文件），在第一次審查意見中，通常，審查員并不會將每個技術特征進行評述，比如“所述公有存儲系統(tǒng)，其用于管理、認證和儲存所述分割聚合系統(tǒng)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)碎片”中，對比文件1中相應的結構（相當于公有存儲系統(tǒng)的結構）是否同時具有“管理”、“認證”和“儲存”的功能，這些技術特征在第一次審查意見中均是被審查員所忽略的內容（審查員沒有采用逐個特征對比的方式來評價），之所以這些特征被審查員所忽略主要有三個原因。原因1，這些特征與解決技術問題并無直接聯(lián)系；原因2，這些特征通常也會存在于一般的裝置/系統(tǒng)中，因此，可較為容易的被認定為慣用手段；原因3，這些特征太多了，如果想要每個特征均進行評述，則會消耗過多的審查資源。

雖然在OA1的評述過程中，審查員將這些特征忽略掉了，但并不意味著這些特征本身就沒有存在價值，比如這些特征與重要特征（如與解決技術問題有直接聯(lián)系的特征）進行結合的時候會產(chǎn)生創(chuàng)造性。因此，此處建議代理人可以以電話溝通的方式與審查員進行溝通，以了解審查員對通篇申請文件的看法，并分析出審查員對本篇申請文件的“誤解（如某些重要技術特征沒有發(fā)現(xiàn)）”，也可以進一步與審查員討論一下可行的答復思路。比如，答復人員在第一次答復內容中的觀點（公有存儲系統(tǒng)為“公有云”，私有存儲系統(tǒng)為“私有云”）是否能夠被審查員認可，也可以酌情進行討論。如此處理，有兩個優(yōu)點：

優(yōu)點1，可以直截了當?shù)尼槍τ袃r值的每個特征進行溝通，在充分了解審查員思路的情況下，再進行書面答復，可以更精確的定位答復重點，提高答復成功率和準確性，降低OA答復總次數(shù)，降低流程成本。

優(yōu)點2，統(tǒng)一代理人和審查員的觀點，及時糾正代理人和審查員的某些誤區(qū)。如審查員沒有正確的理解某個特征的重要性/優(yōu)點，代理人沒有正確理解審查員所說的某句話的含義等等。

第二次答復的過程中，代理人從說明書和權利要求中均找了一些技術特征添加到權利要求1中，添加的主要內容是“當不能獲取數(shù)據(jù)組合規(guī)律時，無法組合成有效完整的可用數(shù)據(jù)”，但在第三次審查意見中，審查員依舊從對比文件1的說明書中找到了對應的內容，來說明新增加的技術特征已經(jīng)被對比文件公開。實際上，對比文件1并沒有直接公開該技術特征（文字上，該技術特征與對比文件1中對應的特征并不完全相同），但在對比文件1所公開的內容的基礎上，經(jīng)過審查員的歸納，便使得對比文件1公開了上述技術特征。

進而，在第三次審查意見中，代理人從說明書中增加了其他技術特征，并在進行了詳細論述后，使得專利得到了通過。

可見，第二次和第三次審查意見中，代理人的修改基礎均來自說明書中的內容。這從側面表明了撰寫代理人撰寫申請文件是不到位的（某些會給方案帶來創(chuàng)造性的特征沒有寫到權利要求書中）。

從該申請的OA答復過程中可以總結出以下要點：

要點1，對于存在較多技術特征的技術方案而言，代理人可以先行閱讀說明書，從技術效果出發(fā)，找出對應的有價值的技術特征；之后通過代理人的理解再總結出一部分有價值的技術特征；之后，再通過電話討論的方式與審查員進行溝通，以期將答復的范圍縮小，進而確定一個或多個答復要點，進而后期答復的過程中圍繞答復要點進行答復。此種方式能夠避免答復次數(shù)被浪費掉，也能夠提高答復的精準程度。

也就是可以預先與審查員進行電話溝通，爭取將問題在電話溝通中解決，說服審查員，或者避免不必要的答復，減少出現(xiàn)錯誤的概率。

要點2，OA答復的過程可以進行適當?shù)慕忉專ㄒ部梢苑Q作是偷換概念），但解釋不能太過，不能超出文字原意（如讀者有意愿，可以去了解一下法律解釋的原則的相關知識，這部分知識已經(jīng)超出了基本專利法知識范疇，但仍然很有必要了解），否則必然不會被審查員/復審委所接受。如在本案的第一次答復過程中的偷換概念過于明顯，如果沒有提前鋪墊（如與審查員電話溝通），則不容易被審查員所接受。此時，如果能夠通過電話溝通來了解到審查員的想法，則可能會遇到兩種情況：情況1，審查員被說服，此時，直接按照原有的方式答復即可；情況2，審查員不認同不修改的答復方式，則答復人員可以依據(jù)說明書進行少量修改后再進行答復，進而提高OA答復的準確度和通過率。

要點3，對于有一定基礎能力的代理人而言，應當靈活運用答復方式和答復策略，不應當被審查指南中的三步法所束縛住，不應當遇到審查意見時僅僅想到套路式的使用三步法。

答復審查意見的最終目的在于說服審查員，至于采用電話溝通、書面答復，還是電話溝通+書面答復的方式進行說服都是可以的，關鍵在于需要在合適的時候，使用恰當?shù)姆绞?。比如，當某一種答復策略被審查員否定時，則需要及時改變答復方向，以期使專利通過。如本申請的第二次、第三次審查意見答復中就及時調整的答復方向，并最終說服了審查員。

拋開這個OA來看，筆者瀏覽過的審查意見的答復內容有數(shù)百件，大部分的答復內容均是完全按照三步法的方式進行答復，當然，有人運用得好，有人運用的差。運用得當?shù)拇饛涂芍^字字珠璣，運用不得法的答復則可謂之為“流水賬”。整體來看國內的答復情況，流水賬占大多數(shù)，這可能是代理人在學習答復OA的方法時，過于注重套用審查指南中的三步法，導致通篇答復沒有重點。如同你在向審查員賣貨，審查員說，“你的貨物和別人的一樣，所以我不買”；你說“我的貨物和別人的不一樣，所以你要買”，除非審查員良心發(fā)現(xiàn)，否則我認為審查員是不會買你的貨的。

整體來看OA答復，首先應當充分的了解審查員的想法，再選擇適當?shù)姆绞脚c審查員進行溝通，如果遇到阻礙，則可以適時的調整答復思路、答復策略，不應每次都采用書面答復的方式，只簡單的套用三步法進行答復。

最后，OA的答復目的在于說服審查員，使得專利以一種比較合適的狀態(tài)得到授權，代理人不應當被某種答復方式所束縛，應當適時的改變答復策略，以使專利以較優(yōu)的方式通過。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：逯恒  超凡知識產(chǎn)權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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