商標(biāo)審查階段，針對(duì)惡意注冊(cè)商標(biāo)的對(duì)應(yīng)手段比較——以日本信息提供制度與中國(guó)關(guān)口前移申請(qǐng)為例

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原標(biāo)題：【友學(xué)問】商標(biāo)審查階段，針對(duì)惡意注冊(cè)商標(biāo)的對(duì)應(yīng)手段比較——以日本信息提供制度與中國(guó)關(guān)口前移申請(qǐng)為例

此文章為國(guó)際保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)(AIPPI)中國(guó)青年知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇上三友商標(biāo)代理人李雪梅的演講：

對(duì)于中日兩國(guó)來(lái)說，在商標(biāo)實(shí)務(wù)上，均是實(shí)行“申請(qǐng)?jiān)谙取痹瓌t。通俗的說就是先申請(qǐng)的人會(huì)被給與獨(dú)占的商標(biāo)權(quán)，而最先使用的人卻不一定會(huì)被給與商標(biāo)權(quán)。所以日常的工作中經(jīng)常會(huì)聽到這樣的聲音“我在先使用的商標(biāo)被山寨了，我的商標(biāo)被別人搶先注冊(cè)了”，尤其是負(fù)責(zé)日本客戶商標(biāo)業(yè)務(wù)的朋友一定對(duì)一句話非常熟悉，“那個(gè)申請(qǐng)商標(biāo)是搶注商標(biāo)，千萬(wàn)不能讓它公告，一定要在申請(qǐng)階段干掉它啊”。

每當(dāng)收到客戶這樣滿懷憤怒的指示的時(shí)候，你會(huì)怎么回答客戶呢？

 “實(shí)在抱歉，中國(guó)沒有這樣的制度，咱們只能先監(jiān)控著，等初審公告了，咱們爭(zhēng)取一舉殲滅?！?/p>

或者是“目前對(duì)方商標(biāo)狀態(tài)不確定，先等審查結(jié)果出來(lái)吧?；蛘呦仍囍鷮?duì)方談?wù)勣D(zhuǎn)讓或者要求他們撤回申請(qǐng)？”

但是無(wú)論怎么解釋，日本客戶總會(huì)有這樣的疑問：

“明明是搶注商標(biāo)，為什么還要等他審查通過呢，實(shí)在不可理喻。萬(wàn)一通過了，他的權(quán)力是不是就是即將確定的狀態(tài)了，再去異議或者無(wú)效是不是更加難了。”

而且，對(duì)于日本客戶來(lái)說，為什么會(huì)不理解，中國(guó)商標(biāo)在申請(qǐng)階段是無(wú)法采用法律手段阻止冒認(rèn)商標(biāo)注冊(cè)的呢？

對(duì)比兩國(guó)的商標(biāo)制度可以發(fā)現(xiàn)，從申請(qǐng)階段到審查階段,再到核準(zhǔn)注冊(cè)階段，中日兩國(guó)的商標(biāo)制度及法律在應(yīng)對(duì)惡意注冊(cè)的問題上存在非常多的差異。包括申請(qǐng)前的防御商標(biāo)制度、審查階段的信息提供制度、商標(biāo)使用意圖確認(rèn)等舉措，筆者主要圍繞商標(biāo)審查階段的日本“信息提供制度”及中國(guó)類似的“關(guān)口前移”措施進(jìn)行說明。

如大家知道的，我國(guó)在對(duì)抗惡意搶注商標(biāo)的為題上，主要依靠商標(biāo)局的異議、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的無(wú)效宣告以及法院訴訟來(lái)進(jìn)行。在商標(biāo)的審查階段，沒有設(shè)置任何的有效制度。

但是隨著今年商標(biāo)申請(qǐng)量的激增，目前的中國(guó)，商標(biāo)惡意搶注問題也日趨嚴(yán)重。終于，2017年商標(biāo)局發(fā)表了一項(xiàng)審查階段針對(duì)惡意商標(biāo)搶注的措施。叫做關(guān)口前移。

通俗的講，就是把關(guān)口崗位提至上一崗位或讓更前面的關(guān)口把關(guān)，為了確保安全生產(chǎn)，首先做好預(yù)防工作。商標(biāo)注冊(cè)審查是遏制惡意注冊(cè)的第一道關(guān)口，商標(biāo)局優(yōu)化審查分文流程，對(duì)典型惡意申請(qǐng)類型及相關(guān)案例進(jìn)行梳理、匯總，采取提前審查、并案集中審查和從嚴(yán)適用法律等措施，大力遏制違反誠(chéng)實(shí)信用原則、惡意攀附他人商標(biāo)聲譽(yù)、搶注知名度較高商標(biāo)、侵犯他人在先權(quán)利、占有公共資源、反復(fù)搶注等惡意注冊(cè)行為。也就是說在審查環(huán)節(jié)，商標(biāo)局便對(duì)認(rèn)定具有明顯主觀惡意的商標(biāo)申請(qǐng)從嚴(yán)審查，主動(dòng)予以駁回。

以商標(biāo)局發(fā)布關(guān)口前移的措施和打擊惡意搶注商標(biāo)的決心日益加強(qiáng)的現(xiàn)狀為契機(jī)，越來(lái)越來(lái)多的權(quán)利人開始希望在商標(biāo)審查階段就將惡意注冊(cè)商標(biāo)遏制。因此，向商標(biāo)局提交意見陳述、情況說明，請(qǐng)求駁回惡意搶注商標(biāo)也開始開始變成目前的可操性手段。

但是，無(wú)論是關(guān)口前移還是來(lái)自權(quán)利人的關(guān)口前移申請(qǐng)，目前都是非法律規(guī)定的制度或措施，其實(shí)施都不受法律的保護(hù)，因此，權(quán)利人的請(qǐng)求會(huì)被接受嗎？會(huì)被審查員參考嗎？目前還是無(wú)法保證的狀態(tài)。

與此相反，在日本商標(biāo)法中，規(guī)定了一項(xiàng)正式的商標(biāo)制度，叫做“信息提供制度”，也就是說對(duì)于申請(qǐng)中的有效商標(biāo)，任何人發(fā)現(xiàn)其違反商標(biāo)法規(guī)定提交注冊(cè)申請(qǐng)的，均可向?qū)彶閱T提供阻止其注冊(cè)的信息。在日本，信息提供制度的應(yīng)用對(duì)于打擊惡意搶注商標(biāo)具有極其重要的作用。由于該制度的設(shè)立，權(quán)利人省去了不得不采用后續(xù)異議或無(wú)效程序的麻煩，也因?yàn)樵撝贫鹊脑O(shè)立，特許廳的商標(biāo)審查在準(zhǔn)確性及速度上得到改善，并且也有效的制止了有瑕疵的商標(biāo)的注冊(cè)。

與中國(guó)的關(guān)口前移措施所不同的是，信息提供制度是法定的商標(biāo)制度，其實(shí)施、受理、參考等都收到了法律的保護(hù)。也就是說，第三方提供的信息及資料也一定會(huì)被作為參考資料閱讀。

關(guān)于信息提供制度的內(nèi)容，簡(jiǎn)單做了已下9點(diǎn)的概括。并且筆者也盡量結(jié)合中國(guó)的措施為大家做對(duì)比：

1、誰(shuí)可以進(jìn)行信息提供

日本：誰(shuí)都可以進(jìn)行信息提供，并且也可以匿名提出。

中國(guó)：中國(guó)多數(shù)都是經(jīng)由商標(biāo)權(quán)利人提出。證明自己商標(biāo)的知名度及對(duì)方的搶注惡意。

2、什么時(shí)候可以提交？

兩國(guó)均是針對(duì)還在審查階段的，沒有出審查結(jié)果或是沒有并撤回的有效的申請(qǐng)，均可以進(jìn)行信息提供或是關(guān)口前移申請(qǐng)。

3、可提供哪些信息？

日本：日本一般可以主張絕對(duì)理由或是相對(duì)理由提供信息

中國(guó)：一般權(quán)利人基于對(duì)象商標(biāo)的惡意搶注實(shí)施提出關(guān)口前移申請(qǐng)的情況較多，也就是說，對(duì)象商標(biāo)的搶注情形符合商標(biāo)法的第4條、第7條、第10條第1款第8項(xiàng)的情形時(shí)，與關(guān)口前移所可以規(guī)制的情形較為貼近。

4、提交文件

日本：日本特許廳特定的刊行物等文件及證明提供情報(bào)事實(shí)的證據(jù)

中國(guó)：沒有特定的書式及要求

5、針對(duì)提交文件的處理

日本：提交的文件及信息如果是審查員經(jīng)過調(diào)查都無(wú)法確認(rèn)的信息，根據(jù)其提交文件可證明其提供事實(shí)的，或被審查員作為參考資料采用。

中國(guó)：由于是非法定程序及制度，所以是否會(huì)被接收或者參考無(wú)法確認(rèn)。

6、信息提供者的當(dāng)面說明或被面接機(jī)會(huì)

兩國(guó)均沒有。

7、對(duì)信息提供者的反饋

日本：按照信息提供者的要求會(huì)進(jìn)行相應(yīng)程度的反饋。但是匿名情況下沒有反饋。

中國(guó)：非法定程序，是否受理都無(wú)法保障，更無(wú)反饋可言。

8、是否通知申請(qǐng)人

日本：會(huì)告知申請(qǐng)人該申請(qǐng)被他人提供信息的事實(shí)

中國(guó)：不會(huì)告知。

9、被提供的信息是否可供查看

日本：可以

中國(guó)：不可

信息提供制度的設(shè)立及實(shí)施，在惡意搶注商標(biāo)的事前對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)發(fā)揮者極其重要的作用。針對(duì)其優(yōu)勢(shì)做了以下五點(diǎn)的歸納：

1.  阻止惡意搶注商標(biāo)的權(quán)利化

2.  可匿名請(qǐng)求

3.  低成本、低勞力

4.  手續(xù)的簡(jiǎn)單化

5.  對(duì)審查員施壓，形成心證

在幾日前銀川舉辦的中國(guó)商標(biāo)節(jié)中，我們有難得的機(jī)會(huì)采訪了一下日本特許廳的審查員，目前在日本，由于信息提供制度的上述優(yōu)越性，所以其利用率要較后續(xù)的異議或無(wú)效高很多。雖然我們沒有拿到今年信息提供制度的利用率的數(shù)據(jù)，但是參考2009年到2018年10年間的特許廳接受的異議請(qǐng)求的數(shù)據(jù)可知，10年間日本的異議案件一直保持在年間400件的數(shù)據(jù)，異議的提起率有年年減少的趨勢(shì)。該數(shù)據(jù)也正好說明近年年日本的惡意搶注商標(biāo)在審查階段就被遏制了。

最后，想表達(dá)一下筆者個(gè)人對(duì)于未來(lái)中國(guó)商標(biāo)制度的期待。在商標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的先進(jìn)，保護(hù)商標(biāo)的最有效的措施，筆者認(rèn)為就是將惡意搶注商標(biāo)扼殺在審查階段，徹底阻止其權(quán)利化。從2年前發(fā)表的關(guān)口前移措施和最近商標(biāo)法最新修改的第4條也可以看出，商標(biāo)局越來(lái)越察覺將惡意搶注商標(biāo)遏制在申請(qǐng)階段的重要性了。但是，目前中國(guó)的關(guān)口前移也好關(guān)口前移申請(qǐng)也好，都是非正式的制度，其在打擊力度上都具有一定的局限性，并且，關(guān)口前移和商標(biāo)法第4條基本都是依靠商標(biāo)局自身的力量去發(fā)現(xiàn)惡意申請(qǐng)商標(biāo)并予以打擊。為審查案件需要，審查員確實(shí)會(huì)收集各種各樣的信息和資料，但是就算如此，也不可能掌握所有的信息。所以，筆者認(rèn)為，中國(guó)也應(yīng)該參考日本的信息提供制度，在針對(duì)打擊惡意注冊(cè)的問題上，不僅依靠審查員的力量，而應(yīng)該加入商標(biāo)權(quán)利人甚至是社會(huì)公眾的力量，這樣在應(yīng)對(duì)惡意注冊(cè)的效果商標(biāo)也會(huì)更好，不是嗎？

筆者希望未來(lái)的中國(guó)商標(biāo)制度可以構(gòu)建可集合商標(biāo)共同體（審查員、商標(biāo)權(quán)利人、社會(huì)公眾、商標(biāo)從業(yè)者等）的力量打擊惡意搶注商標(biāo)的制度！

來(lái)源：三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：李雪梅

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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