外觀設(shè)計(jì)專利無(wú)效案件中有關(guān)“組合啟示”的考量與判斷

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作者：高榮英 北京超成律師事務(wù)所

原標(biāo)題：外觀設(shè)計(jì)專利無(wú)效案件中有關(guān)“組合啟示”的考量與判斷

根據(jù)專利法的規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)應(yīng)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比具有明顯區(qū)別。在無(wú)效宣告請(qǐng)求中，請(qǐng)求人經(jīng)常使用多個(gè)證據(jù)組合評(píng)價(jià)涉案專利，這些證據(jù)是否能夠組合以及如何進(jìn)行組合就成為無(wú)效請(qǐng)求是否成立的判斷難點(diǎn)。本文結(jié)合實(shí)際案例，對(duì)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在審查實(shí)務(wù)中的證據(jù)組合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了梳理，總結(jié)出了可能不被接受的組合情形，供代理人參考。

摘要：根據(jù)專利法的規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)應(yīng)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比具有明顯區(qū)別。在無(wú)效宣告請(qǐng)求中，請(qǐng)求人經(jīng)常使用多個(gè)證據(jù)組合評(píng)價(jià)涉案專利，這些證據(jù)是否能夠組合以及如何進(jìn)行組合就成為無(wú)效請(qǐng)求是否成立的判斷難點(diǎn)。本文結(jié)合實(shí)際案例，對(duì)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在審查實(shí)務(wù)中的證據(jù)組合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了梳理，總結(jié)出了可能不被接受的組合情形，供代理人參考。

關(guān)鍵詞：外觀設(shè)計(jì) 現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合 組合標(biāo)準(zhǔn)

【前言】

專利法第23條第2款規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別。

根據(jù)上述規(guī)定，在外觀設(shè)計(jì)無(wú)效宣告請(qǐng)求中，請(qǐng)求人經(jīng)常會(huì)使用多個(gè)證據(jù)組合評(píng)價(jià)涉案專利。這些證據(jù)之間是否可以組合、應(yīng)當(dāng)怎樣進(jìn)行組合就成為無(wú)效請(qǐng)求是否成立的判斷重點(diǎn)和難點(diǎn)。由于外觀設(shè)計(jì)無(wú)效宣告請(qǐng)求中可以被接受的證據(jù)組合已經(jīng)有較為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此，本文以4件涉及到證據(jù)組合的無(wú)效宣告請(qǐng)求為例，就外觀設(shè)計(jì)無(wú)效審查實(shí)務(wù)中，可能不被接受的組合情形進(jìn)行探討。

【案例介紹】

【案例1-旅行箱（條紋）專利無(wú)效案件】

本案涉及一件專利號(hào)為201530283105.8、專利名稱為旅行箱（條紋）的外觀設(shè)計(jì)。針對(duì)涉案專利，無(wú)效宣告請(qǐng)求人提交了相關(guān)證據(jù)，其中證據(jù)1為專利號(hào)為201330014766.1、名稱為旅行箱（1）的外觀設(shè)計(jì)專利，證據(jù)2為專利號(hào)為201430150884.X、名稱為拉桿箱面板（條紋）的外觀設(shè)計(jì)專利。請(qǐng)求人主張涉案專利相對(duì)于證據(jù)1和證據(jù)2的結(jié)合不具有明顯區(qū)別，在具體結(jié)合時(shí)主張將證據(jù)2中的條紋旋轉(zhuǎn)后拼合到證據(jù)1中。

涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2的主要視圖對(duì)比圖如圖1所示。

圖1：案例1主要視圖對(duì)比圖之一

從上圖可以看到，涉案專利為旅行箱，整體為長(zhǎng)方形，箱體側(cè)面相交為圓弧，橫截面呈圓角矩形。箱體四個(gè)側(cè)面布滿豎向條紋，但在頂面過渡部未覆蓋條紋，而是呈現(xiàn)為光滑的表面。證據(jù)1也為旅行箱，整體為長(zhǎng)方形，箱體上下表面與左右側(cè)面相交處為圓弧角，前后側(cè)面與左右側(cè)面相交處近似直角。箱體上下表面與各個(gè)側(cè)面表面平滑，沒有條紋。證據(jù)2為拉桿箱面板，公開了橫向條紋設(shè)計(jì)。

對(duì)于請(qǐng)求人所稱的將證據(jù)2公開的條紋狀拉桿箱面板中的條紋旋轉(zhuǎn)后與證據(jù)1相結(jié)合的主張，合議組經(jīng)審查后認(rèn)為，證據(jù)2的拉桿箱面板條紋不具有組合到證據(jù)1中的啟示，主要理由為：

涉案專利箱體四個(gè)側(cè)面之間過渡為相對(duì)大的圓弧角，側(cè)面與上下面銜接處近似直角、過渡相對(duì)明晰方正，箱體側(cè)面條紋與上下表面的光滑平面之間形成明顯界限，證據(jù)1四個(gè)側(cè)面銜接處近似直角、過渡方正，側(cè)面與上下表面為較大的圓弧過渡、無(wú)明顯分界線。也就是說(shuō)，證據(jù)1箱體側(cè)面，尤其是左右側(cè)面相對(duì)于箱體整個(gè)面板而言并非相對(duì)獨(dú)立的設(shè)計(jì)部分，因此，無(wú)法確認(rèn)一般消費(fèi)者能夠?qū)⒆C據(jù)2的條紋拼合至證據(jù)1箱體側(cè)面外周的邊界，因此，請(qǐng)求人主張的將證據(jù)1拉桿箱側(cè)面外周面板替換成證據(jù)1所示條紋面板，不屬于明顯存在啟示的情形【1】。

此外，請(qǐng)求人還主張將證據(jù)3（專利號(hào)：201430469715.2）和證據(jù)4（專利號(hào)：201230537988.7）中的縱向條紋與證據(jù)1進(jìn)行組合（如圖2所示），也未被合議組采納。

圖2：案例1主要視圖對(duì)比圖之二

【案例2-吊燈（鳳尾8618）專利無(wú)效案件】

本案涉及一件專利號(hào)為201630277237.4、專利名稱為吊燈（鳳尾8618）的外觀設(shè)計(jì)。針對(duì)涉案專利，無(wú)效宣告請(qǐng)求人提交了相關(guān)證據(jù)，其中證據(jù)1為專利號(hào)為201530354616.4、名稱為吊燈(樹葉LED小)的外觀設(shè)計(jì)專利；證據(jù)2為專利號(hào)為201630183082.8、名稱為吊燈(火焰8602—10+5)的外觀設(shè)計(jì)專利。請(qǐng)求人主張涉案專利相對(duì)于證據(jù)1和證據(jù)2的結(jié)合不具有明顯區(qū)別，在具體結(jié)合時(shí)主張將證據(jù)2的下層燈臂旋轉(zhuǎn)180度后替換證據(jù)1的燈臂。

涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2的主要視圖如圖3所示。

圖3：案例2主要視圖對(duì)比圖

從上圖可以看到，涉案專利和證據(jù)1、證據(jù)2涉及的產(chǎn)品都是吊燈，并且證據(jù)1和證據(jù)2的燈臂部分均為內(nèi)外雙層結(jié)構(gòu)，其中證據(jù)1所述的吊燈，外層結(jié)構(gòu)由多個(gè)薄片狀部件，自底托的上表面向外呈弧形下垂?fàn)钛由?，?nèi)層機(jī)構(gòu)由多個(gè)薄片狀和多個(gè)條狀燈條交錯(cuò)排布而成，內(nèi)外薄片狀部件一一對(duì)應(yīng)，證據(jù)2中內(nèi)外層燈條之間交錯(cuò)設(shè)置。

對(duì)于請(qǐng)求人所稱的將證據(jù)2的下層燈臂旋轉(zhuǎn)180度之后，替換證據(jù)1的燈臂部分的主張，合議組經(jīng)審查后認(rèn)為，證據(jù)1和證據(jù)2的替換不屬于審查指南規(guī)定的明顯存在組合手法啟示的情形，主要理由為：

證據(jù)1與證據(jù)2的燈臂的各部件的形狀、排布方式、相對(duì)于底托的安裝位置均明顯不同，雙方當(dāng)事人雖然對(duì)證據(jù)1的發(fā)光位置有爭(zhēng)議，但均認(rèn)可證據(jù)1中燈臂的薄片狀部件為不發(fā)光部件，而證據(jù)2燈臂的每根燈條均為發(fā)光部件。請(qǐng)求人主張將證據(jù)2的下層可發(fā)光的燈條部件旋轉(zhuǎn)180度后替換證據(jù)1的不發(fā)光薄片狀部件乃至其下部疊置的細(xì)管形部件，不是對(duì)位于相同位置能夠?qū)崿F(xiàn)相同功能的部件之間的替換，不屬于審查指南規(guī)定的明顯存在組合手法啟示的情形【2】。

【案例3-吊燈(火焰8602—10+5)專利無(wú)效案件】

本案涉及一件專利號(hào)為201630183082.8、專利名稱為吊燈(火焰8602—10+5)專利的外觀設(shè)計(jì)。針對(duì)涉案專利，無(wú)效宣告請(qǐng)求人提出提交了相關(guān)證據(jù)，其中證據(jù)1為專利號(hào)201430429658.5、名稱為吊燈(140130-8A)的中國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利；證據(jù)2為專利號(hào)為201530541687.5、名稱為吊燈(66088-500)的外觀設(shè)計(jì)專利。請(qǐng)求人主張涉案專利相對(duì)于證據(jù)1和證據(jù)2的結(jié)合不具有明顯區(qū)別，在具體結(jié)合時(shí)主張證據(jù)2給出了燈臂不設(shè)蠟燭的啟示。

涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2的主要視圖如圖4所示。

圖4：案例3主要視圖對(duì)比圖

從上圖可以看到，涉案專利與證據(jù)1相比，整體造型均近似盛開的菊花，均包括上、下兩層燈臂，其中上層燈臂位于底托的上部，下層燈臂位于底托的下部，且上層燈臂所形成的花心的造型一致，底托上設(shè)有一根細(xì)長(zhǎng)的柱狀中柱。

對(duì)于請(qǐng)求人所稱的證據(jù)2給出了燈臂不設(shè)蠟燭的啟示的主張，合議組經(jīng)審查后認(rèn)為，證據(jù)1和證據(jù)2的組合不屬于審查指南規(guī)定的明顯存在組合手法啟示的情形，主要理由為：

《專利審查指南》第6.2.3小節(jié)規(guī)定，專利法第23條第2款中規(guī)定的現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合包括拼合和替換兩種情形，是指將兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上設(shè)計(jì)或者設(shè)計(jì)特征拼合成一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)，或者將一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)中的設(shè)計(jì)特征用其他設(shè)計(jì)特征替換，相應(yīng)地專利法意義上的“組合的啟示”是指拼合的啟示或者替換的啟示。本案中，證據(jù)2與證據(jù)1之間的結(jié)合方式顯然既不屬于專利法意義上的拼合，也不屬于替換，因此請(qǐng)求人關(guān)于證據(jù)2給出了燈臂不設(shè)蠟燭的啟示主張不是專利法意義上所謂啟示的含義【3】。

【案例4-控制臺(tái)專利無(wú)效案件】

本案涉及一件專利號(hào)為201130356087.3、專利名稱為控制臺(tái)專利的外觀設(shè)計(jì)。針對(duì)涉案專利，無(wú)效宣告請(qǐng)求人提交了相關(guān)證據(jù)，其中證據(jù)1為專利號(hào)為200630002021.3、名稱為燈光控制臺(tái)(24路)的外觀設(shè)計(jì)專利；證據(jù)2為注冊(cè)號(hào)為EM001820069-0001的EUIPO注冊(cè)外觀設(shè)計(jì)專利。請(qǐng)求人主張涉案專利分別相對(duì)于證據(jù)2和慣常設(shè)計(jì)的組合、證據(jù)1和證據(jù)2的組合不具有明顯區(qū)別，在具體結(jié)合時(shí)主張的啟示有兩點(diǎn)：

第一，關(guān)于證據(jù)2和慣常設(shè)計(jì)的組合，請(qǐng)求人認(rèn)為涉案專利是在證據(jù)2的基礎(chǔ)上去除了屏幕區(qū)，而沒有屏幕區(qū)域?qū)儆谠擃惍a(chǎn)品的慣常設(shè)計(jì)，證據(jù)2去除屏幕區(qū)后與涉案專利無(wú)明顯區(qū)別；

第二，關(guān)于證據(jù)1和證據(jù)2的組合，請(qǐng)求人在口頭審理當(dāng)庭主張證據(jù)1、2的組合需在證據(jù)1組合證據(jù)2中推手和按鍵等設(shè)計(jì)特征的基礎(chǔ)上，還要將證據(jù)2的手墊部分也組合在證據(jù)1上。

涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2的主要視圖如圖5所示。

圖5：案例4主要視圖對(duì)比圖

從上圖可以看到，涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2均為控制臺(tái)，其中涉案專利和證據(jù)2水平操作臺(tái)部分的設(shè)計(jì)基本相同，其操作臺(tái)上推子和按鍵的分布基本相同，下方手墊區(qū)域的形狀也完全一致。

對(duì)于請(qǐng)求人的主張，合議組經(jīng)審查后認(rèn)為，證據(jù)2沒有給出去除屏幕得到涉案專利的啟示，證據(jù)2的手墊部分組合到證據(jù)1中也不存在明顯的組合啟示，主要理由為：

對(duì)于將證據(jù)2中的屏幕去除的組合方式，合議組認(rèn)為：雖然沒有屏幕區(qū)的設(shè)計(jì)在控制臺(tái)領(lǐng)域較為常見，但證據(jù)2的屏幕與水平操作臺(tái)是一體化設(shè)計(jì)，沒有清晰的分割面，而且操作臺(tái)下方還有L形的支架，在證據(jù)2的基礎(chǔ)上，一般消費(fèi)者既不會(huì)產(chǎn)生去除屏幕區(qū)域的動(dòng)機(jī)，也不能確定去除屏幕區(qū)域后形成的具體設(shè)計(jì)；同時(shí)，涉案專利的頂面呈“〕”形的轉(zhuǎn)折面，也并非常規(guī)的豎直立面，因此證據(jù)2并沒有給出去除屏幕得到涉案專利的啟示，更無(wú)法確認(rèn)證據(jù)2去除屏幕區(qū)后與涉案專利有無(wú)明顯區(qū)別。

對(duì)于將證據(jù)2中的手墊組合到證據(jù)1中的主張，合議組認(rèn)為，證據(jù)1鍵盤區(qū)域底部沒有空白區(qū)域，距離產(chǎn)品底面也有一段高度，如果要將證據(jù)2的手墊組合在這個(gè)部分，不僅要調(diào)整鍵盤區(qū)域的布局以留出空白區(qū)域，還要改變證據(jù)1整體的高度或傾斜度，并經(jīng)過銜接、過渡和協(xié)調(diào)等較大的修改才能實(shí)現(xiàn)，明顯無(wú)法按證據(jù)1、2原樣或作細(xì)微變化后直接進(jìn)行設(shè)計(jì)特征的拼合，這種組合顯然超過一般消費(fèi)者的能力范圍，因此不存在明顯的組合啟示【4】。

【案例分析】

上述案件中，合議組均認(rèn)為證據(jù)之間不具有結(jié)合啟示，不能進(jìn)行結(jié)合評(píng)述涉案專利是否符合專利法第23條第2款的規(guī)定。因此，是否具有結(jié)合啟示的判斷成為外觀設(shè)計(jì)無(wú)效判斷中的重要考量因素。

對(duì)于如何對(duì)現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的特征組合進(jìn)行判斷的問題，專利法及專利法實(shí)施細(xì)則均未做規(guī)定，2010年版的《專利審查指南》首先規(guī)定了“若涉案專利是由現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征組合得到的”，要求“具體的組合手法在相同或者相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計(jì)中存在啟示”【5】，也就是外觀設(shè)計(jì)無(wú)效評(píng)述中證據(jù)之間是否能夠組合首先要考慮是否存在啟示，只有在存在結(jié)合啟示的情形下，才需要進(jìn)一步考察結(jié)合的外觀設(shè)計(jì)與涉案專利是否存在明顯區(qū)別。

對(duì)于結(jié)合啟示的問題，2010年版的《專利審查指南》又進(jìn)一步規(guī)定了【6】：

現(xiàn)有設(shè)計(jì)及其特征的組合包括拼合和替換，具體是指將兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上設(shè)計(jì)或者設(shè)計(jì)特征拼合成一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)，或者將一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)中的設(shè)計(jì)特征用其他設(shè)計(jì)特征替換。以下幾種類型的組合屬于明顯存在組合手法的啟示的情形：

（1）將相同或者相近種類產(chǎn)品的多項(xiàng)現(xiàn)有設(shè)計(jì)原樣或者作細(xì)微變化后進(jìn)行直接拼合得到的外觀設(shè)計(jì)。

（2）將產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征用另一項(xiàng)相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)特征原樣或者作細(xì)微變化后替換得到的外觀設(shè)計(jì)。

根據(jù)上述規(guī)定，2010年版的《專利審查指南》認(rèn)可的組合方式只有拼合和替換兩種，并且要求無(wú)論拼合還是替換，都只能“原樣或者作細(xì)微變化”，原樣比較容易理解，而對(duì)于如何屬于細(xì)微變化并沒有進(jìn)行更詳細(xì)的規(guī)定，需要結(jié)合實(shí)踐中的案件進(jìn)行進(jìn)一步的分析判斷。實(shí)踐中，普遍被認(rèn)可的觀點(diǎn)是進(jìn)行結(jié)合的外觀設(shè)計(jì)之間需要滿足下列條件之一：

（1）物理上可分離的產(chǎn)品零部件的設(shè)計(jì)或者產(chǎn)品的整體設(shè)計(jì)；

（2）視覺上相對(duì)獨(dú)立的部分；

（3）圖案設(shè)計(jì)中相對(duì)獨(dú)立的設(shè)計(jì)單元。

對(duì)于不能進(jìn)行組合的情形，2010年版的《專利審查指南》并未進(jìn)行更詳盡的規(guī)定，通過上述4個(gè)案例以及實(shí)踐中的其他案例，筆者總結(jié)了如下幾種可能被認(rèn)為不能組合的情形：

（1）任意截取的點(diǎn)線面不能組合

在外觀設(shè)計(jì)無(wú)效案件中，若進(jìn)行組合的是外觀設(shè)計(jì)中不能獨(dú)立存在或者不能自然區(qū)分的點(diǎn)線面的，合議組一般不會(huì)接受。

上述案例1是筆者參與代理的無(wú)效案件，該案件中請(qǐng)求人提交的證據(jù)3公開的對(duì)比設(shè)計(jì)在箱體的前后面、左右面以及頂面中均設(shè)置有縱向條紋，請(qǐng)求人主張將證據(jù)3前后左右四個(gè)面的縱向條紋與證據(jù)1進(jìn)行組合，但由于證據(jù)3中前后面的條紋是自然延伸至頂面的，屬于連續(xù)條紋，因此，合議組不接受請(qǐng)求人所主張的截取證據(jù)3中前后面的條紋與證據(jù)1進(jìn)行組合，認(rèn)為這屬于任意截取的點(diǎn)線面。

（2）設(shè)計(jì)構(gòu)思不能組合

在發(fā)明或者實(shí)用新型無(wú)效案件中，經(jīng)常會(huì)使用某個(gè)證據(jù)公開了某個(gè)技術(shù)啟示，根據(jù)該技術(shù)啟示，涉案專利采用某個(gè)技術(shù)方案是容易想到的這種方式來(lái)評(píng)述創(chuàng)造性，但是這種評(píng)述方式在外觀設(shè)計(jì)中可能不被接受。也就是，外觀設(shè)計(jì)不保護(hù)設(shè)計(jì)構(gòu)思，同樣的，在外觀設(shè)計(jì)的組合中也不能就設(shè)計(jì)構(gòu)思進(jìn)行組合。

同樣是上述案例1，證據(jù)4公開的對(duì)比設(shè)計(jì)在箱體的前后面均設(shè)置有縱向條紋，請(qǐng)求人主張證據(jù)4給出了在箱體上設(shè)置縱向條紋的啟示，在此啟示下，在涉案專利的前后左右四個(gè)面設(shè)置縱向條紋是容易想到的。對(duì)此，合議組明確指出，外觀設(shè)計(jì)不保護(hù)設(shè)計(jì)構(gòu)思，在證據(jù)的組合中也不能結(jié)合設(shè)計(jì)構(gòu)思。

（3）結(jié)構(gòu)、位置、排列、比例關(guān)系等不同的設(shè)計(jì)之間不能組合

在外觀設(shè)計(jì)無(wú)效案件中，若待組合的對(duì)比設(shè)計(jì)與涉案專利相應(yīng)部分或者與要結(jié)合的對(duì)比設(shè)計(jì)之間具有不同的結(jié)構(gòu)或者具有不同的位置、排列、比例關(guān)系，在進(jìn)行組合時(shí)也可能不被合議組接受。

仍然以上述案例1為例。案例1中請(qǐng)求人主張將證據(jù)2中的條紋旋轉(zhuǎn)后與證據(jù)1進(jìn)行組合，但是合議組認(rèn)為，證據(jù)1的箱體側(cè)面與上下面之間的過渡方式與涉案專利的對(duì)應(yīng)部分過渡方式不同，結(jié)構(gòu)不同，并且該部分不是相對(duì)獨(dú)立的設(shè)計(jì)部分，因此，在將證據(jù)2的條紋組合到證據(jù)1中時(shí)無(wú)法確認(rèn)組合的邊界，因而兩者的組合不屬于明顯存在啟示的情形。

（4）組合后需要進(jìn)行較大改動(dòng)的不能組合

根據(jù)2010年版《專利審查指南》的規(guī)定，進(jìn)行組合的對(duì)比設(shè)計(jì)需要原樣組合或者僅能做細(xì)微變化，若在組合時(shí)改動(dòng)較大的，比如需要考慮結(jié)合的設(shè)計(jì)特征之間的銜接、過渡和協(xié)調(diào)等問題才能進(jìn)行組合時(shí)，合議組可能不會(huì)接受。

如上述案例4中，請(qǐng)求人主張將證據(jù)2的手墊部分組合到證據(jù)1中，但是由于證據(jù)1的鍵盤區(qū)域底部沒有空白區(qū)域，距離產(chǎn)品底面也有一段高度，如果要將對(duì)比設(shè)計(jì)2的手墊組合在這個(gè)部分，不僅要調(diào)整鍵盤區(qū)域的布局以留出空白區(qū)域，還要改變對(duì)比設(shè)計(jì)1整體的高度或傾斜度，并經(jīng)過銜接、過渡和協(xié)調(diào)等較大的修改才能實(shí)現(xiàn)，因此這種組合未被合議組接受。

（5）去除某些設(shè)計(jì)特征的不能組合

如上所述，根據(jù)2010年版《專利審查指南》的規(guī)定，對(duì)比設(shè)計(jì)或者對(duì)比設(shè)計(jì)特征的組合只有兩種方式：拼合及替換。因此，在外觀設(shè)計(jì)無(wú)效中證據(jù)的組合方式只能是拼合或者替換，其他的組合方式可能不被接受，比如在組合中去除某些設(shè)計(jì)特征或者給出不設(shè)某項(xiàng)設(shè)計(jì)特征的啟示這種組合方式都可能不被接受。

比如，上述案例3中，請(qǐng)求人主張據(jù)2給出了燈臂不設(shè)蠟燭的啟示，但合議組認(rèn)為，證據(jù)2與證據(jù)1的這種結(jié)合方式顯然既不屬于專利法意義上的拼合，也不屬于替換，因此請(qǐng)求人關(guān)于證據(jù)2給出了燈臂不設(shè)蠟燭的啟示主張不是專利法意義上所謂啟示的含義。

再比如，上述案例4中，請(qǐng)求人主張去除證據(jù)2中的屏幕，但合議組認(rèn)為一般消費(fèi)者既不會(huì)產(chǎn)生去除屏幕區(qū)域的動(dòng)機(jī)，也不能確定去除屏幕區(qū)域后形成的具體設(shè)計(jì)，因此不接受這種主張。

（6）對(duì)應(yīng)部分的功能或用途不同的，也不能組合

在外觀設(shè)計(jì)無(wú)效案件中，進(jìn)行組合的相應(yīng)部分之間一般應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的功能或者用途，如果進(jìn)行組合的證據(jù)各個(gè)部分之間功能或者用途不同，則這種組合也可能不被接受。

比如上述案例2中，請(qǐng)求人主張將證據(jù)2的下層燈臂旋轉(zhuǎn)180度之后，替換證據(jù)1的燈臂部分，但是合議組認(rèn)為，由于證據(jù)1中燈臂的薄片狀部件為不發(fā)光部件，而證據(jù)2燈臂的每根燈條均為發(fā)光部件，兩者不屬于位于相同位置能夠?qū)崿F(xiàn)相同功能的部件之間的替換，不具有組合啟示。

（7）各個(gè)設(shè)計(jì)特征之間無(wú)法直接體現(xiàn)特征的可組合性時(shí)，也會(huì)被認(rèn)為不具有組合啟示【7】

如第23233號(hào)決定中，請(qǐng)求人針對(duì)一款茶杯產(chǎn)品提出無(wú)效請(qǐng)求，其在進(jìn)行組合時(shí)，將本身具有杯蓋的證據(jù)1再行組合證據(jù)2中的杯蓋未被合議組所接受。對(duì)此，合議組認(rèn)為，在證據(jù)1本身具有杯蓋的基礎(chǔ)上欲在其上再疊加證據(jù)2的杯蓋進(jìn)行組合，不屬于無(wú)需舉證即能證明的明顯存在組合手法的啟示的情況。

【結(jié)語(yǔ)】

本文結(jié)合案例對(duì)專利法第23條第2款在無(wú)效的具體適用中所涉及到的“組合啟示”問題進(jìn)行了初步分析，主要是綜合考慮一般消費(fèi)者在現(xiàn)有設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上是否能夠想到將這些設(shè)計(jì)特征進(jìn)行組合，組合后在外觀上是否可以形成一個(gè)有機(jī)整體。由于啟示問題帶有一定的主觀性，尚沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這就提醒代理人，在無(wú)效請(qǐng)求中一方面要重視無(wú)效證據(jù)的檢索，多方面多角度進(jìn)行舉證，但另一方面也要關(guān)注證據(jù)之間是否能夠組合，應(yīng)當(dāng)如何組合，對(duì)于可能不被認(rèn)可的組合，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備具有組合啟示的證據(jù)以增加無(wú)效成功的幾率。

注：

【1】參見第37180號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書

【2】參見第40437號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書

【3】參見第40365號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書

【4】參見第40389號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書

【5】參見2010版《專利審查指南》第四部分第五章第6小節(jié)，第404頁(yè)

【6】參見2010版《專利審查指南》第四部分第五章第6.2.3小節(jié)，第406-407頁(yè)

【7】參見袁婷《外觀設(shè)計(jì)專利確權(quán)判斷中關(guān)于組合手法的啟示的認(rèn)定》，載《裝飾》2016年底3期第70-71頁(yè)

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高榮英 北京超成律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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