USPTO又給專利客體適格性指南打了新補(bǔ)丁

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作者：李曉芳中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：USPTO又給專利客體適格性指南打了新補(bǔ)丁

美國的專利客體適格性審查可以說是全世界幾大專利局當(dāng)中最復(fù)雜的。由于最高法院和聯(lián)邦巡回上訴法院對于專利客體適格性的新案例不斷出現(xiàn)，USPTO不得不經(jīng)常給其專利客體適格性審查的標(biāo)準(zhǔn)和判斷方法打補(bǔ)丁以適應(yīng)法院的最新判決和動向。繼USPTO于2019年1月7日發(fā)布了修訂的專利客體適格性指南（2019 PEG）之后，又于10月17日發(fā)布了針對這個(gè)修訂的專利客體適格性指南的更新。

USPTO特別說明，此更新不會更改2019 PEG的內(nèi)容，而僅僅是就審查員如何應(yīng)用該指南作進(jìn)一步說明。此更新文本共22頁，涉及五大主題。筆者仔細(xì)閱讀了該更新文本，對一些關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了梳理。

在開始介紹此更新之前，首先祭出這張2019 PEG給出的客體適格性判斷流程圖。

USPTO又給專利客體適格性指南打了新補(bǔ)丁

下面介紹此次更新所提供的一些關(guān)鍵內(nèi)容。

I.步驟2A Prong One評估權(quán)利要求是否記載了司法例外

A．“記載”的含義

“記載”（recite）包括“闡明”（set forth）和 “描述”（describe）兩種方式?！瓣U明”是指在權(quán)利要求中清楚地指明了司法例外，而“描述”則是指雖然沒有明確地使用相關(guān)司法例外的術(shù)語但是描述了其概念。

B．一個(gè)權(quán)利要求中記載有多個(gè)司法例外

如果一個(gè)權(quán)利要求中記載了多個(gè)司法例外，且這多個(gè)司法例外不屬于同一大類（抽象概念、自然法則、自然現(xiàn)象），則審查員可以僅指出至少一種司法例外。

如果一個(gè)權(quán)利要求中記載了多個(gè)司法例外，且這多個(gè)司法例外屬于同一大類，則審查員應(yīng)當(dāng)在步驟2A Prong one清楚地指出各個(gè)司法例外的類型，并且在后續(xù)的步驟2A Prong two和步驟2B中將這多個(gè)司法例外一起作為所屬大類來考慮，而不應(yīng)該單獨(dú)分析。

II.2019 PEG中列舉的抽象概念（abstract idea）的分組

A.數(shù)學(xué)概念

“數(shù)學(xué)概念”指的是數(shù)學(xué)關(guān)系、數(shù)學(xué)公式或等式以及數(shù)學(xué)計(jì)算。

值得一提的是，對于數(shù)學(xué)計(jì)算，權(quán)利要求不必非得記載有“計(jì)算”這個(gè)詞。有時(shí)，雖然權(quán)利要求使用的是例如“確定”或“執(zhí)行”這樣的表述，但是如果按照最寬合理解釋且根據(jù)說明書，權(quán)利要求涵蓋了數(shù)學(xué)計(jì)算，那么此時(shí)也會認(rèn)為權(quán)利要求記載了數(shù)學(xué)計(jì)算。

B．組織人類活動的特定方法

并非所有組織人類活動的方法都是抽象概念。例如，用于組合特定成分以形成藥物制劑的一組步驟不屬于組織人類活動的特定方法。這里的組織人類活動的特定方法限于基本經(jīng)濟(jì)原理或慣例、商業(yè)或法律交互、管理個(gè)人行為以及人與人之間的關(guān)系或互動這些活動。值得一提的是，人與計(jì)算機(jī)之間的活動有可能屬于“組織人類活動的特定方法”。該更新還給出了每類活動的示例。

C．思維過程（mental processes）

思維過程是指在人腦中進(jìn)行的思想，具體示例包括觀察、評估、判斷和觀點(diǎn)。產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求都可能記載思維過程。思維過程應(yīng)被理解為是指抽象概念的類型，而不是權(quán)利要求的法定類別。

如果權(quán)利要求記載的特征實(shí)際上不能在人腦中執(zhí)行，則該權(quán)利要求沒有記載思維過程。例如計(jì)算GPS接收器的絕對位置，通過分析網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包來檢測可疑活動等。相反，如果權(quán)利要求雖然記載了數(shù)據(jù)分析步驟，但是是以高度概括的方式記載而缺乏細(xì)節(jié)，則這樣的數(shù)據(jù)分析步驟仍然有可能被認(rèn)為在人腦中執(zhí)行，因此權(quán)利要求會被認(rèn)為是記載了思維過程。

權(quán)利要求雖然需要通用計(jì)算機(jī)或者表面上記載了通用計(jì)算機(jī)，但仍然有可能被認(rèn)為記載了思維過程。審查員在評估這樣的權(quán)利要求時(shí)，將結(jié)合說明書考慮權(quán)利要求的最寬合理解釋。

使用物理輔助工具（例如紙和筆）幫助進(jìn)行思維步驟（例如，數(shù)學(xué)計(jì)算）并不能消除相關(guān)特征的思維性質(zhì)。

III．步驟2A Prong Two評估司法例外是否整合到實(shí)際應(yīng)用

A．整合到實(shí)際應(yīng)用

步驟2A Prong two評估權(quán)利要求是否記載了額外元素使得權(quán)利要求整體上將司法例外整合到實(shí)際應(yīng)用中。該步驟需要使用諸如改進(jìn)了技術(shù)、實(shí)施了特定處理或預(yù)防、使用了特定機(jī)器實(shí)施等考慮因素，來確保權(quán)利要求整體上將司法例外整合到實(shí)際應(yīng)用中，從而對司法例外施加了有意義的限制。

B．計(jì)算機(jī)功能的改進(jìn)或另一技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改進(jìn)

評估權(quán)利要求整體上是否將司法例外整合到實(shí)際應(yīng)用中的一個(gè)重要考慮因素是判斷要求保護(hù)的發(fā)明是否改進(jìn)了計(jì)算機(jī)的功能或改進(jìn)了另一技術(shù)。在進(jìn)行此分析時(shí)，首先要評估說明書以確定說明書是否提供了足夠的細(xì)節(jié)使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認(rèn)識到所要求保護(hù)的發(fā)明提供了改進(jìn)。其次必須評估權(quán)利要求以確定權(quán)利要求自身是否反應(yīng)了所公開的改進(jìn)。

應(yīng)當(dāng)注意的是，此分析并不考慮這樣的改進(jìn)是否屬于公知的、常規(guī)的、傳統(tǒng)的活動。后者屬于步驟2B應(yīng)該考慮的。

C．應(yīng)用或使用司法例外對疾病或醫(yī)療狀況進(jìn)行特殊治療或預(yù)防（略）

D．在步驟2A Prong two的其他考慮因素（略）

IV. 初步證明案件的要求

這部分主要指導(dǎo)審查員應(yīng)如何完成專利客體適格性的審查意見。具體內(nèi)容略。

V． 2019 PEG在專利審查部門的應(yīng)用

這部分主要介紹了專利審查部門使用了哪些指南材料以及進(jìn)行了什么樣的培訓(xùn)以快速切換到新指南。具體內(nèi)容略。

與這個(gè)更新文本一同發(fā)布的還有三個(gè)附錄文件。附錄1給出了生命科學(xué)和數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域中的四個(gè)新增示例（示例43-46）。附錄2是2019 PEG所涉及的46個(gè)示例所涉及問題的索引表。附錄3列出了美國最高法院和美國聯(lián)邦巡回上訴法院的一些涉及專利適格性判斷的案例。

詳細(xì)內(nèi)容請參見：https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility。

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作者：李曉芳中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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