專利“臨時(shí)保護(hù)”二三事

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原標(biāo)題：專利“臨時(shí)保護(hù)”二三事

最近，遇有咨詢關(guān)于專利臨時(shí)保護(hù)之事宜，遂將有關(guān)法律規(guī)定及實(shí)踐進(jìn)行簡(jiǎn)單梳理，在此與大家分享。

所謂專利“臨時(shí)保護(hù)”，可見于專利法第十三條之規(guī)定：“發(fā)明專利申請(qǐng)公布后，申請(qǐng)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用”。其是針對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)“早期公開，延遲審查”制度的配套規(guī)定，因在專利申請(qǐng)公布至授權(quán)這段時(shí)間，發(fā)明已經(jīng)為公眾所獲知，因此面臨可能被實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，而此時(shí)專利申請(qǐng)尚未授權(quán)，不能適用專利法第十一條有關(guān)專利權(quán)保護(hù)的規(guī)定，為保護(hù)專利申請(qǐng)人的利益而給予發(fā)明在此“保護(hù)空白時(shí)間段”一定程度的“臨時(shí)保護(hù)”。因?qū)嵱眯滦图巴庥^專利均為授權(quán)后再公開，因此不存在臨時(shí)保護(hù)之規(guī)。

何時(shí)可以請(qǐng)求臨時(shí)保護(hù)？

雖然根據(jù)專利法的上述規(guī)定，專利申請(qǐng)人可以在發(fā)明專利申請(qǐng)公布后即告知發(fā)明實(shí)施者支付適當(dāng)?shù)氖褂觅M(fèi)，但實(shí)踐中實(shí)施者通常會(huì)以該專利申請(qǐng)尚未授權(quán)為由而拒絕立即支付費(fèi)用。考慮到公布后的發(fā)明專利申請(qǐng)審查結(jié)果并不必然是授權(quán)，如果審查結(jié)果導(dǎo)致專利申請(qǐng)被駁回或者撤回，此時(shí)專利申請(qǐng)人若可以強(qiáng)制實(shí)施者支付費(fèi)用顯然是缺乏充分的理由的。專利法實(shí)施細(xì)則中對(duì)此進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，專利法實(shí)施細(xì)則第八十五條的規(guī)定，請(qǐng)求管理專利工作的部門調(diào)解“發(fā)明專利申請(qǐng)公布后專利授予前使用發(fā)明而未支付適當(dāng)使用費(fèi)的糾紛”，應(yīng)當(dāng)在專利權(quán)被授予之后。同理，專利申請(qǐng)人通過司法途徑要求使用費(fèi)的支付也應(yīng)在專利被授權(quán)之后。

因此，關(guān)于臨時(shí)保護(hù)期的使用費(fèi)的糾紛，無論是請(qǐng)求管理專利工作的部門調(diào)解，還是到法院提起民事訴訟，均需要等到專利申請(qǐng)授權(quán)后才能夠進(jìn)行。

專利申請(qǐng)授權(quán)后必然可以主張臨時(shí)保護(hù)嗎？

答案是否定的。

由于在專利申請(qǐng)授權(quán)之前，公眾對(duì)于授權(quán)后的權(quán)利要求的保護(hù)范圍不得而知，而僅能夠依據(jù)公布時(shí)的保護(hù)范圍進(jìn)行判斷，雖然大部分發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)趯彶檫^程中授權(quán)時(shí)的范圍會(huì)小于等于申請(qǐng)公布時(shí)的保護(hù)范圍，但也不排除存在授權(quán)專利保護(hù)范圍大于專利申請(qǐng)公布時(shí)保護(hù)范圍的情況，此時(shí)若給予專利權(quán)人以臨時(shí)保護(hù)期，顯然有悖于對(duì)公眾利益的信賴保護(hù)。雖然專利法中未就此給出明確的規(guī)定，但2016年實(shí)施的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡(jiǎn)稱“司法解釋二”）中對(duì)此給出了明確的規(guī)定，司法解釋二第十八條第二款規(guī)定：

發(fā)明專利申請(qǐng)公布時(shí)申請(qǐng)人請(qǐng)求保護(hù)的范圍與發(fā)明專利公告授權(quán)時(shí)的專利權(quán)保護(hù)范圍不一致，被訴技術(shù)方案均落入上述兩種范圍的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告在前款所稱期間內(nèi)實(shí)施了該發(fā)明；被訴技術(shù)方案僅落入其中一種范圍的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告在前款所稱期間內(nèi)未實(shí)施該發(fā)明。

可見，只有在他人實(shí)施的方案均落入公布的發(fā)明專利申請(qǐng)及授權(quán)后專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，才可以主張臨時(shí)保護(hù)。

臨時(shí)保護(hù)的訴由及保護(hù)程度

鑒于處于臨時(shí)保護(hù)期時(shí)，專利申請(qǐng)尚未獲得授權(quán)，實(shí)施該發(fā)明不屬于專利侵權(quán)行為，因此若提起民事訴訟請(qǐng)求的訴由應(yīng)為“發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)糾紛”而非“專利侵權(quán)糾紛”。

另外，因?qū)嵤┱卟⒎菍＠謾?quán)，顯然無法適用專利法第六十五條規(guī)定的專利侵權(quán)時(shí)侵權(quán)者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。對(duì)于臨時(shí)保護(hù)期的保護(hù)，目前專利法僅規(guī)定了申請(qǐng)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人“支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用”。關(guān)于何為適當(dāng)費(fèi)用，專利法未有其他詳細(xì)規(guī)定。對(duì)此，在司法解釋二中予以進(jìn)一步釋明，司法解釋二第十八條第一款中規(guī)定：權(quán)利人依據(jù)專利法第十三條訴請(qǐng)?jiān)诎l(fā)明專利申請(qǐng)公布日至授權(quán)公告日期間實(shí)施該發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)費(fèi)用的，人民法院可以參照有關(guān)專利許可使用費(fèi)合理確定。

實(shí)踐中很多案件的情況是并沒有許可使用費(fèi)可供參照。鑒于法律分別規(guī)定了侵權(quán)損害賠償與臨時(shí)保護(hù)期的適當(dāng)費(fèi)用，多數(shù)法院目前在實(shí)踐中通常傾向于在不超過專利侵權(quán)賠償額度的情況下綜合考慮專利權(quán)的類型、實(shí)施發(fā)明的行為性質(zhì)和情節(jié)以及查明的事實(shí)等，參照專利法第六十五條有關(guān)侵權(quán)賠償?shù)囊?guī)定處理（參見北京高院(2017)京民終55號(hào)關(guān)于日本電產(chǎn)（東莞）有限公司與LG伊諾特有限公司發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)糾紛、侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛二審民事判決書）。

另外，對(duì)于臨時(shí)保護(hù)期期間產(chǎn)生的制造、銷售、進(jìn)口行為，其后續(xù)侵權(quán)與否的判斷標(biāo)準(zhǔn)在司法解釋二第十八條第二款中做出了明確的規(guī)定：“發(fā)明專利公告授權(quán)后，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內(nèi)已由他人制造、銷售、進(jìn)口的產(chǎn)品，且該他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規(guī)定的適當(dāng)費(fèi)用的，對(duì)于權(quán)利人關(guān)于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權(quán)的主張，人民法院不予支持。”為綜合平衡專利權(quán)人與公眾之間的利益，如實(shí)施者支付了臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)的適當(dāng)費(fèi)用，專利權(quán)人針對(duì)已支付費(fèi)用產(chǎn)品或方法后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售行為不能再主張侵權(quán)。

以上只是簡(jiǎn)單梳理了發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)的相關(guān)實(shí)踐及規(guī)定，難免有不足及疏漏之處，還望同行讀者多多指正。

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：吳孟秋

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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