做好FTO分析，防控專利侵權風險

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原標題：做好FTO分析，防控侵權風險

隨著企業(yè)面向國外市場的發(fā)展，其產(chǎn)品面臨的專利侵權風險也會相應地提高，為了更好地提前防控相關的侵權風險，企業(yè)進行FTO分析的重要性越來越突顯出來。本文主要分析了FTO，防控侵權風險。

一、什么是FTO

FTO全稱為Freedom To Operate，是自由實施的意思。這個詞最早出現(xiàn)在國外，指的是技術實施人在不侵犯他人專利權的情況下自由實施，而從FTO最本質的內(nèi)容出發(fā)，F(xiàn)TO分析指的是專利侵權風險分析。

FTO分析的內(nèi)容和對象，主要是有效的專利（授權專利和在審專利），以及失效的現(xiàn)有技術，分析的主要目的在于證明當前實施的技術屬于可以自由實施的技術，而不會侵犯他人的專利權。

二、為什么要進行FTO分析

企業(yè)在國內(nèi)銷售新產(chǎn)品或將已有產(chǎn)品銷往國外時，可能會遇到專利侵權糾紛的風險，如果被權利人起訴并被法院判定侵權成立的話，往往會面臨著高額的賠償。除此之外，企業(yè)還有可能面臨著法院強制執(zhí)行的禁令，例如禁止將已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品繼續(xù)銷售、禁止繼續(xù)生產(chǎn)制造被判定侵權的產(chǎn)品等，這都將對企業(yè)造成重大的影響，使得企業(yè)前期的研發(fā)和生產(chǎn)制造的成本投入沒法及時收回，更不要說產(chǎn)生收益了。

因此，在企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)制造的同時，至少在產(chǎn)品銷售之前，就應當及早做好識別、預防和規(guī)避有可能產(chǎn)生的產(chǎn)品侵權風險，這對企業(yè)來說是尤為重要的。目前，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)在專利方面的知識和技能儲備還不太完備，尤其是有可能對其目標市場國的法律法規(guī)不夠熟悉，這更增加了產(chǎn)品出口銷售過程中的不確定性。所以，為了更好地識別、預防和規(guī)避專利侵權風險，企業(yè)通常都會委托專業(yè)的服務機構對其特定產(chǎn)品進行FTO調查分析，并由專業(yè)服務機構出具相應的FTO分析報告。這樣即使在被控侵權成立時，也可以減少被認定為惡意故意侵權的可能性。

有時候，企業(yè)即使是在實施自有專利的情況下，也不能排除侵犯第三方專利權的可能性，此時企業(yè)的自有專利可能是第三方專利權的從屬專利。同時，根據(jù)我國專利法和相關司法解釋的規(guī)定[1]，在專利侵權訴訟中，被告以實施自己的專利作為抗辯理由不能成立，其仍有被判定侵權成立的可能性。

三、什么時候進行FTO分析

一般來講，F(xiàn)TO分析應貫穿產(chǎn)品研發(fā)的整個過程，但在產(chǎn)品研發(fā)早期，由于產(chǎn)品還沒有定型，產(chǎn)品的技術特征還沒有確定下來，F(xiàn)TO分析要么無法進行產(chǎn)品的特征比對，要么產(chǎn)品特征比對的結果也具有不確定性。因而，在產(chǎn)品研發(fā)早期先進行專利預警分析，提前讓研發(fā)人員知曉相關現(xiàn)有技術和可能存在風險的專利；等到產(chǎn)品技術特征確定以后，再進行針對性較強的FTO分析，這對產(chǎn)品上市是否能夠自由實施具有較強的指導性。

此外，企業(yè)在海外參展、合作研發(fā)、投資融資、上市并購和許可轉讓等環(huán)節(jié)都可以進行FTO分析，這可以幫助企業(yè)在充當不同的角色時，做好產(chǎn)品的風險防控工作。

四、如何進行FTO分析

進行FTO分析需要關注產(chǎn)品上市區(qū)域、產(chǎn)品技術特征、專利檢索、專利篩選、權利要求比對分析和結論意見等六個方面的內(nèi)容。

1、產(chǎn)品上市區(qū)域

由于專利具有地域性，不同國家和地區(qū)的專利法律制度會有所不同，在進行FTO分析時，首先要確定產(chǎn)品生產(chǎn)和擬上市的國家地區(qū)，使得分析具有針對性。

2、產(chǎn)品技術特征

通常情況下產(chǎn)品的技術特征較多，在進行FTO分析時，對于產(chǎn)品的全部技術特征都予考慮，則無形中會增加很多不必要的工作量。因此，大多企業(yè)一般會對產(chǎn)品比較重要的部件或部分予以重點考慮，其中比較重要的部件或部分通常為自主研發(fā)的、侵權風險較大的部件或部分，而對于所采用的現(xiàn)有技術部分或者從供應商處采購的部件，則予以次要考慮，這些部件的侵權風險相對較小，或者根據(jù)合同約定侵權風險可以由供應商來進行承擔。

3、專利檢索

專利檢索的重要指標是查全率，如果查全率不能滿足要求，則FTO分析就不能達到其應有的效果，不能排除專利侵權的風險。在檢索時，要重點關注對權利要求的檢索，同時結合專利全文對技術特征進行確認。此外，可以選取兩套獨立的數(shù)據(jù)庫或工具，來對FTO的專利檢索結果進行驗證，或者采用多個檢索人員進行“背靠背”檢索，以此來提高檢索結果的可靠性。

4、專利篩選

在專利篩選過程中，需要剔除掉與產(chǎn)品明顯不相關的專利，并確認與產(chǎn)品關系較為密切的專利。一般采用的篩選方法為兩階段篩選法，該種方法包含兩個階段。第一階段為初篩階段，在此階段，如果一個專利不可能產(chǎn)生合理的侵權爭議，則該專利可以直接被刪除，不需要進入下一階段的篩選；第二階段為精篩階段，在此階段中，對第一階段中篩選出的專利進行分析，仔細對比專利的權利要求和客戶產(chǎn)品的技術特征，來確定該專利是否與客戶產(chǎn)品相關。

5、權利要求比對分析

在進行權利要求比對時，侵權判定原則主要為全面覆蓋原則（即相同侵權）和等同判斷原則（即等同侵權），通過將產(chǎn)品技術特征與專利權利要求的特征逐一進行比對，是否相同或者等同，進而確定產(chǎn)品是否落入專利權利要求的保護范圍之內(nèi)。

6、結論意見

在出具FTO分析報告的結論意見時，主要是明確技術產(chǎn)品與專利權保護范圍之間存在風險程度的高低，并按照產(chǎn)品存在侵權風險程度的高低分別給出結論意見，為企業(yè)的產(chǎn)品是否上市銷售提供依據(jù)，從而降低企業(yè)的侵權風險。

注：

【1】中華人民共和國最高人民法院．最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)[Z]． 2016，第23條．

來源：康信知識產(chǎn)權

作者：胡一村賈旭

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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