未申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的商品被仿制，如何維權(quán)？

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作者：潘煒

原標(biāo)題：未申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的商品被仿制，如何維權(quán)？

IPRdaily消息：一些商家發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上熱銷產(chǎn)品未申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利，于是通過(guò)申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利取得合法權(quán)利外觀，然后仿制該熱銷產(chǎn)品出售，被仿制的商家如何有效維權(quán)？

電商平臺(tái)在零售市場(chǎng)中占據(jù)重要份額，成為眾多商家激烈競(jìng)爭(zhēng)之地。一些商家看到平臺(tái)上有造型美觀的商品暢銷，便動(dòng)了歪腦筋想通過(guò)仿制進(jìn)行銷售來(lái)獲利。由于同在電商平臺(tái)中出售很容易被發(fā)現(xiàn)，稍微做大點(diǎn)就會(huì)被舉報(bào)或者起訴，于是一些商家在積累了一些“經(jīng)驗(yàn)”后，先檢索專利數(shù)據(jù)庫(kù)，如果發(fā)現(xiàn)該商品沒(méi)申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利，便以自身或者親戚朋友個(gè)人名義申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利，獲得授權(quán)后開(kāi)始在電商平臺(tái)售賣仿制品，更有甚者還宣稱自家產(chǎn)品獲得國(guó)家專利保護(hù)，其它家的相同產(chǎn)品非正品。在這種仿制者擁有合法的權(quán)利外觀的情況下，被仿制的商家如何有效維權(quán)呢？

在這種仿制者擁有合法的權(quán)利外觀的情況下，被仿制的商家如何有效維權(quán)呢？

首先，產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)實(shí)際上還是屬于被仿制的商家，雖然沒(méi)有申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利，但商家研發(fā)產(chǎn)品時(shí)的設(shè)計(jì)圖，根據(jù)著作權(quán)法【1】規(guī)定屬于著作權(quán)保護(hù)的客體，而且著作權(quán)自作品產(chǎn)生之日起即享有，不以登記為生效要件，所以即使未到版權(quán)保護(hù)中心辦理登記申請(qǐng)，商家也擁有商品外觀設(shè)計(jì)圖的著作權(quán)。

于是，商家擁有產(chǎn)生時(shí)間在先的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖的著作權(quán)，可用于對(duì)抗申請(qǐng)?jiān)诤蟮耐庥^設(shè)計(jì)專利權(quán)，依據(jù)是《專利法》第23條第3款【2】，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)不得與他人在申請(qǐng)日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突，商家可以著作權(quán)被侵犯為由起訴至法院，要求對(duì)方停止侵權(quán)、賠償損失。2014年最高人民法院的公報(bào)案例，上海美術(shù)電影制片廠與上海九履貿(mào)易發(fā)展有限公司侵害其他著作財(cái)產(chǎn)權(quán)糾紛案中，雖然上海九履貿(mào)易成功申請(qǐng)了孫悟空人物形象的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)以及美術(shù)作品著作權(quán)登記，但由于申請(qǐng)時(shí)間均晚于上海美影廠相關(guān)形象著作權(quán)的產(chǎn)生時(shí)間，因此被認(rèn)定侵權(quán)成立，需停止侵權(quán)并賠償損失【3】。

上述案例由于上海美影廠塑造的孫悟空人物形象知名度極高，為公眾所知曉的時(shí)間要比對(duì)方申請(qǐng)相關(guān)權(quán)利早得多，因此該作品產(chǎn)生時(shí)間在先的認(rèn)定很容易。但在實(shí)踐中如何有效證明作品的產(chǎn)生時(shí)間往往是個(gè)難題，如果在版權(quán)保護(hù)中心進(jìn)行過(guò)登記，那么可以認(rèn)定作品產(chǎn)生日期不晚于申請(qǐng)登記時(shí)間。如果未登記或者欲證明產(chǎn)生時(shí)間早于申請(qǐng)登記時(shí)間，則需查找是否包含該作品的具有公信力的時(shí)間印記的載體，比如附有該作品的電子郵件或微信記錄等，或者相關(guān)設(shè)計(jì)文檔保存在非商家所控制的服務(wù)器，如第三方經(jīng)營(yíng)的云端服務(wù)器，等等。

著作權(quán)登記申請(qǐng)、公證手續(xù)可能略為繁瑣，商家也可以考慮在提供時(shí)間戳服務(wù)的第三方做電子證據(jù)的保存，直接在網(wǎng)上自行操作即可，非常方便，成本也很低。有些公證處，比如上海徐匯公證處的公證云-電子數(shù)據(jù)保管平臺(tái)也能實(shí)現(xiàn)自行在網(wǎng)上操作保存證據(jù)，日后需要維權(quán)時(shí)再到公證處繳費(fèi)出具公證書。

司法實(shí)踐中，判斷著作權(quán)侵權(quán)的規(guī)則是“相同或者實(shí)質(zhì)性相似+接觸”，對(duì)方接觸作品的證據(jù)一般難以直接獲取，因此更多使用推定接觸的方式，例如同泰富珠寶訴廣州西黛爾關(guān)于“勝利之V”首飾著作權(quán)糾紛一案中【4】，法院認(rèn)為：“如果有證據(jù)足以證實(shí)或者推定在后完成作品的作者有機(jī)會(huì)接觸在先完成的作品，而在后完成作品的作者又沒(méi)有充分的證據(jù)證明作品是其自行創(chuàng)作，那么應(yīng)認(rèn)定在后的作品構(gòu)成剽竊……被告與原告同為廣東省內(nèi)的珠寶首飾業(yè)經(jīng)營(yíng)者，雙方存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，按經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)常理，雙方對(duì)于行業(yè)內(nèi)的發(fā)展情況應(yīng)當(dāng)有基本了解，經(jīng)營(yíng)者會(huì)較密切地關(guān)注同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，尤其在有較多時(shí)尚因素的珠寶首飾行業(yè)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的互相關(guān)注度較強(qiáng)，可以推定，被告有接觸在先完成的涉案“勝利之V”作品的可能?！?/p>

需要做的另一件事是無(wú)效掉對(duì)方專利，法院并無(wú)職權(quán)判決專利無(wú)效，專利無(wú)效決定只能由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審與無(wú)效審理部作出。外觀設(shè)計(jì)專利的無(wú)效可依據(jù)專利法第23條第1款和2款，即外觀設(shè)計(jì)專利應(yīng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，且與現(xiàn)有設(shè)計(jì)有明顯區(qū)別。由于商品已在電商平臺(tái)售賣，平臺(tái)上一般都有售賣的訂單記錄及訂單快照，但需要注意的是訂單快照，也就是成交時(shí)間點(diǎn)的訂單詳情頁(yè)應(yīng)有能體現(xiàn)商品各主要角度的圖片，根據(jù)《專利審查指南》第四部分第五章關(guān)于外觀設(shè)計(jì)專利審查的要求【5】，該產(chǎn)品在使用狀態(tài)下會(huì)被一般消費(fèi)者關(guān)注的部位應(yīng)能清晰展現(xiàn)。

此外，也可根據(jù)專利法第23條第3款，即與在先的著作權(quán)權(quán)利相沖突作為無(wú)效理由，思路同前，這里不再贅述。

專利被無(wú)效后，如果商家仍在仿制品銷售網(wǎng)頁(yè)中宣傳該專利，則構(gòu)成假冒專利【6】，除了通過(guò)訴訟維權(quán)，還可同時(shí)向當(dāng)?shù)刂R(shí)產(chǎn)權(quán)局舉報(bào)其假冒專利行為，以快速制止其銷售仿制商品。

除了以知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律來(lái)維權(quán)外，還可以考慮適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法進(jìn)行規(guī)制。如果商品具有一定的影響力，擅自使用與該商品的裝潢相同或者相似的標(biāo)識(shí)將可能被認(rèn)定為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)【7】【8】。這里商品裝潢的一個(gè)類別就是形狀構(gòu)造類，即商品的形狀如果使得相關(guān)公眾會(huì)將其與特定商家聯(lián)系起來(lái)，那就具有區(qū)別商品來(lái)源的意義。一個(gè)典型的案例就是卡地亞訴杭州瑞尚擅自使用其帶有“螺絲釘”設(shè)計(jì)的“LOVE”系列戒指、耳釘、項(xiàng)鏈等珠寶的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案【9】，在該案中，法官認(rèn)為消費(fèi)者對(duì)涉案系列產(chǎn)品的形狀和“卡地亞”的商標(biāo)緊密結(jié)合起來(lái),具有區(qū)別商品來(lái)源的作用，因此該種形狀構(gòu)成知名商品的特有裝潢，被告享有的外觀設(shè)計(jì)專利不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯不能成立，被告行為構(gòu)成擅自使用知名商品特有的裝潢，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。

參考資料：

【1】 《著作權(quán)法》，2010年4月1日起施行。

【2】 《專利法》，2009年10月1日起施行。

【3】 上海美術(shù)電影制片廠與上海九履貿(mào)易發(fā)展有限公司侵害其他著作財(cái)產(chǎn)權(quán)糾紛一案二審民事判決書，最高法公報(bào)案例（《最高人民法院公報(bào)》2014年第9期）。

【4】 深圳市同泰富珠寶首飾股份有限公司訴廣州西黛爾首飾有限公司著作權(quán)侵權(quán)糾紛案，（2013）穗中法知民終字第920號(hào)，廣州市中級(jí)人民法院。

【5】 《專利審查指南》，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，2019年11月1日起施行。

【6】 《專利法實(shí)施細(xì)則》，2010年2月1日起施行。

【7】 《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》，2019年4月23日起施行。

【8】 《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，2007年2月1日起施行。

【9】 卡地亞國(guó)際有限公司訴杭州瑞尚電子商務(wù)有限公司擅自使用知名商品特有裝潢糾紛案，（2016）浙0108民初1401號(hào)，杭州市濱江區(qū)人民法院。

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作者：潘煒

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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