軟件方法專利侵權(quán)判定的探討

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作者：樂山

原標(biāo)題：軟件方法專利侵權(quán)判定的探討

2019年12月10日上午，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭（以下簡(jiǎn)稱為“二審法院”）公開宣判了一起涉及通信領(lǐng)域方法專利的侵權(quán)糾紛案件（（2019）最高法知民終147號(hào)）。本文探討判決書中涉及的一個(gè)方面，即“被告制造、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)”。

一、案例探討

二審法院首先認(rèn)為，“如果被訴侵權(quán)行為人以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的，將專利方法的實(shí)質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，該行為或者行為結(jié)果對(duì)專利權(quán)利要求的技術(shù)特征被全面覆蓋起到了不可替代的實(shí)質(zhì)性作用，也即終端用戶在正常使用該被訴侵權(quán)產(chǎn)品時(shí)就能自然再現(xiàn)該專利方法過程的，則應(yīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)行為人實(shí)施了該專利方法，侵害了專利權(quán)人的權(quán)利”。

根據(jù)《專利法》第十一條的規(guī)定，實(shí)施專利方法指為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的使用專利方法，或者使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品等五種情形。將專利方法的實(shí)質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中應(yīng)屬于制造產(chǎn)品的行為，其不應(yīng)為上述實(shí)施專利方法的五種情形中的任何一種，因此，難以認(rèn)定被訴侵權(quán)行為人直接侵害了專利權(quán)人的權(quán)利；反而言之，如果將被訴侵權(quán)行為人的制造行為認(rèn)定為直接實(shí)施了專利方法的行為，將使得市場(chǎng)主體無法根據(jù)法律關(guān)于實(shí)施專利方法的現(xiàn)有規(guī)定來預(yù)測(cè)其是否已經(jīng)實(shí)施了侵權(quán)行為，從而無法為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)先作出合理的安排。

二審法院進(jìn)一步具有三點(diǎn)理由：“第一，騰達(dá)公司雖未實(shí)施涉案專利方法，但其以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的制造、許諾銷售、銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，具備可直接實(shí)施專利方法的功能，在終端網(wǎng)絡(luò)用戶利用被訴侵權(quán)產(chǎn)品完整再現(xiàn)涉案專利方法的過程中，發(fā)揮著不可替代的實(shí)質(zhì)性作用”（以下簡(jiǎn)稱為“理由一”）、“第二，騰達(dá)公司從制造、許諾銷售、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為中獲得不當(dāng)利益與涉案專利存在密切關(guān)聯(lián)”（以下簡(jiǎn)稱為“理由二”）、“第三，因終端網(wǎng)絡(luò)用戶利用被訴侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)施涉案專利方法的行為并不構(gòu)成法律意義上的侵權(quán)行為，專利權(quán)人的創(chuàng)新投入無法從直接實(shí)施專利方法的終端網(wǎng)絡(luò)用戶處獲得應(yīng)有回報(bào)，如專利權(quán)人的利益無法得到補(bǔ)償，必將導(dǎo)致研發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)難以為繼”（以下簡(jiǎn)稱為“理由三”）。

關(guān)于理由一，二審法院認(rèn)為被訴侵權(quán)行為人未實(shí)施涉案專利方法，那么其行為是否涉及侵權(quán)，或者涉及直接侵權(quán)還是間接侵權(quán)，或者是否需要區(qū)分直接侵權(quán)和間接侵權(quán)及其對(duì)賠償數(shù)額的影響；二審法院明確了第一個(gè)問題，而后兩個(gè)問題并沒有進(jìn)一步說明。即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品對(duì)于實(shí)施涉案專利要求保護(hù)的方法具有實(shí)質(zhì)性作用，根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》以及專利權(quán)糾紛相關(guān)司法解釋，也不宜認(rèn)定為直接侵權(quán)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條第一款規(guī)定，“明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實(shí)施專利的材料、設(shè)備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的將該產(chǎn)品提供給他人實(shí)施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張?jiān)撎峁┱叩男袨閷儆谇謾?quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的幫助他人實(shí)施侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持”；本案中，被訴侵權(quán)行為人為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的將被訴侵權(quán)產(chǎn)品銷售給用戶，被訴侵權(quán)行為人與用戶之間一般不存在意思聯(lián)絡(luò)，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品在再現(xiàn)涉案專利方法的過程中不可替代，屬于專用產(chǎn)品。因此，被訴侵權(quán)行為人的銷售行為應(yīng)涉及間接侵權(quán)。

關(guān)于理由二和三，一方面，在推理出被訴侵權(quán)行為構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論中，以被訴侵權(quán)行為人因侵權(quán)行為而“獲得不當(dāng)利益”、“專利權(quán)人的利益無法得到補(bǔ)償”為理由，可能屬于循環(huán)論證；另一方面，在創(chuàng)新的過程中存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，例如，可能存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)而無法獲得預(yù)期的成果，也可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)，如因?yàn)閷＠珜懙仍蚨沟脵?quán)利要求保護(hù)的范圍并不穩(wěn)定，或者權(quán)利要求所描述的技術(shù)方案不涉及為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)施者或涉及多個(gè)實(shí)施者，還可能在市場(chǎng)上沒有相關(guān)產(chǎn)品，因此，從創(chuàng)新到獲利之間還存在較多的中間節(jié)點(diǎn)，而在保護(hù)創(chuàng)新和維護(hù)公眾利益之間需要平衡好尺度。

二、延伸思考

涉案專利為軟件方法專利，而使用方法侵權(quán)的證明難度比制造或銷售產(chǎn)品侵權(quán)的更大，《專利法》也因此規(guī)定了對(duì)方法專利的保護(hù)可以延伸到產(chǎn)品，即，除了基于使用專利方法的保護(hù)外，還可以基于方法專利的延伸保護(hù)，不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品；關(guān)于“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，司法解釋也有規(guī)定（《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十三條第一款，“對(duì)于使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為專利法第十一條規(guī)定的依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”）。

軟件方法專利中的方法權(quán)利要求一般可具有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品權(quán)利要求。例如，其可以對(duì)應(yīng)于裝置權(quán)利要求，如：“一種簡(jiǎn)易訪問網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商門戶網(wǎng)站的裝置，其特征在于，包括第一模塊，其適于……；第二模塊，其適于……；第三模塊，其適于……”；也可以對(duì)應(yīng)設(shè)備權(quán)利要求，如：“一種簡(jiǎn)易訪問網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商門戶網(wǎng)站的設(shè)備，包括存儲(chǔ)器和處理器，所述存儲(chǔ)器上存儲(chǔ)有可在所述處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)指令，其特征在于，所述處理器運(yùn)行所述計(jì)算機(jī)指令時(shí)執(zhí)行權(quán)利要求1所述方法的步驟”；還可以對(duì)應(yīng)介質(zhì)權(quán)利要求，如：“一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)為非易失性存儲(chǔ)介質(zhì)或非瞬態(tài)存儲(chǔ)介質(zhì)，其上存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)指令，其特征在于，所述計(jì)算機(jī)指令運(yùn)行時(shí)執(zhí)行權(quán)利要求1所述方法的步驟”。

也就是說，上述裝置、設(shè)備和介質(zhì)等對(duì)應(yīng)的軟件相關(guān)產(chǎn)品是可以依照軟件方法專利直接獲得的原始產(chǎn)品，而沒有被進(jìn)一步的加工或處理；并且，這些軟件相關(guān)產(chǎn)品可以被使用如通過軟件安裝、或者硬件布置于物理產(chǎn)品（在本案中為路由器）內(nèi)，也可以隨物理產(chǎn)品一起銷售。在將聚焦點(diǎn)從物理產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到軟件相關(guān)產(chǎn)品時(shí)，軟件方法專利應(yīng)可獲得延伸保護(hù)。
 

技術(shù)在不斷創(chuàng)新，立法和司法在與時(shí)俱進(jìn)，而實(shí)踐與探索也一直在路上。

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作者：樂山

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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